"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2 (36), июнь 2022 г., с. 46-55

Согласно статье 1482 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), объемное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Объемными обозначениями являются трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой:

1)

форму, не связанную с товаром;

2)

форму товара или его части;

3)

форму упаковки товара1.

С одной стороны, объемные обозначения как нетрадиционные товарные знаки являются эффективным средством индивидуализации. Они способны стать значимым бизнес-активом, символизирующим деловую репутацию своего правообладателя. Например, широкую известность получили такие объемные товарные знаки, как фигурка бобра «OBI» (форма, не связанная с товаром; регистрация № 518552), форма конфет «Raffaello» (форма товара; регистрация № 383705), форма бутылки «Coca-Cola» (форма упаковки товара; регистрация № 523881).

С другой стороны, количество зарегистрированных объемных товарных знаков в России невелико, поскольку их охрана характеризуется правовой неопределенностью. В частности, заявителю непросто доказать экспертизе наличие достаточной различительной способности объемного товарного знака [2]. В связи с этим необходимо проанализировать проблемные аспекты правовой охраны объемных товарных знаков и предложить способы решения выявленных проблем.

1. Установление изначальной различительной способности объемных товарных знаков

Важным условием регистрации товарного знака является наличие у него различительной способности – непохожести на другие изделия аналогичного назначения [10]. Сложность доказывания различительной способности объемного товарного знака зависит от его формы, определяемой как внешний или визуально воспринимаемый контур изделия [15].

Форма, не связанная с товаром, обычно обладает различительной способностью и не представляет трудностей при регистрации. Такое трехмерное обозначение наиболее соответствует традиционному представлению о товарном знаке и напрямую зависит от оригинальности и самобытности составляемой композиции [8].

Форма товара или его части и форма упаковки товара должны соответствовать дополнительным требованиям для успешной регистрации в качестве объемных товарных знаков, основными из которых являются следующие:

1)

форма должна отличаться от простых, общепринятых форм и их комбинаций;

2)

форма должна быть нетрадиционной и допускать альтернативы для соответствующего товара, а также отличаться от ожидаемых потребителем форм;

3)

форма должна быть нефункциональной2.

Перечисленные требования необходимы, поскольку потребитель видит в товарном знаке нечто внешнее, отдельное от самого товара и специально предназначенное для различия однородных товаров [11]. Следовательно, объемный товарный знак для выполнения своей функции должен внешне существенно отличаться от обычной формы или упаковки товара и восприниматься потребителем именно в качестве обозначения, идентифицирующего производителя.

Последняя практика Роспатента свидетельствует об ужесточении требований, предъявляемых к объемным обозначениям, представляющим собой форму товара или его упаковки. Так, многие объемные товарные знаки, зарегистрированные более десяти лет назад, сегодня были бы отклонены экспертизой как не обладающие различительной способностью [7] (например, регистрации №№ 210963; 138829; 232006 – см. таблицу).

Таблица

Номер регистрации: 210963 Дата регистрации: 15 апреля 2002 г.	Номер регистрации: 138829 Дата регистрации: 28 февраля 1996 г.	Номер регистрации: 232006 Дата регистрации: 17 декабря 2002 г.

Высказывается мнение, что анализируемое изменение является негативным, поскольку приводит к монополизации рынка теми правообладателями, которые уже успели зарегистрировать объемные товарные знаки до ужесточения практики патентного ведомства [3]. Соглашаясь с убедительностью данного аргумента, следует заметить, что возможность оспаривания уже зарегистрированного товарного знака не ограничена пресекательным сроком. Поэтому в случае, если лицо, подавшее возражение, докажет несоответствие обозначения условиям охраноспособности, правовая охрана оспариваемого товарного знака может быть признана недействительной.

Например, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-571/20153 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 235586, зарегистрированного 14 марта 2008 г., была признана недействительной на основании того, что объемный товарный знак не обладал различительной способностью. Президиум Суда по интеллектуальным правам, проверяя законность данного решения, согласился с тем, что товарный знак представляет собой форму упаковки товара, определяемую главным образом назначением товара, поскольку воспринимается обычным потребителем как тара-флакон, заполненная жидкостью. Данный пример свидетельствует о возможности исправления практики, в соответствии с которой ранее правовая охрана предоставлялась объемным товарным знакам, имеющим невысокую различительную способность.

Что же касается современной практики, то необходимо сохранить строгий подход патентного ведомства при проверке объемных обозначений, поскольку для большинства массовых товаров объективно возможен ограниченный набор «внешних оболочек», в которых они могут эффективно производиться [4]. Предоставление прав на объемные товарные знаки ограничивает свободный выбор других участников рынка и может вынуждать их производить товар в неудобном для потребителей виде.

2. Дискламация формы объемных товарных знаков

Объемное обозначение, включающее стандартную форму товара или упаковки, может быть зарегистрировано в качестве объемного товарного знака с исключением из правовой охраны формы такого товара или упаковки, если в данном обозначении присутствуют также охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиции, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения4. В современной практике большинство объемных обозначений регистрируется именно с дискламацией формы товаров [13] (например, регистрации №№ 810677; 823770; 848556 – см. таблицу).

Таблица

Номер регистрации: 810677 Дата регистрации: 17 мая 2021 г. Неохраняемый элемент: форма упаковки	Номер регистрации: 823770 Дата регистрации: 10 августа 2021 г. Неохраняемый элемент: форма бутылки	Номер регистрации: 848556 Дата регистрации: 18 января 2022 г. Неохраняемый элемент: форма упаковки

Существуют определенные сомнения относительно целесообразности регистрации объемных товарных знаков с дискламацией формы. По мнению С.В. Бутенко, исключительное право, возникающее на основании подобной регистрации, покрывает лишь разрозненные элементы, существующие в пространственном вакууме [2]. Кроме того, в описанной ситуации сложным становится определение объема правовой охраны зарегистрированного обозначения. Подобная практика оценивается как неоднозначная, поскольку признание формы товара или упаковки неохраняемым элементом объемного товарного знака противоречит самой природе объемных товарных знаков [1].

Согласно пункту 1 ст. 1483 ГК РФ, включение элементов в товарный знак в качестве неохраняемых возможно только при условии, что данные элементы не занимают в нем доминирующего положения. О.Л. Алексеева замечает, что в соответствии с законами дизайна форма является основным элементом изделия, определяющим его внешний вид и формирующим зрительный образ [15]. Следовательно, в большинстве случаев форма объемных товарных знаков не должна подлежать дискламации, поскольку она занимает доминирующее положение.

Следует учитывать, что при рассмотрении спора о защите нарушенного исключительного права на объемный товарный знак, форма товарного знака при дискламации не имеет правового значения. В то же время при определении сходства до степени смешения товарных знаков необходимо анализировать данные товарные знаки в целом, их общее восприятие потребителем5.

Кроме того, важно обращать внимание на то, что доминирующее положение элемента в товарном знаке определяется не количеством занимаемого пространства, а способностью оказывать влияние на восприятие потребителя. В качестве примера можно привести решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-450/20206, оставленное кассационной инстанцией без изменения, об обязании зарегистрировать товарный знак с исключением из правовой охраны формы объемного обозначения. В данном решении суд согласился с мнением Роспатента, указавшего, что заявленная форма не позволяет потребителю выделить и запомнить товар среди аналогового ряда и поэтому может быть включена в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента. Таким образом, целесообразно решать вопрос о возможности дискламации формы объемного товарного знака в каждом конкретном случае.

3. Доказывание приобретенной различительной способности объемных товарных знаков

Обозначение, изначально не обладающее различительной способностью, может быть зарегистрировано в соответствии со статьей 6.quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявитель сможет документально подтвердить, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования7. При этом, обозначение должно приобрести различительную способность до даты подачи заявки, поскольку последующее массовое использование обозначения не может свидетельствовать об отсутствии его оригинальности на момент приоритета8.

На практике объемное обозначение формы товара или его упаковки используется вместе со словесными или комбинированными товарными знаками, поскольку на товаре и/или упаковке товара необходимо указание сведений о товаре и его изготовителе. Поэтому документальные подтверждения использования объемного обозначения (сведения о затратах на рекламу, о наградах и т. п.) до даты приоритета заявки на регистрацию относятся экспертами Роспатента к использованию комбинированных или словесных знаков, что подвергается критике [7].

Действительно, использование на рынке объемного обозначения без каких-либо опознавательных знаков маловероятно. Обычно форма товара или упаковки содержит информацию об изготовителе, описание товара и т. п. Поэтому функциональное использование объемного товарного знака предусматривает, что форму возможно узнать в качестве самостоятельного товарного знака; способность объемного обозначения идентифицировать производителя определяется в каждом конкретном случае [8].

Например, в Заключении Палаты по патентным спорам от 4 октября 2019 г.9были проанализированы данные, свидетельствующие о наличии различительной способности у объемного товарного знака в форме упаковки товара, как с этикеткой, так и без нее. В первом случае анализировались данные из сети Интернет, подтверждающие активное использование правообладателем объемного товарного знака с этикеткой в качестве упаковки для индивидуализации шотландского виски "Grant's", в том числе в России. Во втором случае анализировались результаты социологического опроса, подтверждающие узнаваемость потребителем бутылки шотландского виски "Grant's" без этикетки. Очевидно, что при установлении различительной способности объемного товарного знака учитывались данные об использовании упаковки товара как с опознавательными знаками, так и без них, поскольку существенной частью упаковки товара в обороте является информация об изготовителе и о товаре.

В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-860/201910 было также подтверждено, что наличие словесного элемента на упаковке не исключает приобретение различительной способности самой упаковкой. Иной подход невозможен, так как упаковка товара всегда используется с нанесенными на нее дополнительными словесными и / или изобразительными элементами, однако при этом упаковка может узнаваться потребителями и без этих дополнительных элементов.

Итак, выпускаемый в обращение товар способен внешне запомниться потребителям как целостных образ. Наличие на товаре и/или упаковке товара информации о товаре и его изготовителе не препятствует приобретению самостоятельной различительной способности формы товара или его упаковки.

4. Применение доктрины функциональности

4.1. Доктрина функциональности в Соединенных Штатах Америки

Доктрина функциональности занимает значимое место в юридической науке США и обеспечивает целесообразность правовой защиты товарных знаков. В соответствии с данной доктриной запрещается регистрировать в качестве товарных знаков два вида элементов товара:

1)

утилитарные элементы – предназначенные для достижения технического результата, обуславливающие практичность и удобство товара;

2)

эстетические элементы – направленные на усиление визуальной привлекательности товара с целью повышения его ценности и получения рыночных преимуществ от его внешнего вида [18].

Целью доктрины функциональности является обеспечение эффективной конкуренции на рынке, недопущение вечной монополизации одним правообладателем утилитарных или эстетических характеристик товара, которые должны охраняться при помощи институтов авторского и патентного права ограниченный период времени [16].

В то время как идея утилитарной функциональности находит значительную поддержку в американской доктрине и судебной практике, идея этетической функциональности оценивается неоднозначно, поскольку эстетические предпочтения людей неоднородны и процесс создания ценных брендов предполагает существование внешне привлекательных товарных знаков [17].

В России доктрина функциональности также получила противоречивую оценку, которую целесообразно проанализировать для выяснения необходимости имплементации этой доктрины в отечественный правопорядок.

4.2. Доктрина функциональности в России

Утилитарная функциональность в российской практике

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не допускается регистрации в качестве товарного знака формы товара, определяемой главным образом свойством или назначением товара. Однако регистрация функционального элемента запрещается только в случае отсутствия у него различительной способности. Напротив, указание на функциональное назначение не препятствует предоставлению правовой охраны, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения11.

В российской практике параллельно с понятием «функциональность» используется понятие «утилитарность», которое является следствием оригинального выполнения формы. Отмечается, что утилитарность нецелесообразно рассматривать как основание для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению12. Так, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-860/201913 было замечено, что заявленное обозначение в форме упаковки кондитерских изделий обусловлено не только функциональными свойствами, но также содержит оригинальные элементы, подтверждающие различительную способность обозначения. Напротив, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-265/202114 было обращено внимание на то, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку элементы бутылки являются традиционными и обусловлены исключительно функциональным назначением, а именно – придают условия для ее удобного использования, хранения и транспортировки.

Таким образом, в отечественной практике регистрация функционального элемента в качестве товарного знака является допустимой при условии, что обозначение обладает различительной способностью; форма такого обозначения может быть обусловлена утилитарными свойствами, то есть следствием оригинального выполнения формы.

Эстетическая функциональность в российской практике

В отечественном законодательстве не содержится положений, отражающих доктрину эстетической функциональности. Зарегистрированные товарные знаки свидетельствуют о возможности предоставления правовой охраны обозначениям, обеспечивающим визуальную привлекательность и повышающим коммерческую ценность товара (например, регистрации №№ 540626; 796048; 776208 – см. таблицу).

Таблица

Номер регистрации: 540626 Дата регистрации: 23 апреля 2015 г.	Номер регистрации: 776048 Дата регистрации: 05 февраля 2021 г.	Номер регистрации: 776208 Дата регистрации: 22 сентября 2020 г.

В отечественной науке также нет единого мнения о целесообразности применения доктрины эстетической функциональности [6]. С одной стороны, визуально привлекательные обозначения должны охраняться как результаты интеллектуальной деятельности институтами авторского или патентного права (например, в качестве произведений дизайна или промышленных образцов) ограниченный промежуток времени. По сравнению с ними товарные знаки как средства индивидуализации в первую очередь выполняют индивидуализирующую, идентификационную и информационную функции [14], причем срок действия исключительного права на товарные знаки может продлеваться неограниченное число раз. С другой стороны, ограничение регистрации визуально привлекательных обозначений способно негативно отразиться на торговом обороте по причине того, что товарные знаки в современном мире выполняют, помимо традиционных, стимулирующую, рекламную и эстетическую функции [12]. Кроме того, товарные знаки изначально могут привлечь внимание потребителей именно благодаря визуальному впечатлению, однако впоследствии стать обозначениями, представляющими ценность в качестве составляющей бренда производителя.

Целесообразность применения доктрины функциональности

Итак, доктрина функциональности, существующая в Соединенных Штатах Америки, в традиционном прочтении не находит отражения в российском законодательстве. Доктрина утилитарной функциональности прослеживается в российском правопорядке в виде ограничения на регистрацию обозначений, имеющих исключительно функциональное назначение и лишенных различительной способности. Доктрина эстетической функциональности в российском правопорядке отсутствует.

Идея имплементации доктрины функциональности в отечественный правопорядок вызывает дискуссии. По мнению С.В. Бутенко, доктрина функциональности необходима для того, чтобы предотвратить миграцию объектов из промышленных образцов в товарные знаки [15]. По мнению Л. А. Новоселовой, данную проблему возможно решить благодаря нормам антимонопольного законодательства15.

Безусловно, доктрина функциональности способна обеспечить свободу конкуренции, не допустить монополизацию утилитарных и эстетических элементов товара. Однако наряду с этим, доктрина способна навредить торговому обороту, лишить правовой охраны те элементы товара, которые одновременно ассоциируются у потребителей с производителем и выполняют утилитарную или эстетическую функцию.

5. Пересечение правовых режимов промышленных образцов и объемных товарных знаков

Трехмерное обозначение может быть зарегистрировано как в качестве промышленного образца, так и объемного товарного знака16. В связи с этим дискуссионным является вопрос о том, какой из правовых режимов желательно выбрать при регистрации формы товара или его упаковки. Поэтому необходимо перечислить основные различия данных правовых режимов.

1.

Срок действия исключительного права на промышленный образец составляет 5 лет и может быть продлен до 25 лет, срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет и может быть продлен неограниченное количество раз.

2.

Правообладателем промышленного образца может быть как физическое, так и юридическое лицо; правообладателем товарного знака может быть только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо17.

3.

Промышленный образец должен соответствовать критериям новизны и оригинальности, товарный знак должен соответствовать целям индивидуализации товаров.

4.

Промышленный образец может использоваться или не использоваться правообладателем по собственному усмотрению, при неиспользовании товарного знака непрерывно в течение 3 лет его правовая охрана может быть прекращена досрочно.

5.

На промышленный образец предусмотрены как исключительные, так и личные неимущественные права, на товарный знак возможны только исключительные права.

6.

В патентном праве существуют права преждепользования и послепользования, которые могут ограничить исключительное право на промышленный образец, товарные знаки лишены подобных обременений.

7.

Охрана промышленного образца тесно связана с изделием, охрана товарного знака распространяется на все товары, указанные в перечне при регистрации.

Очевидно, оба правовых режима имеют свои преимущества и недостатки. С учетом мнения экспертов [13] и ужесточения практики Роспатента в отношении регистрации объемных товарных знаков, можно сделать вывод о том, что проще зарегистрировать трехмерное обозначение в качестве промышленного образца. В случае же, если заявитель считает необходимым зарегистрировать обозначение в качестве объемного товарного знака, с большой долей вероятности потребуется доказывать приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

Например, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-265/2021 18 была установлена невозможность регистрации в качестве товарного знака трехмерного обозначения по причине отсутствия различительной способности у данного обозначения. Суд согласился с выводом Роспатента, в соответствии с которым наличие прав на промышленные образец само по себе не дает оснований для вывода о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, поскольку промышленные образец и товарный знак - два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием.

Существует возможность одновременной регистрации трехмерного обозначения в качестве промышленного образца и товарного знака для сочетания преимуществ двух правовых режимов. При осуществлении данной возможности, важно учитывать несколько аспектов. Во-первых, при рассмотрении споров о незаконном использовании трехмерного обозначения, зарегистрированного одновременно в качестве промышленного образца и товарного знака, необходимо обратить внимание на то, что речь идет о двух самостоятельных нарушениях [5]. Данный факт важен для определения размера компенсации и способа ее расчета. Во-вторых, в случае попытки правообладателя произвести отчуждение прав только на промышленный образец или только на товарный знак при одновременном сохранении за собой прав на второй объект, следует пресекать подобные действия для обеспечения единства судьбы пересекающихся прав [5]. Подобные действия позволяют решить проблему столкновения прав на промышленный образец и объемный товарный знак.

Заключение

На основе сказанного можно сделать ряд выводов.

1.

Целесообразно сохранить практику патентного ведомства по ограничению возможности регистрации объемных товарных знаков, поскольку закрепление исключительных прав на форму товара или его упаковку за одним правообладателем существенно сужает возможности выбора для других участников торгового оборота. Кроме того, при установлении различительной способности обозначения необходимо учитывать насыщенность аналогового ряда, так как количество возможных вариантов форм для некоторых товаров и упаковок может быть ограничено в силу естественных причин.

2.

Следует учитывать, что элемент обозначения может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого только в том случае, если данный элемент не является доминирующим. Принимая во внимание, что форма товара по законам дизайна признается основным элементом обозначения, важно также понимать, что доминирующее положение элемента в обозначении определяется не величиной занимаемого пространства, а влиянием на восприятие потребителя, поэтому возможность дискламации формы должна анализироваться в каждом конкретном случае.

3.

В качестве документального подтверждения приобретенной различительной способности могут предоставляться данные об использовании обозначения в комбинации со словесными и изобразительными элементами, поскольку на товаре / упаковке всегда указываются сведения о производителе и составе товара. Наличие таких сведений не исключает возможности приобретения различительной способности самой формой товара / упаковки, потому что потребитель обычно запоминает целостных образ продукции.

4.

Рекомендуется с осторожностью относиться к идее имплементации доктрины функциональности в отечественный правопорядок, тем более что зарубежными учеными данная доктрина оценивается неоднозначно. С одной стороны, доктрина функциональности не допускает вечного закрепления утилитарно-эстетических характеристик за одним правообладателем и стимулирует использование института товарных знаков по прямому назначению, то есть с целью индивидуализации товаров. С другой стороны, данная доктрина затрудняет торговый оборот, поскольку в современном мире многие товарные знаки одновременно выполняют индивидуализирующую и утилитарную / эстетическую функции, воплощая лучшие технические, маркетинговые и дизайнерские решения.

5.

Трехмерное обозначение можно зарегистрировать как в качестве промышленного образца, так и в качестве товарного знака, причем выбор правового режима зависит от целей регистрации. Практика свидетельствует о том, что регистрация товарного знака является более сложной процедурой в связи с необходимостью доказывания наличия различительной способности обозначения, позволяющей индивидуализировать товар производителя среди однородных товаров других производителей. Возможна одновременная регистрация трехмерного обозначения в качестве промышленного образца и товарного знака для сочетания преимуществ правовых режимов, однако в этом случае необходимо обеспечивать единство судьбы пересекающихся прав.

В итоге следует отметить, что правовая охрана объемных товарных знаков является сложным и казуистичным институтом, нуждающимся в дальнейшем совершенствовании законодательства и судебной практики. Как в российской, так и в зарубежной правовых системах по-прежнему существуют неразрешенные проблемы, требующие подробнейшего изучения.