"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (35), март 2022 г., с. 110-117

Перечисляя виды товарных знаков, легко упустить из виду позиционные обозначения. Они, безусловно, существуют, в том числе на российском рынке. Но сразу вспоминаются кеды Converse (св-во РФ № 432524), тапочки Adidas (св-во РФ № 430200) или флакон Clean&Clear (св-во РФ № 486852), см. рис. 1. Хотя российскому потребителю известны и другие, в том числе зарубежные позиционные обозначения, например, красная подошва обуви Christian Louboutin (международная регистрация № 1031242, см. рис. 5) или полоска на подошве ботинок Lloyd (международная регистрация № 695568, см. рис. 2).

Под позиционным товарным знаком традиционно понимается «положение обозначения на товаре, которое представляется на регистрацию в виде репродукции, надлежащим образом идентифицирующей позицию знака, его размер или пропорцию в отношении соответствующих товаров. Изображение может сопровождаться описанием, в котором подробно указывается, как и куда обозначение наносится на товар»1.

Корректно также следующее определение: «A position mark is characterized by the combination of the placing of a particular element or sign on a particular part of a product, always in the identical position»2 (перевод - позиционный знак характеризуется сочетанием размещения определенного элемента или знака на определенной части изделия, всегда в одинаковом положении), в котором акцент сделан на взаимосвязь двух элементов позиционного обозначения – знака (базового знака) и положения.

В небольшом количестве таких знаков нет ничего удивительного, ведь доказать различительную способность подобного обозначения сложно, да и средний потребитель далеко не всегда будет воспринимать его как способ ин-дивидуализации товара конкретного производителя. Справедливо отметить, что такие знаки пользуются популярностью среди производителей одежды и обуви, косметических и парфюмерных компаний, на которых, в первую очередь, и ориентирована эта статья.

Наличие в портфеле нематериальных активов крупных компаний позиционных обозначений свидетельствует о высокой узнаваемости бренда, а также и о его положительной репутации, лояльности к нему потребителей. Кроме того, позиционные товарные знаки уменьшают риск производства конкурентами похожих товаров, предоставляя правообладателям более гибкий и широкий объём правовой охраны (см., например, дело Adidas AG v OHIM, T-145/14, General Court, EU:T:2015:303, которое будет рассмотрено ниже).

Своеобразие позиционных товарных знаков состоит в том, что их узнаваемость потребителем не зависит от узнаваемости базового знака, то есть потребитель смотрит не на само обозначение, которое вполне может быть другим, уже зарегистрированным изобразительным, словесным или комбинированным товарным знаком того же правообладателя, а исключительно на позицию обозначения на конкретном товаре. Этот факт повышает требование к уровню различительной способности обозначения, а значит и к известности, репутации производителя.

В предшествующем утверждении слово «товар» использовано намеренно, поскольку вопрос о возможности регистрации позиционного товарного знака в отношении услуг является весьма спорным. Этой проблеме, которая может возникнуть в процессе государственной регистрации позиционного обозначения, и посвящена статья. В рамках статьи термин «товарный знак» используется в том числе в значении «знак обслуживания».

Ориентируясь на тот скупой материал, который предлагают отечественные учебники по праву интеллектуальной собственности и научные статьи соответствующей тематики, можно отметить, что о позиционных товарных знаках написано несправедливо мало, что подтверждает актуальность выбранной темы. Даже Руководство по регистрации товарных знаков Роспатента (далее по тексту - Руководство), описывая такой вид товарного знака, даёт очень сухую и короткую информацию, относящуюся, в основном, к формальным требованиям:

«При испрашивании правовой охраны позиционных обозначений в изображении заявляемого обозначения показывается его расположение на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать. Вид, т.е. изображение заявляемого обозначения, такого знака должен состоять из изображения знака, показывающего его местоположение на товаре. При этом, как правило, сам товар представляется в виде схематического изображения, обозначенного пунктирными линиями»3.

Несмотря на то что норм, посвящённых именно позиционным товарным знакам, нет, а ст. 1482 ГК РФ говорит лишь про другие виды товарных знаков, практика практически единодушна в утверждении о невозможности регистрации позиционного товарного знака в отношении услуг. Не соглашаясь с таким поспешным выводом, стоит рассмотреть аргументы в пользу регистрации позиционного знака обслуживания, взяв для примера услуги некоторых классов МКТУ.

Обратимся к нормам международного права. Пункт 8 правила 3 Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (далее по тексту - Сингапурский договор) гласит, что «если заявка содержит заявление о том, что знак является позиционным, изображение такого знака должно состоять из одного вида знака, показывающего его местоположение на товаре. Ведомство может потребовать указания объекта, в отношении которого охрана не испрашивается. Ведомство может также потребовать описание, поясняющее местоположение знака в отношении товара»4. И снова речь идёт о товарах, хотя это могло быть намеренное упрощение.

В частности, в Федеральном законе «О защите конкуренции» в ст. 4 указано, что под термином «товар» понимается объект гражданских прав (в том числе работа, услуга). Проведение аналогии между правом антимонопольным и интеллектуальной собственности в данном случае неуместно, однако подобное отождествление товара и услуги вполне адекватно сложившейся ситуации на глобальном рынке.

Также, согласно ст. 16 Сингапурского договора, к знакам обслуживания «следует применять соответствующие положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности в отношении товарных знаков»5. Это положение имплементировано и в российское законодательство. Так, статья 1477 ГК РФ аналогично предписывает применять в отношении знаков обслуживания нормы о товарных знаках.

Более того, оригинальный текст Сингапурского договора применительно к позиционным знакам использует слово «product», а не «good». Таким образом, российский перевод является некорректным и искажает смысл документа. Например, в оригинальном тексте того же самого Сингапурского договора используется слово «goods», там, где речь действительно идёт о товарах (см., например, оригинальное название ст. 6 Сингапурского договора). Поэтому, говоря о позиционных знаках, уместно вести речь о позиции не на товаре, а на продукте, который может принимать в том числе форму услуги (см., например, семантику слова «инфопродукт»).

К тому же при учёте однородности товаров и услуг экспертиза патентного ведомства может счесть определённую услугу идентичной сопутствующему товару и наоборот. Опираясь на уже существующие примеры регистраций товарных знаков, можно утверждать, что товар «обувь» 25 класса МКТУ однороден таким услугам, как «ремонт обуви» 37 класса МКТУ, «крашение обуви» 40 класса МКТУ, и иным, непосредственно связанным с изготовлением такого товара, как обувь.

Важно отметить, что грань между товаром и услугой достаточно тонка и позволяет зарегистрировать позиционный товарный знак не только на товар, но и на услугу (как минимум, на услугу по изготовле-нию/обслуживанию/ремонту соответствующего товара), поскольку, в частности, обозначение наносится на товар в процессе его изготовления.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза при решении этого вопроса в качестве критерия охраноспособности позиционного обозначения указывает одновременное наличие двух компонентов: знака и позиции. В связи с отсутствием одного из них в регистрации товарного знака будет отказано, как это случилось с заявкой The North Face Apparel Corp6, в которой отсутствовал знак (см. рис. 3).

При решении искомого вопроса важно точно определить семантику слова «обозначение». Знак - это признак, по которому узнаётся, распознаётся что-нибудь. Обозначить - это сделать хорошо заметным, видным (см., например, Толковый словарь Ожегова7). Всем известно, как оказывается такая услуга, как доставка товаров, которая включена в 39 класс МКТУ.

У многих в памяти даже возникает образ курьера в одежде определённой цветовой гаммы, с соответствующей объёмной сумкой за спиной.

Допустим, на регистрацию в качестве товарного знака подано изображение человека в шлеме, с сумкой за спиной и велосипедом (см. рис. 4), исключительное право на которое испрашивается в том числе в отношении таких услуг 39 класса МКТУ, как «доставка пакетированных грузов; доставка товаров; переноска грузов; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]».

В первичных материалах заявки указана следующая информация: позиционный знак; изображение человека в шлеме и с велосипедом, выполненное пунктирной линией является неохраняемым элементом.

Обладает ли такое обозначение различительной способностью? Скорее всего нет, потому что этот образ узнаваем и стал привычным для данного вида услуг. Потребитель вряд ли подумает, что изображённый на обозначении человек оказывает какую-либо иную услугу, поскольку потребителю хорошо заметны признаки, которые свидетельствуют о том, что конкретный человек с сумкой и велосипедом является курьером и сейчас он доставляет кому-то определённые товары или продукты. И понимает потребитель это именно по фирменной одежде (плащу) на курьере и объёмной сумке за спиной, в отношении которых и испрашивается регистрация. Позицией обозначения в настоящей заявке будут являться: плащ, расположенный на курьере и сумка, расположенная за его спиной.

Однако различительная способность такого обозначения всё же не способна выделить конкретное лицо, оказывающее услугу, так как для среднего потре-бителя оно определяется, например, по цвету или логотипу на одежде/сумке курьера-велосипедиста.

Подобное восприятие обозначения средним потребителем анализируется судом в деле Adidas AG v OHIM. Позиция суда в упомянутом судебном акте состоит в том, что «average consumer does not demonstrate a high degree of attention when comparing the marks»8 (перевод - среднестатистический потребитель не демонстрирует высокой степени внимания при сравнении обозначений). Речь шла о двух полосках на обуви, которые, по мнению стороны, были похожи на зарегистрированный в отношении Adidas позиционный товарный знак с тремя полосами.

Применяя этот вывод к ситуации с курьерами, при сравнении двух курьеров разных компаний средний потребитель проявит относительно низкую степень осмотрительности и вряд ли отличит одного от другого только потому, что на одного надета куртка, а на второго - плащ, пусть они и будут выполнены в разных цветовых сочетаниях.

При этом здесь некорректно было бы говорить о регистрации формы товара, потому что курьер товаром не является, но уместно поставить вопрос об определённом торговом стиле, который касается в первую очередь антимонопольного права и, в частности, ст. 14⁶ Федерального закона «О защите конкуренции», и может быть рассмотрен в рамках отдельной статьи.

Также стоит отметить определённое сходство обозначения с цветовым товарным знаком. Но практика Роспатента пошла по пути признания цвета характеристикой объекта, а не самим объектом, в связи с чем регистрация цветового обозначения (в данном случае речь можно вести о комбинированном обозначении) по умолчанию, то есть без предоставления соответствующих документов, подтверждающих его широкое использование до даты приоритета заявки на товарный знак, невозможна со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Несколько иной позиции по этому вопросу придерживается Европейское патентное ведомство, которое, хотя и после предварительного отказа, но всё же регистрирует небезызвестный товарный знак компании Louboutin - красную подошву туфель на высоком каблуке (см. рис. 5).

Основанием для изменения решения по указанной заявке послужило даже не наличие представленной различительной способности, а факт заметного отличия обозначения от норм и обычаев отрасли, в которой подошвы туфель на высоких каблуках имеют, как правило, черный, коричневый или бежевый цвета9.

Описанный кейс с курьером в свете примера с «Лабутенами» также инте-ресен прежде всего тем, что подтверждает гипотетическую возможность реги-страции подобных товарных знаков. Ведь если бы образ курьера не вошёл во всеобщее употребление для обозначения услуг определённого вида, такое обозначение было бы охраноспособным в отношении соответствующих услуг, при соблюдении приведённых выше критериев, выработанных правоприменительной практикой.

Рассмотрим далее иную ситуацию. На регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 45 класса «охранные услуги, а именно: услуги по круглосуточному видеомониторингу угроз безопасности населения и имущества посредством видеонаблюдения» подаётся следующее позиционное обозначение (№ 2016731158), а также целая серия обозначений от одного заявителя (№№ 2016731145, 2016731147, 2016731151, 2016731152, 2016731153, 2016731154, 2016731155, 2016731156, 2016731157, см. рис. 6).

В описании заявки указано следующее: «... Оригинальное размещение совокупности цифровых камер системы внешнего видеонаблюдения, расположенных последовательно в порядке, изображённом на проекции ...»10.

Результат экспертизы обозначения был отрицательным для заявителя, поскольку принято решение об отказе в регистрации знака. Основной мотив заключался в том, что позиционным товарным знаком возможно маркировать только товары, следовательно, регистрация заявленного обозначения в отношении соответствующих услуг не может быть осуществлена, так как определить его точное местоположение в отношении услуг и объем правовой охраны не представляется возможным. Также экспертизой указаны дополнительные мотивы для отказа, а именно: обозначение носит исключительно функциональное назначение, относимое к характеристикам услуг; обозначение состоит исключительно из неохраняемых элементов; заявка не относится только к одному виду знака.

Насколько обоснованно такое решение? Стоит привести ряд аргументов как за, так и против такого решения.

1. Может возникнуть заблуждение, что потенциальный потребитель не будет (и не должен) видеть эти камеры, следовательно для него будет важна лишь техническая функция видеонаблюдения. Соответственно, он, даже зная расположение камер, не сможет сориентироваться, находится ли он в конкретном доме или каком-то другом. Но потребителями в приведённом примере будут являться не жильцы многоквартирного дома, а, например, управляющая компания, для которой расположение камер будет важным. Исходя из этого расположения она и будет выбирать контрагента, с которым в будущем заключит договор оказания услуг круглосуточного видеонаблюдения, и станет искать ту охранную организацию, которая обеспечит лучшие условия оказания этой услуги, обращая внимание на расположение камер, их обзор и иные параметры.

2. Существуют зарубежные примеры регистраций подобных обозначений (см. рис. 7). Так, например, бренд ESSO имеет товарный знак по св-ву № 008228595 (EU), которым защищается особое расположение красных панелей и логотипа на автомобильной заправочной станции.

При этом, хотя соответствующим товарным знаком маркируется сама АЗС (и снова возникает вопрос о торговом стиле), обозначение зарегистрировано в том числе в отношении услуг по заправке транспортных средств. Кроме того, в отношении компании Easygrass Holdings Limited зарегистрирован позиционный товарный знак по св-ву № 011550266 (EU), которым охраняется особое расположение синтетического материала зелёного цвета, имитирующего траву, на поверхности автомобиля, в том числе в отношении услуг ландшафтного дизайна.

3. Поданное на регистрацию обозначение, вопреки мнению экспертизы, не носит исключительно функционального характера, поскольку иной подход признавал бы, что особый способ размещения камер наблюдения существенным образом влияет на качество и саму возможность осуществления оказываемых заявителем услуг, что не соответствует действительности. Этот вывод следует из того факта, что никто из конкурентов заявителя к аналогичному способу размещения камер видеонаблюдения не прибегает, то есть заявленное их расположение уникально. Стоит также заметить, что несмотря на особенную конфигурацию различных помещений, камеры видеонаблюдения всё же могут быть размещены по заранее определённому плану (стандарту, шаблону), поскольку любое помещение имеет типичные признаки.

Безусловно, техническая функция имеет здесь абсолютную ценность, но на индивидуализацию услуги это никак не влияет. Поскольку потребители (владельцы помещений, которым требуются услуги видеонаблюдения) могут по этому «шаблонному» плану (позиционному знаку) узнавать, что таким образом устанавливает камеры именно указанное в заявке на товарный знак лицо и никто иной.

Похожие дела, например, Joined Cases T-433/12 and T-434/12 Margarete Steiff GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)11, рассматривались в Европейском союзе, где суд пришёл к выводу об отсутствии у заявленного обозначения (а именно – металлической пуговицы, прикреплённой к ушам плюшевых игрушек, см. рис. 8) минимальной различительной способности.

В упомянутом деле судом был сделан вывод о том, что имеются сущест-венные различия в ситуации, когда «the public has come to recognize a sign as a (position) trade mark or whether they merely recognize the sign as characteristic of a particular kind of good, and associate it with the applicant because it is the only known—or the best known—supplier of a certain type of goods and/or services»12 (перевод - общественность стала идентифицировать обозначение как (позиционный) товарный знак, или обозначение просто определяется как характеристика определенного вида товара и ассоциируется с заявителем, потому что он является единственным известным — или наиболее известным — поставщиком этого вида товаров и / или услуг).

Исходя из этой позиции, даже если приведённое в пример расположение камер видеонаблюдения будет явно свидетельствовать об оказании охранных услуг конкретным лицом, в регистрации обозначения может быть справедливо отказано по указанным мотивам.

Более того, наличие приобретённой различительной способности не свидетельствует о том, что потребители будут распознавать позиционный знак в качестве индикатора происхождения13, то есть воспринимать положение именно как товарный знак.

И хотя руководство применяет оговорку о неохраноспособности лишь «обонятельных и объёмных товарных знаков, носящих функциональный характер»14, умалчивая об остальных, применение этого правила по аналогии, на мой взгляд, будет обосновано.

Это подтверждается и зарубежной практикой. Так, в деле, получившем название «дело оранжевых носков»15, суд посчитал, что оранжевый цвет мыса носков был просто декоративным или функциональным (усиливающим) элементом, а обозначение - не подлежащим регистрации в качестве товарного знака (см. рис. 9).

Подводя итог, отметим, что при регистрации позиционного товарного знака возникает ряд проблем, которые связаны с наличием достаточной различительной способности, отсутствием исключительно функционального или эстетического назначения обозначения и ряд других. Именно поэтому в процессе регистрации следует руководствоваться не только формализованными положениями законодательства, но также и тенденциями, существующими на рынке, которые важны, когда речь идёт о товарных знаках.

Отвечая на вопрос о возможности регистрации позиционного обозначения в качестве знака обслуживания, стоит сказать, что такая регистрация возможна при соблюдении следующих условий.

1. Наличие двух элементов - непосредственно знака и позиции этого знака на соответствующем продукте.

2. Наличие достаточной различительной способности (в частности, приобретённой), при этом:

1)

обозначение, если оно характеризует вид услуги, ассоциируется с заявителем не исключительно в связи с его (заявителя) широкой известностью;

2)

потребитель воспринимает обозначение в качестве индикатора происхо-ждения продукта (товарного знака).

3. Отсутствие исключительно функционального или эстетического харак-тера заявленного обозначения, при этом:

1)

знак должен значительно отклоняться от нормы или обычаев соответст-вующего сектора, быть необычным, причудливым, содержать броские элементы16;

2)

если характеристики продукта постепенно начинают придавать ему су-щественную ценность по мере того, как он становится известным и приобретает репутацию, основание по п. 3 может быть преодолено17.

4. Степень осмотрительности (внимания, осведомлённости) потребителя на рынке конкретного продукта (очевидно, что на профессиональных рынках потребители будут более осмотрительны).

5. Принципиальная возможность маркировки конкретного продукта позиционным обозначением, так как вероятно, что она существует не у каждой позиции услуг из МКТУ.

Следование приведённым критериям сильно повышает для заявителя шанс стать правообладателем позиционного знака обслуживания, поскольку они основаны на устоявшихся доктринальных позициях и прогрессивной международной правоприменительной практике.