"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2 (32), июнь 2021 г., с. 161-171

С ростом количества товарных знаков и заявок на регистрацию товарных знаков неизбежно уменьшается количество свободных обозначений и одновременно растет число сходных до степени смешения товарных знаков и потенциальных конфликтов между правообладателями. Многие правообладатели не заинтересованы в судебном разрешении таких споров или в оспаривании правовой охраны собственных товарных знаков в Роспатенте.

Сходные товарные знаки могут регистрироваться в отношении однородных товаров компаниями, не являющимися конкурентами и действующими на разных товарных рынках. В таких случаях некоторые правообладатели допускают мирное сосуществование товарных знаков при условии разграничения общих интересов и исключения ситуаций, способных ввести потребителей в заблуждение при выборе товаров и услуг.

Возникают вопросы: допустимо ли правообладателям в договорном порядке разграничить сферы использования сходных товарных знаков? Могут ли стороны договориться о регистрации сходного товарного знака, или об ограничении перечня товаров и услуг зарегистрированного товарного знака или иным образом ограничить свое исключительное право на товарный знак?

Такие же вопросы возникают при отчуждении товарного знака в отношении части товаров или если отчуждение происходит в связи с реорганизацией юридического лица путем разделения и выделения, и стороны такой реорганизации хотят продолжить свою предпринимательскую деятельность и использовать сходные товарные знаки. Допустима ли такая ситуация и как она может быть урегулирована в договорном порядке?

Так, в рамках одной из сделок по отчуждению исключительного права на товарный знак, а впоследствии в рамках рассмотрения дела в суде стороны предоставили договор о сосуществовании товарных знаков, сходных до степени смешения, и совместно настаивали на признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации отчуждения1. Суды не согласились с позицией правообладателя и приобретателя исключительного права на товарный знак, поскольку такое отчуждение противоречит существу исключительного права на товарный знак и нарушает публичные интересы из-за введения потребителей в заблуждение.

В подобных случаях, какие условия должны соблюдаться сторонами договора, чтобы договор признавался действительным и позволил сторонам договориться о разграничении использования собственных товарных знаков?

Практика заключения договоров о сосуществовании в России новая, и в судебных актах они стали встречаться только в последние 5-7 лет. Полагаем, что целесообразно обратиться и к мировому опыту заключения подобных договоров, в том числе в связи с тем, что именно иностранные правообладатели чаще выступают сторонами таких сделок в России.

Договор о сосуществовании товарных знаков (известный в иностранных правопорядках и англоязычной литературе как consent agreement, coexistence agreement, delimitation agreement, prior rights agreement) – это двухсторонний или многосторонний договор между правообладателем товарного знака, имеющего более ранний приоритет, и лицом или лицами, использующими или планирующими использовать сходный товарный знак в том числе путем регистрации собственного товарного знака. Данный договор определяет права и обязанности по разграничению исключительных прав на сходные товарные знаки и использованию собственных товарных знаков в установленном договорном порядке. Говоря об определении договора о сосуществовании товарных знаков, многие иностранные исследователи и практикующие юристы ссылаются на определение данное Международной ассоциацией по товарным знакам (International Trademark Association), в соответствии с которым договор направлен на сосуществование товарных знаков «без возможности их смешения» и, в том числе, для использования в отношении однородных товаров, и позволяет сторонам установить правила, по которым товарные знаки будут мирно сосуществовать2. Такой договор может заключаться по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже.

Во-первых, он направлен на защиту лица, которое использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, и направлен на исключение возможности предъявления требования о нарушении прав на товарный знак на будущее.

Во-вторых, договор заключается для предоставления его в патентные ведомства для регистрации собственного товарного знака, включая цели преодоления решения об отказе в регистрации товарного знака, оспаривания такого решения в вышестоящих органах3.

В-третьих, договор заключается, чтобы разграничить сферы интересов компаний и заранее определить территорию, области использования товарных знаков или товарные рынки, а также потенциальные регистрации новых товарных знаков.

В-четверых, такие договоры заключаются также в рамках сделок по слиянию и поглощению компаний, когда исключительное право отчуждается в отношении части товаров и компании определяют будущие границы сосуществования на рынке. Также отмечается, что договор о сосуществовании может быть заключен при разделении и выделении юридических лиц в целях сохранения возможности производить товары и оказывать услуги под сходными товарными знаками после разделения бизнеса. Например, в Соединенном Королевстве после выделения бизнеса из материнской компании Selfbridges в 1999 г., сосуществуют товарные знаки Miss Selfridge и Selfribges в отношении сети магазинов одежды и сети универмагов соответственно4.

Часто договоры носят ограничительный характер и содержат негативные обязательства, запрещающие правообладателю товарного знака использовать его определенным образом, подавать заявки на новые товарные знаки, расширять перечень товаров и услуг при регистрации новых товарных знаков, подавать оппозиции и заявления об оспаривании правовой охраны товарного знака5.

В некоторых практико-ориентированных публикациях утверждается, что договоры о сосуществовании имеют бо?льший вес в юрисдикции США, чем в других юрисдикциях6. Выражается это в том, что, по мнению судов США, при заключении договора мнение сторон о вероятности смешения товарных знаков на рынке должно иметь большее значение, поскольку они лучше знают реальную ситуацию, чем чиновники или судьи7. Например, апелляционный суд второго округа США в деле Times Mirror Magazines Inc. v. Fiels & Stream Licenses Co. отказался признавать недействительным договор о сосуществовании товарных знаков в отношении обозначения FIELD & STREAM, поскольку истец не продемонстрировал существенное нарушение публичных интересов при заключении договора, достигнутого путем свободных переговоров, совершенных сторонами. Кроме того, судом было отдельно отмечено, что публичные интересы не будут существенным образом нарушены, если вероятность смешения будет вызвана приобретение товаров одинакового качества, которые не наносят вред здоровью и безопасности потребителей8.

В обзорной статье Марианны Мосс по вопросу договоров о сосуществовании товарных знаков анализируется отношение патентного ведомства США к таким соглашениям с позиции публичных интересов и возможности введения потребителей в заблуждение9. Как и в деле, описанном выше, в решении 2002 г. по делу Ron Cauldwell Jewelry, Inc. v. Clothestime Clothes, Inc. патентное ведомство США признало действительным соглашение о сосуществовании товарных знаков Eye Candy в отношении аксессуаров, ремней и других товаров, относящихся к одежде. При этом ведомство не анализировало угрозу нарушения публичных интересов, вероятность смешения товарных знаков, и руководствовалось исключительно частноправовым характером договорных отношений сторон, принципом недопустимости вмешательства третьих лиц в договорные отношения10.

Однако и в США соглашения о сосуществовании товарных знаков могут быть признаны недействительными при нарушении публичного интереса, в частности, как в случае, когда регистрация сходного товарного знака влечет угрозу общественной безопасности, так и в случае высокого риска вероятности смешения товарных знаков. В деле Merrell Dow Inc. v. Allergan Inc, затрагивающем исключительные права на товарные знаки в отношении лекарственных средств, суды приняли во внимание публичный интерес и признали недействительным соглашение о сосуществовании товарных знаков в связи потенциальной возможностью нанесения вреда здоровью граждан.

Кроме того, патентное ведомство США может не принимать во внимание договоры о сосуществовании товарных знаков при отказе в регистрации товарного знака, если такой договор игнорирует вероятность введения потребителей в заблуждение11. В деле In re Bay State Brewing Company, Inc. патентное ведомство США и Комитет по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков12 (TTAB) отказались регистрировать товарный знак TIME TRAVELER BLONDE, сходный до степени смешения с товарным знаком TIME TRAVELER, в отношении пива, несмотря на наличие договора. TTAB подтвердило, что договоры о сосуществовании имеют важную роль при оценке вероятности смешения товарных знаков. Однако положения заключенного договора не содержали условия, которые бы минимизировали или исключали вероятность смешения, а оценке подлежат все факты, касающиеся вероятности смешения товарных знаков, а не только договоренности сторон.

Спенсер Уилес отмечает13, что суды в целом имеют намерение признавать договоры о сосуществовании товарных знаков законными и действительными на основании обязательственного права США. Встречным предоставление по данному договору признается даже частичный отказ или ограничение собственного исключительного права на товарный знак.

Можно также согласиться с утверждениями Марианны Мосс, что при оценке законности договоров о сосуществовании суды или патентные ведомства должна оценивать баланс интересов между публичными интересами потребителей и недопустимостью вмешательства в договорные отношения, а основным фактором будет вероятность введения потребителей в заблуждение и потенциальные негативные последствия для потребителей14.

Директивы Европейского Союза не регулируют соглашения о сосуществовании товарных знаков, но п. 5 ст. 4 Директивы ЕС по товарным знакам № 2015/2436 устанавливает, что страны члены Европейского союза должны в соответствующих обстоятельствах не устанавливать обязанность отказать в регистрации или признать правовую охрану товарного знака недействительным в случаях, когда правообладатель товарного знака с более ранним приоритетом предоставляет согласие на регистрацию более позднего товарного знака15. Таким образом, Директива признает возможность урегулирования вопроса о сосуществовании товарных знаком через мирные процедуры, включая согласие правообладателя.

Договоры о сосуществовании находятся вне регулирования товарных знаков ЕС и подлежат оценке с точки зрения обязательственного права стран ЕС. В отличие от США и России, где действительность договоров оценивается с позиции возможности введения потребителей в заблуждение и защиты публичных интересов потребителей, в ЕС особое внимание уделяется вопросу соответствия таких соглашений антимонопольному законодательству16.

Например, в Германии соглашения о сосуществовании товарных знаков также используются и иногда называются договорами о разграничении. Несмотря на то что договор будет действительным с точки зрения обязательственного права, такие договоры не распространяют свои обязательства на правопреемников товарных знаков, но на практике в договорах включают положения о распространении ограничительных условий на правопреемников . 17

В соответствии с судебной практикой в Германии и решениями Европейской комиссии договоры о сосуществовании и положения, направленные на регистрацию сходных товарных знаков, о запрете оспаривания сходных товарных знаков, неоспоримы с точки зрения антимонопольного законодательства, до тех пор пока договор определяет сосуществование сходных товарных знаков и не содержит условий о разделе рынка и разделе потребителей18. Так, в деле Toltecs v. Dorcet19 правообладатели товарных знаков Toltecs и Dorcet (компании Segers и BAT соответственно) заключили договор о сосуществовании товарных знаков, после того как компания BAT подала заявление об оппозиции в отношении регистрируемого обозначения Toltecs. Помимо условий о согласии на регистрацию товарного знака договор содержал положения о запрете торговать мелко нарезанным табаком на территории Германии. Впоследствии компания Segers обратилась с заявлением в Европейскую Комиссию о нарушении антимонопольного законодательства.

Европейская комиссия признала нарушение, поскольку такое решение ограничивало возможность вводить в оборот табак на территории Германии, и кроме того товарные знаки не были настолько сходными, чтобы вызвать риск смешения на немецком рынке. Европейская комиссия пришла к выводу, что договор был направлен не на защиту интересов правообладателей, а на фактическое устранение компании Segers c рынка табачной продукции в Германии.

В дальнейшем данное решение было оспорино компанией BAT в Суде Европейского союза и впервые вопрос о договорах о сосуществовании товарных знаков рассматривался на уровне Суда Европейского союза. В данном деле BAT v. Commission20 суд указал, что договоры о сосуществовании товарных знаков сами по себе являются законными, если они служат разграничению сфер использования соответствующих товарных знаков и заключены в общих интересах сторон для целей исключения смешения товарных знаков и устранения конфликта между ними, что вместе с тем не исключает применения к ним антимонопольного законодательства. Если договор о сосуществовании товарных знаков заключается для целей ограничения конкуренции, разграничения товарного рынка, а не для урегулирования столкновения исключительных прав на товарные знаки, такие договоры могут нарушать антимонопольные ограничения.

Также выделяют дело Jette Joop, рассмотренное Верховным судом Германии, который признал действительность договоров о сосуществовании товарных знаков и указал, что существенное значение имеет обстоятельство установления сторонами конфликтной ситуации на момент заключения договора, или были серьезные причины для его заключения на основании объективно существовавших фактов21.

На основании данной практики считается, что для избежания применения антимонопольного законодательства стороны договора должны убедиться, что договор заключается в целях исключения спора о нарушении исключительного права на товарные знаки, а сами товарные знаки, являющиеся предметом договора, действительно сходны до степени смешения22.

Таким образом, договоры о сосуществовании в странах ЕС прежде всего играют важную роль в предотвращении споров, позволяя правообладателям товарных знаков определить, а также ограничить в договорном порядке, объем их прав путем заключения такого соглашения.

Патентное ведомство Соединенного Королевства рекомендует и признает заключение договоров о сосуществовании товарных знаков, поскольку оно может предотвратить неопределенности и сложности, возникающие между сосуществующими бизнесами23. При этом для действительности и заключенности договора о сосуществовании товарных знаков достаточно, чтобы обе стороны договора имели встречные права и обязанности по нему и данный документ не был односторонним актом, разрешающим использование товарного знака.

Известным делом в юрисдикции Соединенного Королевства по договорам о сосуществовании товарных знаков признается дело Apple Corps Ltd. v. Apple Computer Inc.24. Договор был заключен между звукозаписывающей студией Аpple Corps и компанией Apple Computer, теперь уже всемирно известной компанией Apple Inc. В 1981 г. стороны разграничили использование товарного знака Apple и договорились, что Apple Corps будет иметь исключительное право на использование товарных знаков в связи с созданием музыкальных произведений, в какой бы форме они ни создавались, в то время как Apple Computer будет использовать товарный знак в отношении электронных устройств, компьютерных программ, обработки данных и других услуг. Однако в связи с развитием технологий, в том числе в сфере дистрибуции музыки, компания Apple Computer запустила музыкальный плеер iPod и программное обеспечение iTunes Music Store с каталогами музыки, что по мнению компании Apple Corps неизбежно вело к нарушению договора о сосуществовании товарных знаков.

Высокий суд Англии и Уэльса признал действительность договора о сосуществовании товарных знаков, но не установил ни нарушения договора, ни нарушения исключительного права на товарный знак, поскольку, по мнению суда, потребители не будут введены в заблуждение, когда используют устройства компании Apple Computer и загружают музыку.

Примечательно в то же время, что нарушение договора о сосуществовании может быть основанием для иска о запрете использования товарного знака. Так, в деле World Wide Fund for Nature v. World Wrestling Federation Entertainment Inc. в рассмотренном судами Соединенного Королевства было установлено, что Всемирная Федерация Реслинга нарушила положения договора об использовании аббревиатуры WWF25].

Обе организации, Всемирный фонд дикой природы и Всемирная Федерация Рестлинга, использовали схожие аббревиатуры WWF и долгое время судились в связи с использованием аббревиатуры WWF, пока в 1994 г. не достигли мирового соглашения, в соответствии с котором договорились о разграничении сфер и способов использования аббревиатуры WWF. Всемирный фонд дикой природы имеет приоритет в использовании WWF, в то время как договор устанавливал существенные ограничения в использовании для Всемирной Федерации Рестлинга. Однако вскоре Всемирная Федерация Рестлинга продолжила и расширила использование обозначения WWF иными способами, нежели было установлено договором. Суды признали, что нарушение такого договора влечет возможность требовать ограничения использования товарного знака в связи с нарушением договора, так и взыскания компенсаторных убытков за нарушение договора.

В Китае также отсутствует регулирование подобных соглашений на уровне законодательства. Отмечается, что патентное ведомство Китая не выработало устоявшиеся подходы к договорам о сосуществовании товарных знаков26. Однако в 2016 году Верховный народный суд КНР признал соглашение о сосуществовании товарных знаков между компаниями Google и Shimano в качестве важного фактора, который должен приниматься во внимание при регистрации товарного знака. В частности, суд указал, что это один из способов распоряжения своим исключительным правом на товарный знак, который должен признаваться, если он не противоречит интересам государства, общества и третьих лиц. По мнению Верховного народного суда КНР, регистрация товарного знака и заключение таких соглашений имеет большее влияние на интересы первоначального правообладателя товарного знака, чем на интересы потребителей в целом.

В публичных источниках отмечается, что в 2016 и 2017 г. суды Китая одобрили регистрацию 80 и 90 товарных знаков соответственно на основании заключенных договоров о сосуществовании товарных знаков27.

Патентное ведомство также придерживается позиции, что договоры имеют существенную роль для исключения вероятности смешения товарных знаков. Для признания договора о сосуществовании товарных знаков действительным и допустимым патентным ведомством Китая достаточно, что он содержал сведения о противопоставляемых товарных знаках и товарах или услугах, в отношении которых заключен такой договор.

При этом у патентного ведомства Китая и судов остается право отказать в регистрации товарного знака при наличии договора о сосуществовании товарных знаков. Патентное ведомство Китая исследует несколько факторов при оценке допустимости и действительности договора. Во-первых, патентное ведомство оценивает степень сходства товарных знаков и однородность товаров и услуг, возможность потребителей различить два сходных товарных знака. Во-вторых, исследуется известность «старшего» товарного знака, а в случае его широкой известности сосуществование товарных знаков не допускается. В-третьих, регистрация товарного знака не должна вводить в заблуждение или наносить вред публичным интересам, к таким случаям относят регистрацию сходных товарных знаков в отношении лекарственных средств. Очевидно, что лекарственные средства, имеющие сходное наименование, но разное назначение (фармакологические свойства и показания к применению) могут нанести вред здоровью граждан при приобретении ими по ошибке не тех лекарственных средств, на которые они рассчитывали и знали ранее.

В российском праве договоры о сосуществовании товарных знаков отсутствуют в Гражданском кодексе РФ и административных регламентах по регистрации товарных знаков и распоряжению исключительным правом на товарный знак, что не исключает сосуществование сходных товарных знаков, даже в отношении однородных товаров. Среди известных случаев сосуществования сходных товарных знаков можно выделить серию товарных знаков Чайхона/Chaihona в отношении сети ресторанов, после того как в 2010 г. состоялось разделение ресторанов узбекской кухни Чайхона их собственниками на две сети заведений. Один собственник сети продолжил использовать товарные знаки Чайхона № 1 Made by Timur Lansky, а второй - сходные товарные знаки Vasilchuki Chaihona № 1, Chaihona № 1, Chaihona Nomer Odin. Несмотря на то что оба товарных знака очевидно включают сходные элементы Чайхона/Chaihona и зарегистрированы в отношении однородных услуг, рестораны продолжают сосуществовать и правообладатели имеют исключительные права на сходные товарные знаки, хотя и имеющие определенные различия, позволяющие отличать их в обороте.

Cледует отметить, что за исключением статей В.И. Елисеева «Согласия на регистрацию и соглашения о сосуществовании товарных знаков»28 и Т.В. Васильевой «Письма-согласия и соглашения о согласии»29, договоры о сосуществовании товарных знаков не исследовались в российской правовой доктрине.

В то же время в России договоры о сосуществовании товарных знаков заключаются и предоставляются в Роспатент в рамках регистрационных процедур. Использование договоров о сосуществовании можно наблюдать в правоприменительной практике при оспаривании решений Роспатента об отказе в регистрации товарных знаков в Палате по патентным спорам или в Суде по интеллектуальным правам.

Такие договоры принимаются Роспатентом в соответствии с абз. 5 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ и приравниваются к согласию правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с собственным товарным знаком с более ранним приоритетом30. В.И. Елисеев верно отметил, что такие договоры должны приниматься во внимание Роспатентом «в той степени, в которой они могут быть интерпретированы в качестве согласий на регистрацию».

Так же, как и в п. 2 ст. 1488 Гражданского кодекса РФ, законодатель ограничил возможность сторон договориться о регистрации товарного знака – публичным интересом («введением потребителя в заблуждение»). Норма абз. 5 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ направлена на проверку одновременно отсутствия частноправового конфликта интересов между заявителем товарного знака и правообладателем старшего товарного знака в гражданского обороте, так и отсутствия публично-правового конфликта интересов между наличием нескольких правообладателей и влиянием данного факта на интересы потребителей.

Таким образом, заключение и предоставление договора о сосуществовании товарных знаков допускается до тех пор, пока это не вводит потребителей в заблуждение. Роспатент считает допустимыми договоры о сосуществовании товарных знаков, если товарные знаки, являющиеся предметом такого договора, не тождественны и имеют фонетические или графические (визуальные) различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем31. На данный момент Роспатент рассматривает данные договоры только в качестве согласия правообладателя на регистрацию товарного знака.

Также при оценке возможности введения потребителей в заблуждение, Роспатент в некоторых случаях оценивает не только сходство товарных знаков и однородность товаров, но и фактическую деятельность компаний на рынке, могут ли потребители быть введены в заблуждение сосуществованием компаний со сходными товарными знаками на одном рынке32. Также Роспатент оценивает известность российскому потребителю противопоставленного товарного знака. Так, с учетом полученного договора о сосуществовании товарных знаков и известности товарного знака Suzuki в отношении автомобилей новое обозначение Suzuki было зарегистрировано в отношении заявленных товаров и услуг, не относящихся к автомобилям33.

В практике Суда по интеллектуальным правам встречаются договоры о сосуществовании товарных знаков в рамках заключения мировых соглашений по спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, а также в рамках споров об оспаривании решений Роспатента34. Утверждая текст мирового соглашения и договора о сосуществовании товарных знаков в качестве приложения к нему, Суд по интеллектуальным правам фактически признает допустимость и действительность таких договоров между правообладателями. Соответственно, по мнению суда, такое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Вместе с тем из мотивировочной части судебных актов не следует, что судом проводится анализ возможности введения потребителей в заблуждение в связи с заключением таких договоров.

Тексты опубликованных договоров свидетельствуют, о признании стороны или того, что сосуществование товарных знаков не вводит потребителей в заблуждение. Представляется, что это направлено также на преодоление абз. 5 п. 6 ст. 1483 и п. 2 ст. 1488 ГК РФ. Но в данном вопросе российское законодательство имеет более пропотребительский подход, нежели зарубежное регулирование и дает однозначный ответ: сделки о распоряжении исключительным правом на товарный знак, которые вводят потребителя в заблуждение, не допускаются, даже если стороны заключили договор о сосуществовании товарных знаков.

На наш взгляд, что также подтверждает рассмотренная выше практика Роспатента (палаты по патентным спорам) и судебная практика, договор о сосуществовании сам по себе не отменяет применения п. 2 ст. 1488 ГК РФ. Заключение таких договоров допускается и должно допускаться наравне с другими соглашениями в области распоряжения исключительными правами, но его заключение не исключает возможности введения потребителей в заблуждение, так как частноправовые договоренности сторон не могут изменить сложившиеся представления потребителей о товаре и используемых товарных знаках на рынке.

Таким образом, договор о сосуществовании товарных знаков – договор sui generis во всех юрисдикциях. Ни иностранное, ни российское законодательство не определяют предмет договора о сосуществовании товарных знаков.

Если следовать правоприменительной практике Роспатента, стороны пытаются отразить в данном договоре требования Роспатента к форме согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака или предусмотреть условие о выдаче такого согласия, отразить взаимные права и обязательства по дальнейшему использованию собственных товарных знаков, а также отказ от части правовой охраны товарных знаков.

В международной практике возможные права и обязательства сторон, включают35,36 следующее:

-

право расширить сферы деятельности, в том числе путем регистрации товарного знака в отношении новых товаров и услуг;

-

право предъявлять требования в отношении сфер деятельности, которые нарушают договор о сосуществовании;

-

обязательство выдать письмо-согласие на регистрацию товарного знака (consent clause или letter of consent);

-

обязательство воздерживаться от использования и регистрации товарного знака в определенном формате, цвете, шрифте (delimitation clause) и использования определенных элементов старшего товарного знака;

-

обязательство воздерживаться от оспаривания старшего товарного знака, если даже такой товарный знак не используется правообладателем в отношении части товаров (no-challenge clause);

-

обязательство, ограничивающее использование товарного знака на определенной территории или в отношении определенных услуг, в том числе подачу заявления о прекращении правовой охраны товарного знака (territorial or product delimitation или field of use restrictions);

-

обязательство минимизировать риски введения потребителей в заблуждение путем использования дисклеймеров или иного информирования потребителей (cooperation clause);

-

обязательство воздерживаться от действий, которые могут наносить вред репутации товарного знака и правообладателя;

-

обязательство по ограничению распоряжения исключительным правом определенным образом (например, не предоставлять право использования третьим лицам).

Таким образом, в предмет договора могут входить обязательства по воздержанию от определенных действий (негативные обязательства)37. Договор о сосуществовании товарных знаков следует рассматривать в качестве одного из договоров о распоряжении исключительным правам, который не может рассматриваться ни в качестве лицензионного договора, ни в качестве договора об отчуждении, так как он не предоставляет никакие права на товарный знак с более ранней датой приоритета.

В отличие от лицензионного договора, договор о сосуществовании не предоставляет право использования более старшего товарного знака, а наоборот - зачастую ограничивает старший товарный знак и устанавливает ограничения для младших товарных знаков.

На практике договор о сосуществовании часто является безвозмездным и не предполагает выплаты денежного вознаграждения за сосуществование товарных знаков.

Представляется, что несмотря на отсутствие такой вида договора в российском законодательстве, российское право должно признавать договоры о сосуществовании товарных знаков в качестве непоименованных договоров в сфере интеллектуальной собственности.

C целью закрытия явных пробелов в правовом регулировании таких договоров было бы разумным рассмотреть введение их в систему договоров о распоряжении исключительными правами.

Также следует предоставить возможность исполнения договоров в натуре в патентном ведомстве. Если стороны могут договориться о том, что правовая охрана одного их товарных знаков должна быть ограничена, например, путем сокращения перечня товаров и услуг одного из товарных знаков или запрета подачи заявки на регистрацию новых товарных знаков в отношении определенных товаров, то в случае нарушения положений договора у заинтересованного лица должны быть не только способы защиты предусмотренные договором (взыскание убытков, неустойки или других штрафных санкций)38, но и право обратиться в Роспатент с требованием о признании недействительной правовой охраны товарного знака полностью или в части. Например, в случае неисполнения обязательства по сокращению перечня товаров и услуг с таким заявлением могло бы обратиться заинтересованное лицо в соответствии с условиями договора.

Договор о сосуществовании товарных знаков тесно связан с товарными знаками, в отношении которых такой договор заключается, поэтому он может одновременно рассматриваться в качестве договорного ограничения исключительного права на товарный знак. Так, если стороны договорились о том, что товарный знак не может использоваться определенным образом, то такое обязательство должно сохраняться и в случае отчуждения исключительного права третьему лицу. В ином случае договорные условия о сосуществовании товарных знаков нарушаются простым отчуждением товарного знака. Сейчас договоры о сосуществовании не отражаются в реестрах и никак не учитываются, кроме как в качестве согласия на регистрацию товарного знака.

Обязательства по ограничению использования товарного знака не исполнимы на уровне Роспатента, и у потерпевшей стороны нет возможности обязать другую сторону воздержаться от определенных действий, предусмотренных договоров. Однако в российской практике не было дел, где бы рассматривались вопросы нарушения такого договора и последствия его неисполнения.

Таким образом, если несколько правообладателей намерены использовать два сходных товарных знака в отношении однородных товаров и такое владение не затрагивает публичные интересы, законодательство должно предоставлять им такую возможность. Вероятно, что договор о сосуществовании товарных знаков может быть действующим правовым институтом и в российском праве.

На наш взгляд, договоры о сосуществовании товарных знаков должны признаваться Роспатентом при регистрации товарных знаков, регистрации отчуждения прав и в других регистрационных действиях. Вероятно, что введение такого договора в Гражданском кодексе РФ преждевременно, поскольку не выработаны ни теоретические подходы к такому типу договоров, ни правоприменительная практика, которая бы исследовала действительность договора и обязательств из него.

В то же время представляется разумным, что признание этого договорного института возможно посредством внесения соответствующих положений в административные регламенты, допускающие использование договоров в качестве согласий на регистрацию, оснований для ограничения или сокращения перечня товаров, полного или частичного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с нарушением договора.