"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 11, март 2016 г., с. 49-59

Первые заметные судебные прецеденты в части толкования тех или иных положений законов и нормативных правовых актов в области интеллектуальной собственности стали появляться в конце 90-х годов прошлого столетия, когда впервые в истории СССР, а затем и РФ, решения отечественного патентного ведомства (Госкомизобретений СССР и Роспатент) о выдаче охранных документов на объекты промышленной собственности или отказе в их выдаче стали оспариваться в судебном порядке. Одновременно с этим постепенно стало увеличиваться количество споров о нарушении исключительных прав на эти объекты. Эти прецеденты стали возникать в созданной системе арбитражных судов на основе судебных актов Высшего Арбитражного Суда РФ (его президиума), а также издаваемых им информационных писем, которые на практике подлежали безусловному применению арбитражными судами как некий «свод императивных правил» по применению законодательства в области интеллектуальной собственности.

Все это вначале воспринималось как необычное явление, противоречащее традиционно существующей у нас в стране правовой системе, в которой источником права является закон, а не судебный прецедент. Постепенно это явление прочно вошло в реальную действительность и в настоящее время выражается в том, что в решениях арбитражных судов, в том числе Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), а также в исковых заявлениях и иных документах, обосновывающих правовые основания исковых требований, - наряду со ссылками на нормы законодательства (иногда - вместо этих ссылок) приводятся ссылки на соответствующие правовые позиции, принятые ВАС РФ и ВС РФ.

Вероятно, что это – естественный процесс мирового развития правовых систем, основанный на постепенной конвергенции двух разных правовых систем, в одной из которых источником права является закон, а в другой – судебный прецедент.

В этом эволюционном процессе, как представляется, принципиально важно создавать судебные прецеденты, вырабатывать правовые позиции по применению тех или иных положений законодательства в данной области, соблюдая три следующих принципиальных условия.

Первое. Толковать положения действующего законодательства (и иных нормативных правовых актов), не вступая в противоречие с их содержанием, а только в тех случаях, когда содержание этих положений допускает их неоднозначное толкование, либо при наличии в законодательстве пробела в регулировании того или иного вопроса, который может быть восполнен на основе системного анализа норм или применением их по аналогии. В ином случае, как убедительно показывает даже исторически короткая отечественная правоприменительная судебная практика в области интеллектуальной собственности, возникает опасность того, что суды станут подменять законодателя и в целом система «законодатель – издаваемые им законы» может быть охарактеризована словами одной из известных песен: «Римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки».

Второе. Толковать положения не фрагментарно, без учета взаимосвязей одних положений законодательства с другими, образующими систему, регулирующую те или иные составляющие правовых отношений, а с учетом роли (функции) в указанной системе положения законодательства, в отношении которого создается судебный прецедент и вырабатывается соответствующая правовая позиция по толкованию его содержания.

Третье. Признавать неконституционными или незаконными положения соответственно законов и подзаконных актов, соблюдая строгий порядок этого признания.

Показательным примером несоблюдения всех трех указанных условий являются судебные акты по делу № СИП-32/2015, в которых в процессе рассмотрения спора о действительности патента на изобретение вначале СИП, а затем и его Президиумом, принято прецедентное толкование норм патентного права (положений Патентного закона РФ, в том числе Гражданского кодекса РФ, и подзаконного акта – Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22апреля 2003 г. № 56, далее – Правила № 56), регулирующих процедуру изменения формулы изобретения на этапе оспаривания действительности патентов на изобретения.

Похоже, что такое прецедентное толкование указанных положений противоречит их содержанию.

Еще более значимо для системы: «Патентная экспертиза заявок на выдачу патента – споры о действительности патентов», которую указанное толкование существенно деформирует, исключая из нее те существовавшие до этой деформации возможности, которые в отечественном патентном праве и во всех странах мира с развитой правовой системой традиционно применяются, поскольку без них невозможно обеспечить полноценное и в необходимом объеме рассмотрение заявки на изобретение, предотвращающее необходимость повторной подачи этой же заявки, потерю приоритета изобретения и даже утрату возможности запатентовать патентоспособное изобретение, раскрытое в заявке.

Применение такого прецедентного толкования указанных норм права в дальнейшей правоприменительной практике неизбежно повлечет за собой системные ущемления прав патентообладателей и в целом заметно сместит существующий баланс интересов между патентообладателями, иными заинтересованными лицами (конкурентами), а обществу в целом будет нанесен ущерб, выражающийся в ухудшении условий для развития инновационной модели экономики.

Роспатент (в лице Палаты по патентным спорам, далее - ППС), рассмотрев возражение против выдачи патента № 2222332, признал приведенные в возражении доказательства подтверждающими несоответствие запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна». При этом коллегия ППС на своем заседании предложила патентообладателю изменить формулу изобретения таким образом, чтобы приведенные в возражении доводы не препятствовали бы выдаче нового патента с измененной формулой изобретения, предупредив его при этом о недопустимости внесения в независимый пункт формулы изобретения признаков, раскрытых только в описании изобретения.

Патентообладатель представил коллегии ППС уточненную формулу изобретения, включив в ее независимый пункт признак, раскрытый только в первоначальном описании изобретения, мотивируя это тем, что действующая нормативно-правовая база, регулирующая условия внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения Роспатентом возражений против выдачи патентов на изобретения, прямо предусматривает возможность внесения в независимый пункт формулы изобретения признаков, раскрытых только в описании изобретения.

В данном случае, патентообладатель изменил родовой признак, характеризующий назначение(название) изобретения.

В результате рассмотрения возражения Роспатент принял решение о признании патента недействительным полностью, отказавшись предложить патентообладателю внести предложенное им изменение формулы изобретения по той причине, что действующая нормативно-правовая база не допускает использование признаков, раскрытых только в описании изобретения, для внесения их в независимый пункт формулы изобретения в процессе (на этапе) рассмотрения возражения против выдачи патента.

Это решение было оставлено без изменения СИП в результате рассмотрения им заявления патентообладателя о признании этого решения незаконным. Решение СИП было обжаловано патентообладателем в кассационном порядке в Президиум СИП. В результате рассмотрения кассационной жалобы Президиум СИП оставил решение СИП без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

В постановлении Президиума СИП приведено несколько правовых позиций, имеющих важное значение для правоприменительной практики в части процедуры внесения изменений в независимый пункт формулы изобретения в процессе рассмотрения Роспатентом возражений против выдачи патентов на изобретения.

1. Роспатент (в лице коллегии ППС) вправе и обязан предложить патентообладателю внести изменение в независимый пункт формулы изобретения только в том случае, когда приведенные в возражении доказательства подтверждают непатентоспособность изобретения по оспоренному патенту. Роспатент видит возможность изменить этот пункт таким образом, что содержащиеся в возражении доказательства не препятствуют выдаче нового патента с измененной таким образом формулой изобретения.

Этой правовой позицией установлено, что факт предложения патентообладателю коллегией ППС внести изменения в формулу изобретения означает признание коллегией ППС доказательств, приведенных в возражении, достаточными для признания патента недействительным полностью. Вносить же изменения в формулу изобретения по иным причинам (исключение несущественных признаков; обобщение или конкретизация признаков; иные изменения, направленные на улучшение содержания формулы изобретения) на этапе рассмотрения возражений против выдачи патентов не допускается.

Эта позиция имеет важное значение, поскольку на практике коллегия ППС в ряде случаев, предлагая патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, даже не констатирует тот факт, что коллегия пришла к выводу о признании ею доказательств, приведенных в возражении, достаточными для признания патента недействительным полностью, и не отражает этот промежуточный вывод в протоколе заседания, что создает процессуальную неопределенность рассмотрения возражения в этой части.

2. В соответствии с п. 8 ст. 21 Патентного закона РФ определяющим лицо, которому предоставлено право устанавливать совокупность признаков формулы изобретения, является заявитель, который после выдачи ему патента становится патентообладателем. Это общее правило целесообразно учитывать и в процессе рассмотрения споров о действительности патентов в отношении патентообладателя (в постановлении Президиума СИП приведена спорная позиция о том, что это правило распространяется и на процесс разрешения споров о действительности патентов). Целесообразность учета этого правила в отношении патентообладателя объяснима тривиальным соображением о неприемлемости принудительной (без согласия патентообладателя) выдачи патентообладателю нового патента вместо оспоренного и признанного недействительным частично. По этой причине положение п. 4.9 Правил № 56, предусматривающее предложение коллегией ППС патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, необходимо применять с учетом того, что только именно патентообладатель может принять тот или иной вариант изменений формулы изобретения, а предлагаемые коллегией ППС изменения формулы изобретения имеют рекомендательный, а не обязательный для патентообладателя характер. С учетом этих обстоятельств патентообладатель вправе сформулировать приемлемый для него вариант изменений для рассмотрения его коллегией ППС, которая обязана проверить допустимость этого изменения, с точки зрения нормативно установленных ограничений (например, нельзя использовать признаки, не раскрытые в первоначальных материалах заявки), установить патентоспособность принятого к рассмотрению варианта изменений (провести необходимый информационный поиск, как это предусмотрено абз. 5 п. 5.1 Правил № 56); и в случае положительной оценки его патентоспособности сделать вывод о возможности выдачи нового патента с этим вариантом формулы изобретения.

При этом коллегия ППС, сделав вывод о наличии оснований для признания патента недействительным полностью, если не будут внесены соответствующие изменения в формулу изобретения, обязана предложить патентообладателю внести если не конкретный рекомендуемый вариант изменений независимого пункта формулы изобретения, то, по меньшей мере, представить патентообладателю установленные ею указанные основания для выбора патентообладателем конкретного варианта этих изменений с учетом указанных оснований.

Эта правовая позиция СИП основана на правовой позиции Верховного Суда РФ (решение ВС РФ от 22ноября 2010 г. по делу № ГКПИ 10-1228), в соответствии с которой Роспатент как федеральный орган исполнительной власти, рассматривая в административном порядке возражения на решения экспертизы (принимаемые также Роспатентом), не только вправе, но и обязан предложить заявителю внести необходимые изменения в формулу изобретения, которые позволяют устранить причины, препятствующие выдаче патента. Обосновывая эту правовую позицию, ВС РФ отметил, что административный порядок защиты патентных прав в отличие от судебного порядка предусматривает не только условие состязательности сторон спора, но и активную роль Роспатента в обеспечении этой защиты, которая должна осуществляться Роспатентом не произвольно и не допускать формального решения по рассматриваемому возражению.

Эта правовая позиция ВС РФ принята по указанному делу в отношении одного из видов возражений: на решения об отказе в выдаче патента. Постановлением Президиума СИП эта правовая позиция обоснованно признана применимой и в отношении другого вида возражений: против выдачи патента.

Указанная правовая позиция имеет важное значение, поскольку на практике в большинстве случаев имеется несколько вариантов изменения формулы изобретения, в том числе на основе включения признаков зависимых пунктов в независимый пункт формулы изобретения. В конечном итоге решение о законности внесения изменений в формулу изобретения и выдаче нового патента с измененной формулой или отсутствии оснований для внесения изменений в формулу и выдачи нового патента принимает Роспатент. Но путь к этому решению, основанный на обязанности Роспатента предложить патентообладателю внести эти изменения в формулу, должен быть прозрачным и учитывающим все обстоятельства, определяющие обоснованность принимаемого решения, а не подводить к принятию формального решения, основанного на формальном соблюдении Роспатентом своей обязанности предложить патентообладателю внести неконкретные изменения в формулу изобретения, тем более в ситуации, когда им установлен вариант ее изменений, позволяющий признать оспоренный патент недействительным частично, а не полностью.

В случае если коллегия ППС не предлагает патентообладателю конкретный вариант изменений формулы изобретения и при этом не сообщает ему об установленных основаниях для признания патента недействительным полностью, создается неопределенность для патентообладателя в выборе им варианта изменений формулы изобретения и приведения необходимых обоснований этого выбора. В этой ситуации патентообладателю остается возможность просить коллегию ППС одновременно рассмотреть все возможные варианты изменений формулы изобретения, в том числе те из них, в отношении которых коллегия уже сделала отрицательный вывод, но не информировала патентообладателя об этом, а также те, которые не являются оптимальными для патентообладателя, но могут «пригодиться», если наиболее оптимальные будут признаны коллегией ППС непатентоспособными. Нормативно установленные условия внесения изменений в формулу изобретения на этом этапе не ограничивают возможность в этой ситуации последовательного представления патентообладателем своих вариантов изменения формулы изобретения (в случае установления коллегией ППС непатентоспособности предложенного патентообладателем варианта изменений представить иной вариант, а если и он признается непатентоспособным, то следующий вариант и т.д.). Но на практике это, как правило, пресекается коллегией ППС и является неэффективной формой выработки приемлемых для патентообладателя изменений формулы изобретения в сравнении с той, когда коллегия предлагает вариант, исходя из установленных ею оснований для признания патента недействительным; а также профессиональных знаний и опыта патентного эксперта, способствующих оценке вероятности признания этого варианта патентоспособным даже без проведения дополнительного информационного поиска.

Так, в частности, в данном деле коллегия ППС предложила патентообладателю внести в независимый пункт формулы изобретения изменения, предупредив его при этом только о недопустимости использования для этой цели признаков, раскрытых только в описании изобретения, косвенно проинформировав, что в качестве таковых можно использовать только признаки зависимых пунктов формулы изобретения. И лишь из текста решения Роспатента патентообладателю стало ясно, что коллегия ППС имела ввиду возможность использования признаков зависимого п. 12 формулы (моногидрат лактозы), известность которых не подтверждена противопоставленным в возражении источником информации. Таким образом, коллегия ППС вопреки правовой позиции ВС РФ, обязывающей Роспатент предложить заявителю внести необходимые изменения в формулу изобретения и не допустить при этом принятие формального решения, не предложила патентообладателю конкретное изменение формулы, возможность которого установлена коллегией ППС (признаки зависимого п. 12). Не исключено, что патентообладатель мог отказаться от такого изменения формулы изобретения, и Роспатент принял бы также решение о признании патента недействительным полностью, но оно было бы принято с учетом всех обстоятельств, оценка которых объективно необходима для принятия обоснованного, а не формального решения, которое принято на основе только формального соблюдения Роспатентом обязанности предложить патентообладателю внести необходимые изменения в формулу изобретения, о недопустимости принятия которого отмечено в правовой позиции ВС РФ.

Вопреки этому Президиум СИП расценил указанную форму информирования патентообладателя коллегией ППС о рекомендуемом варианте изменений формулы изобретения приемлемой для соблюдения условия п. 4.9 Правил № 56. Это спорное решение. Важным является общий вывод Президиума СИП о том, что коллегия ППС обязана информировать патентообладателя о тех установленных ею основаниях для признания оспоренного патента недействительным полностью, которые ориентируют патентообладателя в выборе им приемлемого для него варианта изменений формулы изобретения. Этот вывод, несмотря на его неоднозначность, является шагом вперед по пути к исчерпывающе полному процессу решения вопроса об изменении формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента.

3. Президиумом СИП признано, что положения ст. 20 Патентного закона РФ (ст. 1378 ГК РФ) регулируют не процедуру рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, а процедуру рассмотрения заявок на изобретения (патентную экспертизу). По этой причине Президиум СИП признал ошибочной правовую позицию, изложенную в решении СИП по данному делу, основанную на применении положений ст. 20 Патентного закона РФ (ст. 1378 ГК РФ) в отношении условий внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения споров о действительности патентов.

Такая позиция представляется тривиальной, а применение в решении СИП указанных положений ст. 20 Патентного закона (ст. 1378 ГК РФ) в отношении порядка внесения изменений в формулу изобретения на этапе рассмотрения споров о действительности патентов –спорным, поскольку оно должно приводить к выводу о недопустимости вообще изменять формулу изобретения на этом этапе и, следовательно, необязательного применения положений п. 4.9 Правил № 56. Но в любом случае принятие этой правовой позиции является полезным, поскольку в дальнейшем оно должно освободить правоприменительную практику Роспатента и СИП от неясности в толковании достаточно простых для понимания процессуальных норм патентного права.

4. Президиум СИП, признавая, что п. 4.9 Правил № 56 установлена возможность использования признаков, раскрытых только в описании изобретения, для включения их в независимый пункт формулы изобретения, считает, что эта возможность противоречит положениям п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ и по этой причине не подлежит применению.

Учитывая, что указанный вывод сделан в постановлении Президиума СИП по данному делу на основании совокупности самых разных аргументов, привожу цитату со страниц 28 – 30 этого постановления:

«В силу абзаца третьего пункта 4.9 Правил № 56 указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Так, абзацем вторым подпункта 2 пункта 19.4 подлежащих применению в настоящем деле Правил № 82 установлено, если существенный признак, без которого технический результат достигается, не включен в независимый пункт формулы изобретения, но содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы.

Однако положения Правил № 82 не следует механически переносить на стадию рассмотрения возражений против выдачи патента. Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выдачи патента. В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором – оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны.

Также следует учитывать, что цели и правовые последствия внесения изменений в формулу изобретения, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 4.9 Правил № 56, различны.

Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил № 56 предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

В то же время привнесение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

Следовательно, внесению подобных изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла пункта 1 статьи 29 Патентного закона, а к предоставлению правовой охраны на новый объект.

В связи с этим уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение» - конец цитаты.

Прокомментируем эту совокупность аргументов. Предварительно отметим в краткой форме ограничения пределов изменения формулы изобретения на этапе рассмотрения споров о действительности патентов на изобретения, которые перечислены в постановлении Президиума СИП.

Изменения формулы изобретения недопустимы в случаях, когда эти изменения:

1)

приводят к расширению объема правовой охраны, например путем изменения назначения изобретения;

2)

предусматривают использование признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, что приводит:

2.1)

к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался;

2.2)

к тому, что нарушителями прав патента на указанный новый объект будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

При этом ограничения по п. 1 и п. 2.2 в постановлении Президиума СИП выведены из анализа различий задач, функций, целей и правовых последствий процесса рассмотрения заявок на изобретения и процесса рассмотрения споров о действительности патентов на изобретения. Эти ограничения определены в постановлении Президиумом СИП из соображений целесообразности, а не толкования положений законодательства, регулирующих порядок изменения формулы изобретения в процессе рассмотрения споров о действительности патентов на изобретения.

И лишь ограничение по п. 2.1 принято в постановлении Президиума СИП на основе толкования п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ. В частности, по мнению Президиума СИП, из смысла п. 1 ст. 29 Патентного закона вытекает, что признание патента недействительным частично исключает возможность выдачи патента на «новый объект» взамен патента, признанного недействительным частично.

Нормативный правовой акт (п. 4.9 Правил № 56) содержит однозначно сформулированное положение о допустимости использования признаков из описания изобретения для внесения их в независимый пункт формулы изобретения в процессе рассмотрения споров о действительности патентов на изобретения.

В постановлении Президиума СИП принята прямо противоположная позиция о недопустимости во всех случаях использования признаков из описания изобретения для внесения их в независимый пункт формулы изобретения в процессе оспаривания действительности патентов на изобретение. Это значит, что фактически постановлением Президиума СИП признана незаконность указанного положения Правил № 56 как противоречащего закону, однако в постановлении Президиума СИП приведено несколько соображений о целесообразности этой позиции и лишь одно соображение о ее следовании из закона (п. 1 ст. 29 Патентного закона).

Проанализируем содержание положений п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ.

Эти положения предусматривают четыре случая, когда патент на изобретение может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично. При этом в каждом из этих случаев патент может быть признан недействительным либо полностью, либо частично, т.е. условие частичного признания патента недействительным может иметь место в любом из этих четырех случаев.

Так, в случае подп. 4 п. 1 ст. 29, если патент выдан с указанием в нем ненадлежащего патентообладателя или недействительного автора, патент признается недействительным частично, в результате чего выдается новый патент, если достигнуто согласие всех заинтересованных сторон спора на выдачу нового патента (в первую очередь, согласие нового патентообладателя). Если такого согласия нет, то патент признается недействительным полностью.

В случае подп. 3 п. 1 ст. 29, если патент выдан при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ, например, две такие заявки поданы разными заявителями, -выданный патент по одной из заявок признается недействительным частично и выдается новый патент с указанием всех заявителей и всех авторов по обеим заявкам. Если такого согласия нет, то новый патент не выдается, а выданный патент признается недействительным полностью.

В случае подп. 2 п. 1 ст. 29, если в формулу изобретения по выданному патенту включен признак, отсутствующий в первоначальных материалах заявки, патент признается недействительным частично, если патентообладатель согласен с исключением этого признака из формулы изобретения или заменой его на тот, который содержится в первоначальной заявке. Если патентообладатель не согласен на эти изменения, патент признается недействительным полностью.

В случае подп. 1 п. 1 ст. 29, если запатентованное изобретение признается непатентоспособным и патентообладатель согласен с изменением формулы изобретения таким образом, что изобретение, охарактеризованное измененной формулой изобретения, признается патентоспособным, - патент признается недействительным частично. В результате выдается новый патент с измененной формулой изобретения. Если патентообладатель не согласен с изменением формулы или предлагаемые им варианты изменения не приводят к формулированию патентоспособного изобретения, то патент признается недействительным полностью.

Таким образом, положение п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ, предусматривающее признание патента недействительным частично, отнесено к любому из всех четырех случаев для оспаривания действительности патента, два из которых (подп. 3 и 4 п. 1 ст. 29) вообще не предусматривают изменение формулы изобретения.

Частичное признание патента недействительным в соответствии п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ с учетом п. 3 этой статьи не связано только с изменением формулы изобретения и означает только то, что оспоренный патент аннулируется, а вместо него выдается новый патент. При толковании данных терминов «частичное признание патента недействительным» содержания п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ можно лишь понимать, что признание патента недействительным частично означает признание патента недействительным в следующих случаях:

-

подп. 1 п. 1 ст. 29 - в части исключения правовой охраны непатентоспособного изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения;

-

подп. 2 п. 1 ст. 29 - в части исключения из формулы изобретения или замены в ней признаков, не раскрытых в первоначальных материалах заявки;

-

подп. 3 п. 1 ст. 29 - в части выдачи по двум заявкам на идентичные изобретения с одинаковым приоритетом одного патента с включением в его состав заявителей и авторов обеих заявок на изобретения;

-

подп. 4 п. 1 ст. 29 - в части включения в него только надлежащих заявителей и действительных авторов.

Таким образом, из содержания п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ никак не вытекает сделанный в постановлении Президиума СИП вывод о том, что признание патента недействительным в случае, предусмотренном подп. 1 указанного пункта, означает недопустимость выдачи нового патента на новый объект.

Содержание подп. 2 п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ, напротив, содержит разрешение выдавать новый патент на новый объект и предусматривает возможность изменения родового понятия, характеризующего назначение изобретения, при этом путем использования признака описания изобретения, что в постановлении Президиума СИП прямо отнесено к недопустимому действию. Так, если признаком, который отсутствует в первоначальных материалах заявки, но включен в формулу изобретения по патенту, является назначение изобретения, то единственно возможным заявочным документом, в котором этот признак, может быть раскрыт, является первоначальное описание изобретение. И это допускаемое изменение может характеризовать «новый объект» с уменьшенным или расширенным объемом правовой охраны, удостоверяемой новым патентом.

Таким образом, Патентным законом РФ и ГК РФ установлена возможность вносить изменения в формулу изобретения на этапе рассмотрения споров о действительности патентов так, что эти изменения могут привести не только к выдаче патента на новый объект, но и к сужению и расширению объема правовой охраны.

В данной ситуации патентообладатель предложил заменить назначение изобретения на то, которое раскрыто в описании изобретения. Но сделал он это не по той причине, что заменяемое назначение изобретение не было раскрыто в первоначальных материалах заявки, а в целях обеспечения новизны изобретения в сравнении с противопоставленным прототипом.

Содержащееся же в постановлении Президиума СИП толкование терминов «частичное признание патента недействительным» расценено как отношение «части к целому», где целым является объем правовой охраны, определяемый независимым пунктом формулы изобретения по оспоренному патенту, а частью этого целого является часть объема правовой охраны, определяемого измененным независимым пунктом формулы изобретения.

Такое толкование условия «признания патента недействительным частично», как показано выше, не соответствует содержанию этого условия и ограничивает содержание положений п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ. Более того, содержание положений этого пункта необходимо применять в системе с положениями п. 2 этой статьи. Абзацем 2 этого пункта установлено: «Порядок подачи возражений против выдачи патента в Палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности».

Таким образом, право толковать содержание положений п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ, включая смысл указанных терминов о признании патента недействительным частично, предоставлено законом указанному органу власти, что и осуществлено им в форме издания Правил № 56. Как отмечено выше, этими Правилами прямо установлено, что в случае признания патента недействительным частично и выдачи нового патента с измененной формулой изобретения, изменения формулы могут быть осуществлены в том числе с использованием признаков описания изобретения.

Это означает, что иное толкование указанных терминов Патентного закона РФ должно признаваться противоречащим закону и может быть принято только на основании внесения изменений в Патентный закон РФ или в Правила № 56.

Таким образом, все приведенные в постановлении Президиума СИП обоснования необходимости применять положения п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ с исключением возможности использования признаков из описания изобретения при изменении формулы изобретения в процессе рассмотрения споров о действительности патентов, можно рассматривать только в качестве предложения о целесообразности изменения норм закона.

Теперь рассмотрим это ограничение с точки зрения его целесообразности.

Действующая в настоящее время у нас в стране процессуальная схема рассмотрения споров о действительности патентов предусматривает два этапа: административный и судебный. В административном порядке возражения против выдачи патентов рассматривает Роспатент, а жалобы (заявления) на его решения рассматриваются в судебном порядке, в частности, СИП. Такая схема принята, как правило, в тех странах мира, в которых национальные патентные ведомства традиционно являются развитыми и осуществляют основной объем патентных исследований (проводят полную патентную экспертизу, осуществляя максимально необходимые информационные поиски и оценивая все аспекты, связанные с установлением патентоспособности изобретений). Судебная система в таких странах не подменяет функции национального патентного ведомства, рассматривая споры о действительности патентов только в рамках этих споров. В тех же странах, в которых национальные патентные ведомства традиционно занимают менее значимое положение, осуществляя патентную экспертизу в ограниченном объеме (в ряде стран сравнительно недавно существовала явочная система выдачи патентов, в соответствии с которой патентными ведомствами проводилась только формальная экспертиза), а судебная система восполняет часть традиционных функций патентного ведомства, споры о действительности патентов рассматриваются только судами, минуя национальные патентные ведомства.

В схеме, в которой наряду с судебным этапом имеется и административный этап рассмотрения споров данного вида, важной является процедура внесения изменений в формулу изобретения, которая в ряде стран мира предусматривается на обоих этапах.

У нас в стране эта процедура нормативно предусмотрена только на административном этапе рассмотрения этих споров. При этом указанная процедура, действовавшая до 1 октября 2014 г., может быть расценена как наиболее либеральная в мировой практике, с точки зрения широты пределов этих изменений. В формулу нельзя было вносить только признаки, не раскрытые в первичных материалах заявки. После вступления в силу изменений в ГК РФ (1 октября 2014 г.) это единственное ограничение к изменению формулы изобретения дополнено положением о невозможности внесения признаков, приводящие к нарушению единства изобретения. Не исключено, что к этим двум ограничениям добавится еще одно, основанное на новелле, запрещающей дополнять описание изобретение формулировкой технического результата, не связанного с первоначально указанным как дополнительным материалом, изменяющим заявку по существу. Почему не исключено - станет понятно после издания подзаконного акта, определяющего различные аспекты новых положений ГК РФ, появившихся 1 октября 2014 г., в том числе и этой новеллы. Учитывая, что технический результат является следствием признаков изобретения (признаков формулы изобретения), то дополнение описания изобретения техническим результатом, не связанным с первоначально указанным, может одновременно означать, что признаки, причинно обусловливающие этот новый результат, также будут расценены как изменяющие заявку по существу или не будут так расценены, но объективно обеспечиваемый ими технический результат не будет учитываться при оценке патентоспособности изобретения, что нецелесообразно.

Но даже и в действующей редакции ГК РФ процедура внесения изменений в формулу изобретения на административном этапе рассмотрения споров о действительности патентов у нас в стране остается весьма либеральной. Противники такого широкого либерализма считают, что наиболее оптимальными являются ограничения внесения изменений в формулу изобретения, предусмотренные законодательством США. Эти ограничения заключаются в следующем. На этапе административного рассмотрения этих споров в патентном ведомстве США допускаются всевозможные виды изменений за исключением использования признаков, не раскрытых в материалах заявки, а также приводящих к нарушению единства изобретения. Этот этап возбуждения спора в административном порядке ограничен соответствующим сроком, исчисляемым со дня опубликования сведений о выдаче патента. Изменения формулы изобретения могут быть осуществлены и на этапе судебного рассмотрения споров данного вида, но для этих изменений могут быть использованы только признаки других пунктов формулы изобретения при условии уменьшения объема прав, определяемых измененной совокупностью признаков.

Судебный прецедент, определяемый правовой позицией в постановлении Президиума СИП, дополняет перечень ограничений для внесения изменений в формулу изобретения на этапе административного рассмотрения споров данного вида еще и невозможностью использования для этого признаков из описания изобретения. Это значит, что максимально либеральные условия (минимально ограниченные) действующего у нас в стране нормативно установленного порядка указанного внесения изменений в формулу изобретения превращены указанным судебным прецедентом в максимально ограниченные.

Подводя итоги, еще раз поддерживаем развитие отечественного законодательства в области интеллектуальной собственности по пути эволюционной конвергенции двух систем права.

Дальнейшее же совершенствование отечественного законодательства в этой части внесения изменений в формулу изобретения как на этапе административного рассмотрения споров данного вида, так и в судебном порядке, можно осуществить на основе внесения соответствующих поправок в ГК РФ и АПК РФ, приняв в качестве приемлемого ориентира указанный опыт США или аналогичный опыт других стран с развитой правовой системой.