"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 11, март 2016 г., с. 38-48

В ряде судебных споров, встречающихся в практике Суда по интеллектуальным правам, в качестве одного из доводов о недействительности решения Роспатента указывается на отсутствие предложения со стороны палаты по патентным спорам о внесении изменений в формулу изобретения, когда для этого, как полагают заявители, имелись основания. Такой довод, как правило, приводится в качестве дополнительного к основному – о патентоспособности изобретения.

В деле же № СИП-32/2015, рассмотренном Судом по интеллектуальным правам, довод о нарушении палатой по патентным спорам процедуры рассмотрения возражения в части реализации права на внесение изменений в формулу изобретения вышел на первый план.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, принимая во внимание значимость для правоприменительной практики позиции суда по этому вопросу, направил ученым запросы, в которых просил высказать свое мнение относительно наличия у Роспатента обязанности по предложению заявителю конкретного варианта изменения формулы изобретения или правомерности абстрактного предложения, а также о допустимых вариантах изменения формулы изобретения.

Выводы президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 7 декабря 2015 г., относительно соотношения прав и обязанностей патентообладателя и Роспатента в процессе реализации права на внесение изменений в формулу изобретения, характера таких изменений и явились одним из поводов для написания настоящей статьи. Вместе с тем в статье не ставится задача оценки этих выводов.

Прежде чем исследовать основные вопросы, связанные с внесением дополнений и изменений в документы заявки на объекты патентных прав, в том числе изменения формулы изобретения1, следует несколько слов сказать о назначении и структуре формулы и описания изобретения, их соотношении.

Из подпунктов 2 и 3 п. 1 ст. 1375 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) следует, что заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, а также формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Содержащееся в приведенных нормах права условие – формула изобретения должна полностью основываться на его описании (т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием) - является основополагающим принципом, которому должно быть подчинено изложение рассматриваемых документов заявки.

Соблюдение данного принципа является предметом патентной экспертизы при проверке формулы изобретения. Так, проверка формулы изобретения включает анализ совокупности признаков формулы с целью выявления характеристики технического решения, являющегося изобретением, как это предусмотрено подп. 1 п. 24.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29октября 2008 г. № 327 (далее – Регламент).

Проверка проводится с учетом раскрытия изобретения в описании с привлечением общих знаний специалиста (подп. 2 п. 24.4 Регламента).

При проверке формулы на соответствие требованию подп. 2 п. 10.8 Регламента устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании. Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий. В том случае, если характеризуемое формулой изобретение не раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны не подтвержден описанием, - как для претендента на получение патента на изобретение, так и для его правообладателя могут наступить определенные последствия.

Так, при проведении формальной экспертизы основанием для запроса, а в случае его неисполнения – для отзыва заявки, является несоответствие документов заявки друг другу (в частности, в описании изобретения отсутствуют признаки, указанные в формуле изобретения) (подп. 1.16 п. 23.3 Регламента).

Не менее существенные последствия наступают, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу будет установлено, что документы заявки не соответствуют предусмотренным абз. 1п. 1 ст. 1387 ГК РФ требованиям. В этом случае Роспатент принимает решение об отказе в выдаче патента (абз. 2 п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Кроме того, согласно подп. 2 и 3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, а также наличия в формуле изобретения признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378 ГК РФ).

Вместе с тем в патентном праве предусмотрен механизм, позволяющий не допустить наступление указанных негативных последствий, который состоит в возможности изменения описания изобретения и его формулы.

Так, на стадии проведения формальной экспертизы, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку (абз. 6 подп. 5 п. 24.4 Регламента). Возможность таким образом корректировать материалы заявки основана на тесной взаимосвязи формулы изобретения и его описания.

Для целей изменения формулы изобретения нужно также учитывать назначение независимого и зависимого пунктов формулы изобретения и их соотношение.

Сущность изобретения определяется совокупностью содержащихся в формуле изобретения существенных признаков, достаточной для достижения указанного заявителем технического результата.

Независимый пункт формулы изобретения, который должен относиться только к одному изобретению, характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охран (п. 10.8.1.4 Регламента). В то же время зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования (пункт 10.8.1.5 Регламента).

Приведенные положения Регламента, определяющие назначение независимого и зависимого пунктов изобретения и их соотношение, подчиненность последнего первому,- объясняют правовую возможность корректировки независимого пункта формулы за счет использования существенных признаков, содержащихся в зависимом пункте формулы.

Внесение изменений в описание изобретения и его формулу не является произвольным, оно подчинено определенным правилам, которые установлены в ст.1378 ГК РФ.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1378 ГК РФ заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной; если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

Вследствие этого реализация права на изменение документов заявки возможна при одновременном соблюдении трех условий: а) по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; б) до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной; в) если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение.

При этом следует учитывать, что запрос дополнительных документов (в том числе измененной формулы изобретения) допускается как при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение, так и экспертизы заявки на изобретение по существу (п. 3 ст. 1384 и п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

Реализация данного права является обязанностью федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и не может осуществляться произвольно. На этапе формальной экспертизы, установив, что заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан направить заявителю запрос с предложением представить исправленные или недостающие документы. Также и в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), если им будет установлено, что проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение без этого будет невозможно.

В то же время предлагаемые заявителем дополнительные материалы, включая вносимые изменения в формулу изобретения, должны быть связаны с основаниями запроса. Представление таких материалов произвольно, без учета оснований запроса, не является выполнением требований запроса.

Исходя из п. 1 ст. 1375 и п. 2 ст. 1378 ГК РФ изменение документов заявки, включая вносимые изменения в формулу изобретения, возможно в пределах раскрытия изобретения в ее первоначальных документах при соблюдении требовании единства изобретения и связи указанного в дополнительных материалах технического результата с техническим результатом, содержащимся в них.

Подпунктом 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ предусмотрено, что заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку (подп. 5 п. 24.4 Регламента).

Исходя из содержащегося в пункте 1 статьи 1378 ГК РФ императивного правила о возможности изменения документов заявки только до принятия по ней определенных решений, не допускается представление в палату по патентным спорам при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение дополнительных документов, направленных, в частности, на раскрытие изобретения.

Как представляется, этого правила следует придерживаться и в том случае, если в процессе экспертизы заявителю не было предложено представить такие документы, несмотря на то, что необходимость их представления усматривалась из первоначальных документов заявки.

В связи с этим недостатки в описании изобретения, касающиеся раскрытия изобретения, а также упущения экспертизы, не могут служить основанием для представления дополнительных материалов (сведений), отсутствующих в первоначальных документах заявки.

Абзацем вторым п. 1 ст. 1378 ГК РФ предусмотрено право заявителя после получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном п. 2 - 4 ст. 1386 Кодекса, однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

Однократное изменение формулы изобретения по инициативе заявителя допускается без изменения заявки на изобретение по существу в любое время после получения отчета об информационном поиске до принятия по этой заявке решения.

В том случае, если в процессе экспертизы заявки по существу федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности был направлен запрос о представлении дополнительных материалов (п. 6 ст. 1386 ГК РФ), в том числе измененной формулы изобретения, заявитель утрачивает право на изменение формулы изобретения по собственной инициативе. Возможная коллизия прав должна разрешаться в пользу Роспатента, поскольку при наличии запроса о представлении измененной формулы заявитель вправе, считая запрос необоснованным, его не исполнять, осознавая негативные последствия своего бездействия, но не вправе его игнорировать, ссылаясь на наличие у него еще нереализованного права на изменение формулы по собственной инициативе.

Предусмотренное абзацем 2 п. 1 ст. 1378 ГК РФ право является безусловным и реализуется заявителем по его усмотрению. В таком случае при внесении изменений в формулу изобретения заявитель из всех допустимых вариантов изменения формулы изобретения выбирает ту комбинацию существенных признаков, присутствующих в первоначальных документах заявки, которую он считает наиболее приемлемой для определения объема охраны своего изобретения.

Содержащееся в пункте 1 ст. 1378 ГК РФ правило о возможности изменения документов заявки только до принятия по ней определенных решений не ограничивает внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента.

Возможность изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента вытекает из п. 1 ст. 1398 ГК РФ, который предусматривает случаи признания патента на изобретение полностью или частично недействительным. Применительно к указанной норме права признание патента недействительным частично. Например, по основанию несоответствия изобретения условиям патентоспособности возможно лишь путем внесения изменений в формулу изобретения как документ, выражающий сущность этого изобретения, причем таким образом, чтобы изобретение отвечало условиям патентоспособности.

В связи с этим вытекающее из абз. 2 п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее – Правила № 56) право правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента согласуется с нормами части IV ГК РФ.

Нормы части IV ГК РФ не содержат положений, касающихся определения порядка внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента, а также против выдачи патента на изобретение.

Эти вопросы находятся в сфере правового регулирования федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как указано в абз. 1 п. 4.9 Правил № 56,при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010г.

№ ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абз. 1 п. 4.9 Правил № 56, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

В силу абзаца 2 п. 4.9 Правил № 56 при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении – может быть признан недействительным частично.

Вышеизложенная правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении по делу СИП-32/2015, применима судами также и в отношении абз. 2 п. 4.9 Правил № 56, поскольку содержащаяся в этом абзаце норма, как и норма абзаца первого указанного пункта, регулирует аналогичные правоотношения – процедуру внесения изменений в формулу изобретения.

Следует обратить внимание на то, что и при рассмотрении возражений в Евразийском патентном ведомстве право патентообладателя внести изменения в материалы заявки реализуется только при наличии соответствующего предложения административного органа. Однако механизм реализации этого права в Правилах подачи и рассмотрения возражений против выдачи евразийского патента по процедуре административного аннулирования евразийского патента, утвержденных приказом Евразийского патентного ведомства от 11 апреля 2003 г. № 3 (далее – Правила № 3), проработан более детально, чем в Правилах № 56.

Так, согласно пункту 3.2 Правил № 3, Евразийское ведомство направляет патентовладельцу уведомление с предложением представить отзыв на возражение (возражения) и, если необходимо, внести исправления и (или) изменения в формулу изобретения, описание изобретения и чертежи в течение срока, указанного в уведомлении.

Кроме того, если Евразийское ведомство считает, что евразийский патент не может продолжать свое действие в том виде, как он выдан, однако допустимо продолжение его действия в ограниченном виде, патентовладельцу предлагается представить измененную формулу изобретения и в необходимых случаях измененные описание изобретения и чертежи. Евразийское ведомство может предложить патентовладельцу вариант таких исправлений и изменений, указав при этом, что они являются не более чем предложением, с которыми патентовладелец вправе не соглашаться (п. 4.5 Правил № 3).

Предложенные патентовладельцем исправления и изменения в формулу изобретения, описание изобретения или чертежи проверяются на соответствие требованиям п. 3.7 настоящих Правил, в том числе - не приводят ли исправления и изменения, вносимые в формулу изобретения, к расширению объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом в том виде, как он выдан; а также не содержат ли такие исправления и изменения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах евразийской заявки (п. 4.6 Правил № 3).

Поскольку, по общему правилу, изменения могут быть внесены по запросу (предложению) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вопрос о реализации этого права заинтересованным лицом всецело зависит от действий административного органа.

Обязанность палаты по патентным спорам предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения возникает только в том случае, если палатой будут установлены обстоятельства, при которых изменения в формулу изобретения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, или патент на изобретение может быть признан недействительным частично.

В том случае, если палата по патентным спорам не установит указанных обстоятельств, обязанность по предложению заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения не возникает. Обязанность по доказыванию отсутствия указанных обстоятельств в суде в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В то же время, если по результатам судебного разбирательства будет установлено, что палата по патентным спорам не предложила заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения при наличии условий для такого предложения, суду следует дать этому обстоятельству оценку на предмет существенного нарушения процедуры рассмотрения возражения.

Предложение палаты по патентным спорам о внесении изменений в формулу изобретения, сделанное в процессе рассмотрения возражения, должно учитывать эти возражения, а не другие усматриваемые палатой основания, не связанные с возражением. В то же время внесение изменений в формулу изобретения должно основываться на предложении палаты по патентным спорам и быть связано с доводами возражения.

Все изложенное говорит о тесной взаимосвязи предложения с основаниями возникновения такого предложения и измененной формулой изобретения. Такая взаимосвязь не может быть обеспечена, если формулировки предложения будут неясны для заинтересованного лица или вовсе абстрактны.

Конечно же, не следует предъявлять к палате по патентным спорам требование изложить уточненную формулу изобретения. Нет также необходимости давать заинтересованному лицу пошаговую инструкцию по изменению формулы. Безусловно, это прерогатива заявителя или патентообладателя. В то же время для реализации заинтересованным лицом права на внесение изменений в формулу изобретения предложение о ее изменении должно содержать обстоятельства, на основании которых палата по патентным спорам пришла к выводу о возможности корректировки формулы изобретения. Выбор же конкретного варианта формулы изобретения остается за заинтересованным лицом. Только в этом случае может быть реализовано право этого лица изменить формулу изобретения. В противном же случае это право будет декларативным.

Если же согласиться с тем, что предложение о внесении изменений в формулу может быть абстрактным, то есть не иметь содержательной стороны, стоит предоставить заинтересованному лицу возможность на основе собственной оценки доводов возражения и в их границах изменять формулу изобретения по своей инициативе. В этом случае, не будучи зависимым от предложения палаты по патентным спорам, заинтересованное лицо всегда будет иметь гарантированную возможность реализовать право на внесение изменений в формулу изобретения. Однако при этом существенно изменится алгоритм рассмотрения возражений. Вместо установления совокупности обстоятельств, необходимых для корректировки формулы, палата по патентным спорам будет вынуждена постфактум оценивать измененную формулу, еще не придя к выводу о самой правовой возможности ее изменения. При этом необходимо учитывать, что любой вариант изменения формулы изобретения, предложенный заинтересованным лицом (равно как и палатой по патентным спорам) может не пройти проверку на патентоспособность. Реализуя право по своей инициативе изменять формулу, в то же время, не будучи осведомлено о позиции палаты по патентным спорам о наличии такой возможности и характере допустимых изменений, заинтересованное лицо может избрать неприемлемый вариант изменения формулы, возлагая исключительно на себя риски принятия такого решения. Поэтому вряд ли стоит освобождать палату по патентным спорам от обязанности устанавливать обстоятельства, необходимые для изменения формулы, и с учетом их предлагать заинтересованному лицу представить допустимые варианты таких изменений. Для целей обеспечения полноты и объективности рассмотрения административного дела будет более правильным, если обязанности палаты по патентным спорам предложить внести изменения в формулу изобретения, будет корреспондировать право заинтересованного лица представить измененную формулу изобретения, обеспеченное правовым механизмом его реализации. В этом случае соответственно характеру административного спора будут правильно расставлены и акценты по распределению бремени доказывания связанных с изменением формулы обстоятельств.

Конечно, рассматриваемый вопрос является достаточно дискуссионным.

Так, если обратиться к нормативным актам Евразийского патентного ведомства, то можно заметить, что Правила № 3 содержат два разных по характеру предложения об изменении формулы изобретения. Это следует из анализа ранее рассмотренных п. 3.2 и 4.5 Правил № 3. Сопоставление положений этих пунктов позволяет сделать вывод, что пример абстрактного предложения содержится в п. 3.2, но отсюда следует обязанность патентного ведомства сделать такое предложение. В то же время предложение представить измененную формулу изобретения по п. 4.5 требует установления определенных обстоятельств, подобно тем, что предусмотрены абз. 2 п. 4.9 Правил № 56.Поэтому вряд ли имеются основания для суждения о полной абстракции предложения, предусмотренного п. 4.5 Правил № 3.

Также следует отметить, что не будет являться нарушением права заинтересованного лица на изменение формулы изобретения, если палата по патентным спорам предложит заинтересованному лицу вариант таких изменений. В этом случае заинтересованное лицо вправе не соглашаться с таким предложением, которое имеет для него только рекомендательный характер, и по своему усмотрению на основании собственной оценки доводов возражения предлагать изменения формулы изобретения.

Рассмотрение возражения на основании текста измененной формулы изобретения с учетом результатов дополнительного информационного поиска проводится только в том случае, если предложенные заинтересованным лицом изменения удовлетворяют установленным требованиям.

В связи с тем, что право на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента возникает по инициативе административного органа, в случае установления палатой по патентным спорам непатентоспособности предложенного патентообладателем варианта изменения формулы изобретения повторное ее изменение не допускается несмотря на наличие иных возможных вариантов таких изменений.

В заключение этого вопроса следует обратить внимание на реализацию права на внесение изменений в формулу изобретения при наличии нескольких патентообладателей.

Внесение изменений в формулу изобретения одним из патентообладателей без согласия других патентообладателей влечет согласно п. 3 ст. 1398 ГК РФ признание недействительным частично или полностью выданного патента и выдачу нового охранного документа с новым номером и объемом правовой охраны, что затрагивает права и законные интересы указанных в прежнем патенте лиц. Поэтому внесение каких-либо изменений в формулу изобретения допускается лишь при наличии общего согласия всех патентообладателей, независимо от того, кто является автором изобретения (решение Верховного Суда Российской Федерации от 02марта 2009 г. № ГКПИ09-47, определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 07 мая2009 г. № КАС 09-182).

В обоснование изложенной позиции судебный орган приводит нормы ГК РФ, устанавливающие права правообладателей по распоряжению исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий одному лицу или нескольким лицам совместно; а также принятию мер по защите своих прав на изобретение.

Вместе с тем не стоит отождествлять право каждого из правообладателей на внесение изменений в формулу изобретения с распоряжением исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или с защитой исключительного права. Однако не будучи ни тем, ни другим, внесение изменений в формулу изобретения одним из патентообладателей без согласия других патентообладателей, безусловно, затрагивает права и законные интересы указанных в прежнем патенте лиц.

Предложение об изменении формулы изобретения может быть сделано в письменной или устной форме.

Письменная форма (запрос) предусмотрена на стадиях проведения формальной экспертизы заявки на изобретение и экспертизы заявки на изобретение по существу. Так, согласно п. 6 ст. 1386 ГК РФ в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно.

Письменная форма предложения снимает многие вопросы о содержании этого юридически значимого факта. Такая форма предложения предпочтительнее для Роспатента, на котором лежит бремя доказывания обстоятельств дела. Отсутствие требования к письменной форме предложения на стадии рассмотрения возражений обуславливает вопрос о фиксации этого факта. В связи с этим представляется принципиально важным отражение предложения в протоколе заседания палаты по патентным спорам. Вместе с тем следует заметить, что содержащиеся в п. 4.7 Привил № 56 требования к содержанию такого протокола не предусматривают обязанности палаты по патентным спорам отражать в названном документе такие юридически значимые действия как заявления, ходатайства и т.п., кроме основных доводов лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления, отсутствующих в первоначально представленных материалах возражения или заявления. Помимо этого будет не лишним разъяснять заинтересованному лицу, а соответственно и отражать это действие в протоколе, правовые последствия предлагаемой корректировки формулы и отказа от нее.

Более совершенными в этом плане являются положения Правил № 3, которые предусматривают отражение в протоколе как предложений о внесении изменений и исправлений в евразийский патент, так и юридически значимых и относящихся к делу заявлений сторон (п.12.8).

Как было отмечено выше, правовая возможность изменения формулы изобретения путем использования признаков из описания основана на тесной взаимосвязи формулы изобретения и его описания (формула изобретения должна полностью основываться на его описании). В то же время назначение независимого и зависимого пунктов изобретения и их соотношение, подчиненность последнего первому, объясняют правовую возможность корректировки независимого пункта формулы за счет использования существенных признаков, содержащихся в зависимом пункте формулы.

При этом варианты допустимых изменений формулы изобретения определяются такой структурой формулы изобретения, которая может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов (п. 10.8.1 Регламента).

Кроме того, следует также учитывать, что признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата (подп. 7 п. 10.8 Регламента).

Вполне понятно, что при многозвенной формуле, характеризующей группу изобретений, каждое из которых охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, а также имеющих альтернативные признаки, теоретически имеются более широкие возможности по изменению формулы изобретения.

В этом случае, в частности, возможно исключение отдельных независимых пунктов и подчиненных им зависимых пунктов формулы, исключение альтернативных признаков независимых пунктов, включение признаков зависимых пунктов и признаков описания в независимые пункты.

Не вызывает сомнения использование таких вариантов изменения формулы изобретения, включая использование признаков, содержащихся в описании, при рассмотрении возражений на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение при условии соблюдения общих требований к изменению документов заявки.

Можно ли такой подход применять при рассмотрении возражений против выдачи патента?

В силу абзаца 3 п. 4.9 Правил № 56 изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение; правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Подпунктом 2 п. 24.4 Регламента предусмотрено, что если при проверке формулы изобретения установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т.к. без него не достигается технический результат (ни один из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, -заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы.

Таким образом, указанный нормативный акт, которым следует руководствоваться и при рассмотрении возражений против выдачи патента, допускает изменения формулы изобретения путем включения в независимый пункт формулы признаков, присутствующих в ее зависимых пунктах или описании, а также других вариантов, рассмотренных выше. То есть, действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение.

В связи с этим можно сослаться и на положения п. 1 ст. 1375 и п. 2 ст. 1378 ГК РФ, исходя из которых изменение документов заявки, включая вносимые изменения в формулу изобретения, возможно в пределах раскрытия изобретения в ее первоначальных документах при соблюдении требовании единства изобретения и связи указанного в дополнительных материалах технического результата с техническим результатом, содержащимся в них.

Включение в формулу изобретения признаков из описания, раскрытых в первоначальных документах заявки, при соблюдении других названных условий, будет отвечать этим требованиям.

Опять же в качестве примера можно привести положения п. 4.5 Правил № 3, которые предусматривают возможность изменения не только формулы изобретения, но и описания, и чертежей, что обуславливает наличие ранее отмеченной взаимосвязи формулы изобретения и описания и после выдачи патента, которая позволяет использовать признаки из описания при изменении формулы.

Этот подход с точки зрения его обоснования является наиболее простым, находящимся на поверхности.

Однако президиум Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении кассационной жалобы по делу СИП-32/2015 не пошел по простому пути, а применил толкование правовых норм, исходя из того, что при рассмотрении возражения против выданного патента оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также учитывал, что цели и правовые последствия внесения изменений в формулу изобретения, предусмотренные абз. 1 и 2 п. 4.9 Правил № 56, различны.

Так, согласно абз. 1 п. 4.9 Правил № 56, предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента полностью недействительным.

В связи с этим, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, не приводящие к расширению объема правовой охраны, предоставляемой патентом в том виде, как он выдан, которые основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу. В то же время включение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался. В таком случае внесение подобных изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла ст. 1398 ГК РФ, а к предоставлению правовой охраны на новый объект.

Пунктом 1 ст. 1363 ГК РФ предусмотрено, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.

В соответствии с п. 4-5 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента на изобретение недействительным частично выдается новый патент. Патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 54 Постановления № 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Вместе с тем в случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право на изобретение, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

В то же время в случае внесения в формулу изобретения изменений, приведших к иной совокупности существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, не могут быть признаны нарушением прав патентообладателя действия иных лиц по использованию изобретения, патент на который признан впоследствии частично недействительным.

Иное толкование п. 3 ст. 1398 ГК РФ (правовых последствий его применения) входило бы в противоречие с положениями п. 3 ст. 1358 ГК РФ, в соответствии с которым изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения; приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В том случае, если в результате судебного разбирательства по делу о защите исключительного права на изобретение было установлено, что продукт содержит или в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, а впоследствии патент на указанное изобретение был признан частично недействительным и взамен аннулированного патента был выдан новый патент с уточненной формулой, содержащей иную совокупность существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, - указанные обстоятельства являются вновь открывшимися и могут служить основанием для пересмотра судебного акта в порядке ст. 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время в случае признания частично недействительным патента, выданного на группу изобретений, изменения в который были внесены лишь в независимый пункт формулы одного из изобретений, использование без согласия правообладателя до аннулирования патента каждого признака (или эквивалентного) входящих в группу других изобретений, является нарушением права на эти изобретения.