"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 21, сентябрь 2018 г., с. 69-73

На сегодняшний день зарегистрированные товарные знаки являются эффективным инструментом для охраны интересов предпринимателей. При этом третьи лица заинтересованы в том, чтобы без разрешения правообладателей использовать эти знаки для своих целей.

В американской доктрине стала укрепляться позиция о необходимости ограничения прав на товарный знак. М. Лемли указывает, что закон о товарных знаках, предотвращающий от смешения знаков в глазах потребителей, все чаще стал применяться для запрета использования знаков независимо от того, будут ли их воспринимать ошибочно потребители и увеличатся ли расходы на поиск [1]. Этот закон теперь применяется и для пресечения случаев неконкурентного использования, а также использования, которое в большей степени информирует потребителей, чем вызывает смешение знаков [2]. При этом необходимо учитывать, что владельцы товарных знаков зачастую не имеют стимула информировать потребителей о совместимых, дополняющих или конкурирующих продуктах, в которых потребители могут также быть заинтересованы, или о негативных отзывах или сравнении цен [3].

P. Дебора отмечает, что во многих ситуациях знаки должны быть свободны для общественного использования, противоположный подход неограниченно расширяет возможность владельца знака влиять на несанкционированное использование [4].

Указанные замечания обоснованы и должны учитываться при правовом регулировании отношений по использованию товарных знаков в России. Монополия правообладателя не может быть беспредельной, действие исключительного права должно быть соответствующим образом ограничено для максимального удовлетворения интересов правообладателя, его конкурентов и потребителей.

Р.И. Ситдикова применительно к авторскому праву указывает, что «ограничения авторских прав, в отличие от ст. 10 ГК РФ, не запрещают какие-либо действия авторов, а разрешают иным лицам совершать определенные действия без разрешения автора. Эти действия состоят в использовании произведения, т.е. в осуществлении действий, входящих в состав исключительного авторского права. Для самого автора ограничение выражается в невозможности запретить такое использование, если оно осуществляется в соответствии с правилами, установленными законом» [5]. Ограничения являются «изъятиями из прав автора» [6]. Таким образом, ограничение исключительного права может выражаться в возможности третьих лиц использовать объект интеллектуальной собственности, в том числе и товарных знаков, без разрешения правообладателя. В этом случае происходит сужение правомочия требования, что выражается в лишении правообладателя возможности запретить третьим лицам совершать установленные в законе действия в отношении принадлежащего ему товарного знака.

На основании данных положений следует рассмотреть вопрос о том, возможно ли считать правомерным использование чужого товарного знака для индивидуализации товаров, работ или услуг третьего лица в целях реализации интересов потребителей.

Обращаясь к зарубежному опыту, следует упомянуть п. «C» §. 1 ст. 6 Директивы № 2008/95/ЕС, в котором указано, что право, предоставляемое товарным знаком, не позволяет его обладателю запрещать третьему лицу использование в деловом обороте знака, когда он необходим для указания назначения товара или услуги, в частности, в качестве комплектующих или запасных частей. Данная норма является обоснованной и может быть использована на практике. Необходимость ее вызвана тем, что чужой охраняемый товарный знак позволяет наиболее эффективно сообщить о своих товарах или услугах, связанных с индивидуализируемыми товарами. Потребители, в свою очередь, смогут быстро получить такую информацию.

Этот вопрос рассмотрим, ориентируясь на наиболее распространенные способы осуществления исключительного права.

1. Обоснованность использования чужого товарного знака для того, чтобы сообщить о назначении своих товаров, можно проиллюстрировать на следующем примере. Суд признал нарушением прав на товарный знак продажу чернил и перезаправляемых картриджей для принтеров, при использовании на упаковках данных товаров товарного знака истца EPSON. Довод ответчика о том, что использованное им обозначение имеет информационную направленность о совместимости реализуемой им продукции и продукции правообладателя, был отклонен на основании того, что слово EPSON само по себе не несет никакой технической информации, поскольку модели принтеров имеют конкретные буквенно-цифровые обозначения1. Однако при поиске нужной продукции потребители, в первую очередь, ориентируются на товарный знак, а не на буквенно-цифровые обозначения, поскольку товарный знак является более информативным, заметным и запоминающимся. Следовательно, если потребители не воспринимают реализуемую ответчиком продукцию как производимую с одобрения и под контролем истца, использование товарного знака представляется допустимым. Подобный подход позволит максимально эффективно использовать охраняемые товарные знаки не только правообладателем, но и иными лицами. Кроме того, потребители получат информацию об имеющихся альтернативах продукции правообладателя, которые могут их удовлетворить в большей степени.

2. Необходимость сообщить о назначении своих работ или услуг возникает, когда эти работы или услуги связаны с товарами, маркированными чужими товарными знаками. При этом работы и услуги индивидуализируется опосредованно, путем размещения обозначения на вывесках, в предложениях о выполнении работ или оказании услуг, в объявлениях, рекламе и сети «Интернет».

Так, В. Старженецкий указывает, что если лицо в своей деятельности по оказанию услуг специализируется на товарах определенных производителей, то запрет использования в рекламе товарных знаков обслуживаемой продукции сделает рекламу не только неэффективной, но и будет вводить потребителей в заблуждение, так как они не смогут отличать на рынке одни услуги от других. Это также может означать чрезмерное ограничение экономической свободы и нарушать справедливый баланс интересов правообладателей и рекламодателей [7]. Аналогичную позицию выражают Р. Попов и А. Краснов [8]. Действительно, потребителям гораздо проще ориентироваться на товарные знак, если им необходимы услуги или работы, связанные с товарами, которые маркированы этими обозначениями. В. Старженецкий, основываясь на европейской судебной практике, предлагает в учитывать, что при использовании товарного знака в рекламе не должна создаваться опасность (возможность) смешения предприятий поставщика услуг и производителя товаров, в частности, понимание того, что существуют торговые отношения между ними (принадлежность к сети продаж или какие-либо иные особые отношения между этими предприятиями). Данное замечание представляется логичным. Действительно, использование чужого товарного знака не должно ассоциироваться с действиями правообладателя. Так, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что отсутствует нарушение прав при использовании в рекламе товарных знаков Volkswagen, VOLKSWAGEN, VW, если потребитель воспринимает ее как рекламу автоцентра, а не производителя автомобилей2. Аналогичную по содержанию позицию занимают и другие суды3. В другом деле суд занял позицию, в соответствии с которой использование в рекламе чужих товарных знаков может также ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений производителя товара (фирмы AUDI, Skoda, Volkswagen, SEAT) и автосервиса, создав впечатление о том , что заявитель является официальным дилером этих фирм4.

Несмотря на имеющуюся судебную практику, где допустимость использования чужого товарного знака рассматривается с позиции учета интересов потребителей, такой подход не стал повсеместным. Размещение чужих товарных знаков на вывеске для обозначения деятельности по обслуживанию товаров, маркированных этими знаками, в судебной практике зачастую рассматривается как нарушение5. Примечательно, что в этих делах судами не исследовался вопрос о том, каким образом потребители воспринимают такое размещение, могут ли они быть введены в заблуждение относительно личности лица, разместившего товарный знак на вывеске. Использование чужого товарного знака на вывеске аналогично его использованию в рекламе, поэтому оно допустимо при отсутствии смешения предприятий поставщика услуг и производителя товаров.

3. Аналогичный подход следует применять для случаев использования чужих обозначений в сети «Интернет». Так, в судебной практике иногда встречается мотивировка об отсутствии нарушения, если ответчик на веб-сайте, указывая товарный знак истца, рекламировал свои услуги по ремонту машин производства истца и обеспечению их запасными частями и не представлял себя как их производителя6.

Помимо того, что чужой охраняемый товарный знак позволяет указать назначение товаров, работ или услуг, с его помощью можно сообщить об их характеристиках при определенных условиях.

Такая необходимость может возникнуть, когда в состав продукта включен товар правообладателя. Например, Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес решение о допустимости использования товарного знака, которым маркируется консервированный тунец в отношении салата, в состав которого входил этот тунец. Решение было обосновано тем, что отсутствует вероятность возникновения впечатления о какой-либо взаимосвязи между производителем салатов и производителем тунца, а также тем, что в составе салата действительно присутствует продукта правообладателя7. Думается, что подобный вариант использования чужого товарного знака позволит максимально эффективно проинформировать потребителей о качестве товара на основе уже имеющихся у них представлений об этом обозначении.

Также представляется возможным использование чужого товарного знака для указания характеристик товаров при перепродаже восстановленных или отремонтированных товаров. Так, к примеру, Апелляционный суд США по федеральному округу Колумбия признал законным реализацию восстановленных мячей для гольфа под оригинальным товарным знаком8. Указание чужого обозначения обеспечит идентификацию первоначального источника происхождения товара. При этом необходимо оповестить потребителей о том, что товары являются не новыми, а восстановленными не зависящим от правообладателя лицом; тогда потребитель сможет оценить необходимость приобретения таких товаров. Как правило, стоимость восстановленных товаров ниже новых, поэтому потребители получат более широкие возможности для приобретения желаемой продукции по доступной цене, заранее осознавая, что она может не соответствовать новой по своему качеству. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет об осуществлении деятельности лица, основанной на реализации именно товаров, а не на оказании услуг по их восстановлению.

Чужие охраняемые товарные знаки позволяют сообщить о характеристиках не только товаров, но и работ или услуг. Так, например, когда при оказании сервисных услуг по обслуживанию автомобилей применяются смазочные материалы и рабочие жидкости производителя, хорошо зарекомендовавшего себя на рынке, сервисный центр может разместить в рекламе своих услуг товарный знак соответствующего производителя. Это позволит потребителям избежать временных издержек при поиске работ или услуг с требуемыми качественными характеристиками.

Важно отметить, что подобные действия по использованию чужого товарного знака для указания назначения или характеристик товаров, работ или услуг обязательно должны сопровождаться информацией об отсутствии взаимосвязи между лицом, использующим чужое обозначение, и правообладателем. Это условие позволит предотвратить введение в заблуждение потребителей и нарушение деловой репутации правообладателя.

При допустимости использования чужого товарного знака создается ситуация, при которой лицо, не имея прав на обозначение, использует его для получения прибыли. Это лицо имеет значительную выгоду, выраженную в отсутствии материальных затрат на процедуру предоставления правовой охраны товарному знаку и на приобретение известности обозначения среди потребителей, хотя самому правообладателю это стоило значительных ресурсов. В свою очередь для правообладателя выгода от подобного использования состоит в том, что его обозначение получает распространение и приобретает узнаваемость. В итоге обеспечивается баланс интересов правообладателя и использующего его обозначение лица. Это обстоятельство позволяет избежать признания некоторых из рассмотренных случаев недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, предложенный подход к возможности использовать чужой товарный знак без разрешения правообладателя для указания назначения или характеристик предлагаемых товаров, работ или услуг способствует сокращению издержек потребителей на поиск необходимой продукции и получению информации об имеющихся альтернативных вариантах. Кроме того, это в значительной степени способствует реализации принципа свободы экономической деятельности, что выражается в возможности использовать различные экономические ресурсы для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.