"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 22, декабрь 2018 г., с. 41-48

Для правового признания товарного знака в качестве общеизвестного необходима формальная регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Признание товарного знака общеизвестным позволяет установить особый режим его правовой охраны. Характерными особенностями режима правовой охраны общеизвестного товарного знака являются, во-первых, бессрочный режим правовой охраны такого товарного знака; во-вторых - возможность пресечь использование тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в отношении товаров, не являющихся однородными и не находящихся на одном товарном рынке1. Таким образом, статус общеизвестности повышает степень правовой охраны товарного знака, предоставляя дополнительные инструменты для его защиты. Однако общеизвестный товарный знак в свою очередь должен соответствовать определенным критериям.

Проблеме регистрации общеизвестных товарных знаков уделяется серьезное внимание в научной публицистике. Тем не менее комплексность и межотраслевой характер проблемы выявления соответствия товарного знака критериям общеизвестности определяют актуальность анализа критериев отнесения товарных знаков к категории общеизвестных.

Процедура регистрации и признания товарного знака в качестве общеизвестного регулируется следующими нормативно-правовыми актами: Гражданским кодексом РФ ( ч. 4) от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г. № 602 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком», Приказом Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г. № 601 «Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак», Приказом Роспатента от 1 июня 2001 г. N 74 (ред. от 2 апреля 2004 г.) «Об утверждении Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации», а также Совместными рекомендациями о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (принятыми Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности).

Анализ статьи 1508 ГК РФ позволяет сформулировать следующие основные критерии признания товарного знака общеизвестным:

1)

интенсивное использование;

2)

широкая известность среди соответствующих потребителей;

3)

отсутствие тождественного или сходного до степени смешения товарного знака или обозначения, используемого в качестве товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных товаров в случае, если товарный знак, в отношении которого заявлена регистрация в качестве общеизвестного, стал широко известным после даты приоритета вышеуказанного товарного знака.

Согласно нормам Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности товарного знака2. Практически это означает, что компетентный орган обязан анализировать на предмет раскрытия того или иного критерия соответствия общеизвестности любую предоставленную заявителем информацию, не ограничиваясь той, что указана в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность компетентных органов в сфере интеллектуальной собственности.

В Совместной рекомендации так же указывается, что критерии, помогающие сделать компетентному органу вывод об общеизвестности товарного знака, не являются предопределяющими3. В каждом конкретном случае компетентный орган должен оценивать самостоятельно, являются ли предоставленные сведения достаточными, актуальными. Стоит отметить, что нормы Совместных рекомендации не позволяют компетентному органу устанавливать какие-либо дополнительные критерии и истребовать дополнительную информацию, выбор предоставляемой информации оставляется на усмотрение заявителя. Вместе с тем непредоставление информации относительно какого-либо критерия не может само по себе свидетельствовать об отсутствии общеизвестности товарного знака.

В Административном регламенте Роспатента указан перечень сведений, при предоставлении которых товарный знак может получить правовую охрану как общеизвестный. В данный перечень входят сведения:

1)

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации;

2)

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

3)

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения;

4)

о стоимости товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

5)

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента4.

Административный регламент позволяет раскрыть категорию интенсивного использования через перечисленные в регламенте обстоятельства, на которые заявитель вправе ссылаться как на обстоятельства, подтверждающие интенсивность использования. Обстоятельства следующие:

1)

дата начала использования товарного знака;

2)

перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения;

3)

объем реализации этих товаров;

4)

способы использования товарного знака или обозначения;

5)

среднегодовое количество потребителей товара;

6)

положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики.

7)

«…и тому подобные сведения…»5.

Перечень обстоятельств, свидетельствующих об интенсивном использовании товарного знака, является открытым, формулировка «…и тому подобные сведения…» позволяет сделать нам такой вывод, что соответствует нормам Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков.

Широкая известность среди потребителей раскрывается через следующие обстоятельства, на которые вправе ссылаться заявитель и которые указаны в Административном регламенте:

1)

результаты социологического опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака;

2)

данные, свидетельствующие о широкой известности товарного знака в других странах.

Рекомендации Роспатента по проведению опроса потребителей призваны помочь заявителю получить валидную для оценки Роспатентом информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о широкой известности товарного знака.

Целесообразно привести Рекомендации Роспатента относительно предоставления ведений, ставших известными из социологического опроса. Социологический опрос, согласно пункту 2 Рекомендаций6, проводит специализированная независимая организация. Исследуемое обозначение может обладать правовой охраной в качестве товарного знака и не обладать ею совсем, но фактически использоваться как средство индивидуализации товара. Согласно пункту 3.3. Рекомендаций7 опрос по возможности должен охватить не менее шести населенных пунктов Российской Федерации, два из которых – города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Остальные заявитель может выбрать по собственному усмотрению. При этом в двух населенных пунктах опрошенных должно быть не менее пятисот, в остальных населенных пунктах – не менее ста двадцати пяти. Выборку опрашиваемых рекомендуется производить с учетом назначения и функции товара. Так, для продукции производственно–технического назначения рекомендуется опрашивать специалистов–потребителей, для продукции народного потребления – «среднего» потребителя. Проводя опрос среди потребителей, рекомендуется поставить следующие вопросы: известен ли им товарный знак, какое именно лицо, по их мнению, является правообладателем товарного знака, с какого времени им известен товарный знак и что для них является источником информации о данном товарном знаке.

Вопрос о выявлении определенных критериев общеизвестности при предоставлении правовой охраны товарному знаку в качестве общеизвестного носит комплексный, сложный характер ввиду отсутствия четкого количественного регламентирования критериев, влияния различных субъективных факторов на статистические данные, а также высокой степени изменчивости, подвижности статистической информации. Законодателем исключается преобладание одного из критериев общеизвестности над другим, поэтому излишне формальный подход при решении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку в качестве общеизвестного представляется нецелесообразным.

Одна из стоящих проблем в связи с этим – неоднородность судебной практики о признании товарных знаков общеизвестными. Несмотря на появление Суда по интеллектуальным правам, призванного привести судебную практику к однородности, данная проблема все еще не теряет актуальности. В частности, неоднозначность решения вопроса о фактическом признании товарного знака общеизвестным в измененном виде и вопроса о приравнивании правообладателя к производителю. Визуальное несоответствие заявленного обозначения наименованию, указанному в доказательствах общеизвестности, не всегда означает недоказанность общеизвестности товарного знака. Очень важную роль играют доказательства, собранные в результате опроса потребителей об узнаваемости, а также их правильная и всесторонняя оценка судом. Обратимся к судебной практике.

Одним из первых дел данной категории является дело о признании общеизвестным комбинированного обозначения со словесным элементом «МТС». Роспатент отказал в признании данного обозначения общеизвестным, поскольку обозначение было зарегистрировано в черно-белом варианте, тогда как фактически использующееся обозначение являлось цветным. Суды первой и апелляционной инстанции не согласились с доводами Роспатента8, указав, что у заявленного обозначения нет привязки к определенному цвету, поскольку в заявлении на регистрацию товарного знака не был указан его цвет.

Кассационная инстанция не согласилась с указанной позицией9, ссылаясь на Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак10, в соответствии с которыми указание на цветовое исполнение обозначение не требуется, если цветовое исполнение выполнено в черно-белом цвете. Подтвердив таким образом позицию Роспатента, суд, однако, оставил решения суда первой и апелляционной инстанции в силе.

Существенное влияние на решение суда оказали данные социологического опроса, представленного заявителем, который подтверждает, что товарный знак обладает узнаваемостью среди потребителей как в цветовом, так и в черно-белом исполнении.

В другом деле Роспатент отказал в признании общеизвестным словесного обозначения «Человек и Закон» так как в доказательствах общеизвестности обозначение выглядело как «Человек и закон», т.е. отличалось наименованием слова «закон», начинающегося со строчной буквы. Суд первой инстанции, признавая решение Роспатента недействительным11, сослался на Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, указывая, что изменение отдельных элементов допускает, если общий характер товарного знака не изменяется12. Запись буквы в нижнем регистре не влияет на различительную способность товарного знака.

Наконец, в деле по поводу словесного товарного знака «Союзпатент» суд занял более формальную позицию, встав на сторону Роспатента13. Суд установил, что обозначение, содержащееся в доказательствах, «СоюзПАТЕНТ», выполнено другим шрифтом, отличным от того, который используется в заявленном обозначении. Вместе с тем, слова «Союз» и «ПАТЕНТ» воспринимаются как отдельные, самостоятельные элементы. Поэтому представленные доказательства, как отметил суд, не относятся к исходно заявленному обозначению.

Что касается вопроса о тождестве правообладателя и производителя, то в данном случае необходимо обратиться к практике Суда по интеллектуальным правам.

Так, в споре об обозначении Gillette Суд указал, что правообладатель не всегда является производителем14. Заявитель товарного знака может как самостоятельно производить товар, так и поручать его производство третьим лицам. Законодательство в то же время не содержит требований об обязательном информировании потребителя о том, что производство товара осуществляется не правообладателем. Таким образом, общеизвестность определяется не в отношении производителя товара, а в отношении источника происхождения такого товара под спорным обозначением. Источником происхождения товара со спорным обозначением Судом признана компания-производитель «Дзе Жиллетт Компани», являющуюся звеном группы компаний «Проктер энд Гэмбл».

Иной случай касается товарного знака Kinder. Заявителю было отказано в регистрации обозначения в качестве общеизвестного, поскольку имелось сходное до степени смешения зарегистрированное обозначение с более ранней датой приоритета. Заявитель возразил, что компании, в отношении которых зарегистрировано спорное обозначение, входят с ним в одну группу. Однако суд посчитал этот довод неубедительным15.

Очевидно, некоторые сложности при оценке общеизвестности того или иного обозначения может устранить социологический опрос. Однако социологический опрос должен быть проведен таким образом, чтобы однозначность принадлежности товарного знака тому или иному производителю не вызывала никаких сомнений.

Так, общество с ограниченной ответственностью, крупный производитель автомобилей, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента об отказе в признании товарного знака общеизвестным недействительным16. По мнению Роспатента, представленные обществом документы не содержат сведений, которые бы свидетельствовали о высоком уровне его деятельности по продвижению товаров, маркированных спорным словесным обозначением, по сравнению с аналогичной деятельностью других производителей однородной продукции, а также не содержат информации о том, что общество занимает существенное положение на рынке.

Оценивая данные социологического опроса, Суд установил, что полученные данные не могут свидетельствовать о широкой известности товарного знака. Заявителем испрашивается охрана комбинированного визуально-словесного обозначения, выполненного буквами латинского алфавита. В то же время социологический опрос проводился методом телефонных интервью. Суд пришел к выводу, что телефонные интервью не могут объективно отразить информацию о широкой известности обозначения среди потребителей, поскольку потребитель оценивал обозначение только фонетически, «на слух». Предоставленную информацию заявителем о фигурировании продукции с использованием товарного знака в аудиовизуальных произведениях, а также в периодических изданиях Суд счел недостаточной для признания общеизвестности товарного знака, поскольку общество не смогло предоставить доказательства того, что данные произведения и периодические издания доступны широкой аудитории. Вместе с тем предоставленные обществом договоры об оказании рекламных услуг были оценены Судом как недостаточные для признания высоких затрат на продвижение товарного знака. Таким образом, Суд полностью подтвердил позицию Роспатента.

Однако впоследствии Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции было отменено17. Президиум суда, в частности, указал, что ни Роспатент, ни суд не исследовали, влияло ли на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителем отличие по графическому признаку исследуемого обозначения от заявленного в качестве общеизвестного товарного знака.

С одной стороны, действительно, как Роспатент, так и суд обязаны всесторонне и полно исследовать представленные доказательства общеизвестности товарного знака. При этом заявитель представляет только те доказательства, которые считает нужным. Ограничение заявителя в представлении доказательств либо отказ во всестороннем их рассмотрении могут рассматриваться как нарушение норм материального права. В данном случае президиумом Суда отмечено, что решение Роспатента не соответствует ст. 1508 ГК РФ.

В то же время позиция Роспатента и Суда первой инстанции относительно предоставленных заявителем результатов социологического опроса не лишена оснований. Доказательства должны свидетельствовать о том, что широкой известностью среди потребителей обладает именно заявленное обозначение. Справедливо и то, что метод опроса должен соответствовать форме выражения товарного знака в целях избежания введения потребителя в заблуждение.

Безусловно, ни один из критериев общеизвестности не является определяющим. Ни одно доказательство, раскрывающее какой-либо критерий общеизвестности, не может иметь большую силу по отношению к другим доказательствам. Однако определенность и однозначность представляемых сведений об общеизвестности товарного знака значительно увеличивает шансы принятия ответственным органом положительного решения.

Еще одна из проблем заключается в неоднозначности понимания некоторых критериев общеизвестности. К примеру, органом исполнительной власти критерий географического охвата может трактоваться буквально и оцениваться исходя из реальной представленности реализуемого товара под заявленным обозначением во всех федеральных округах Российской Федерации. Однако этот излишне формальный подход представляется не совсем верным.

Так, общество с ограниченной ответственностью обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании ненормативного акта Роспатента об отказе в регистрации товарного знака в качестве общеизвестного в отношении товаров 35 класса МКТУ «услуги по розничной продаже товаров» недействительным18.

По мнению заявителя, Роспатентом не дана оценка представленным заявителем доказательствам интенсивного использования и широкой известности товарного знака среди потребителей и не указаны причины, по которым представленные обществом документы и материалы не могут подтвердить факт общеизвестности товарного знака.

В обоснование широкой известности обозначения заявитель представил в Роспатент следующие сведения: распечатку с сайта сети заявителя со списком городов, в которых находятся супермаркеты заявителя; распечатку с сайта сети заявителя с информацией о картах постоянного покупателя сети; письмо о количестве контрагентов заявителя; распечатку с сайта с информацией о компаниях, которые вошли в рейтинг «Эксперт 400» 2015 года, посвященный крупнейшим российским компаниям по объему реализации продукции; копии дипломов, благодарственных писем, наград, полученных заявителем, а также информацию с интернет-сайтов о наградах заявителя; отчет ВЦИОМ о проведенном социологическом опросе в отношении обозначения.

Роспатент отказал в регистрации обозначения в качестве общеизвестного, мотивируя это тем, что заявитель не предоставил сведений, свидетельствующих о «полном географическом охвате» использования товарного знака. По мнению Роспатента, товарный знак для признания его общеизвестным должен был использоваться во всех федеральных округах Российской Федерации. Однако Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента, признав его не соответствующим закону. Судом отмечено, что критерий географического охвата не имеет количественных показателей, отделяющих общеизвестные товарные знаки и не являющиеся таковыми. Также Суд подчеркнул, что при определении общеизвестности товарного знака следует руководствоваться известностью именно у потребителей, поэтому в данном случае будет играть роль не степень географического охвата использования товарного знака, а плотность и количество населения на той или иной территории.

Рассмотрим ситуацию неверного толкования норм со стороны заявителя.

Так, общество с ограниченной ответственностью обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку субъекта-конкурента и обязании аннулировать его регистрацию в качестве общеизвестного19.

Оспаривая общеизвестность товарного знака субъекта-конкурента, заявитель предоставил собственные доказательства отсутствия общеизвестности спорного обозначения, которые, по его мнению, являются надлежащими и достаточными – различные маркетинговые исследования, независимые рейтинги.

Суд признал, что сведения, предоставленные заявителем, не могут служить доказательствами о наличии или отсутствии общеизвестности, поскольку исследования, из которых были предоставлены сведения заявителем, не обращаются напрямую к потребителю, тогда как общеизвестность выявляется только среди потребителей.

Оспаривая результаты социологического исследования относительно спорного обозначения, предоставленного субъектом-конкурентом в Роспатент, заявитель указал, что результаты исследования должны быть подтверждены сведениями об объемах продаж. В частности, в подтверждение результатов исследований о том, что половина всех респондентов уже приобрели продукцию со спорным обозначением, заявитель требовал информацию, свидетельствующую о том, что не менее 50% населения являются потребителями продукции. Суд, согласившись с Роспатентом, указывает, что осведомлённость потребителя о каком-либо товаре необязательно связана с личным опытом потребления такого товара. Источником осведомленности потребителя могут быть СМИ, фильмы, информация, полученная от иных потребителей. В удовлетворении требования заявителя было отказано.

Судебная практика позволяет выделить несколько аспектов, оказывающих влияние на признание товарного знака общеизвестным. Во-первых, Роспатент и Суд, несмотря на прямое правовое закрепление недопущения превалирования доказательной силы одних критериев общеизвестности над другими, оценивают в первую очередь широкую известность среди потребителей. В силу этого социологический подход к получению информации об общеизвестности является определяющим, поскольку обращается напрямую к потребителям. К тому же данный подход является наиболее регламентированным с точки зрения права, юридически закреплены некоторые количественные показатели, на которые может ориентироваться как заявитель, так и правоприменитель.

Необходимо иметь в виду, что Суд, разрешая вопрос об общеизвестности товарного знака, руководствуется также позицией «среднего» потребителя. Во-вторых, при получении информации необходимо использовать адекватные методы, объективно отражающие заявленную информацию, соответствующие заявленным фактам. В-третьих, при предоставлении информации о ценности товарного знака, затраченных средствах на продвижение товарного знака необходимо подтверждать фактическое исполнение формально закрепленных отношений, предметом которых является продвижение товарного знака.

Административные и процедурные аспекты регистрации товарного знака в качестве общеизвестного включают в себя не только юридические компоненты, но и социологические, статистические, которые между собой теснейшим образом взаимосвязаны. В законодательстве содержится мало критериев, раскрывающихся через объективные показатели в виду необходимости субъективной оценки компетентным органом и судом фактов, свидетельствующих об общеизвестности товарного знака. В то же время дополнительную сложность создают ошибки, возникающие при трактовке норм как со стороны заявителей, так и со стороны органов исполнительной власти. Поэтому заявитель, решая вопрос об обращении в Роспатент по поводу предоставления товарному знаку статуса общеизвестного, должен как можно тщательнее собрать все данные, раскрывающие по возможности все критерии общеизвестности товарного знака, а также обеспечить дополнительными доказательствами сведения, где это необходимо, в соответствии со сложившейся судебной практикой.