"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 23, март 2019 г., с. 36-40

ООО "Объединенные Пивоварни "Хейнекен"" (далее - ООО "Хейнекен") обратилось в Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП) с заявлением к ООО "Самарский Водочный Завод" (далее - Завод) о досрочном прекращении применения товарного знака "Волжская охота"  вследствие его неиспользования в период с 2010 по 2013 г. СИП передал дела в арбитражный суд для рассмотрения требования в рамках дела о банкротстве1.

В рамках рассмотрения дела о банкротстве суды всех инстанций до Верховного Суда отказали в удовлетворения требования по следующим причинам.

1. Исходя из ст. 1486 ГК РФ период времени, в течение которого должно быть доказано неиспользование товарного знака, исчисляется тремя годами до предъявления соответствующего обращения о досрочном прекращении охраны товарного знака, – в данном случае срок должен исчисляться с 2013 по 2016 гг., так как обращение было в 2016 г. Завод не использовал товарный знак в данный период по не зависящей от него причине, так как в отношении него была введена процедура конкурсного производства (2014 г.) и хозяйственная деятельность Завода была приостановлена.

2. Данный товарный знак включен в конкурсную массу Завода и подлежит продаже в рамках дела о банкротстве.

Перед ВС РФ была поставлен вопрос: является ли банкротство уважительной причиной для неиспользования товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам? Верховный Суд РФ отменил все судебные акты и оставил требование ООО «Хейнекен» без рассмотрения, аргументировав следующим. Требование о досрочном прекращении охраны товарного знака направлено против интересов других кредиторов, так как данный товарный знак включен в конкурсную массу. Поэтому необходимо учитывать специальные положения закона о банкротстве, направленные на защиту интересов кредиторов: баланс интересов фирмы «Хейнекен»( желающей прекращения охраны товарного знака), и кредиторов Завода должен достигаться все-таки путем продажи товарного знака на торгах по справедливой цене. Пока идет конкурсное производство требование ООО «Хейнекен» является преждевременным. Однако в случае прекращения дела о банкротстве Завода фирма «Хейнекен» может в отдельном исковом производстве требовать прекращения охраны товарного знака (п.1 ст.1486 ГК РФ). Управленческие ошибки Завода, которые находились в сфере его контроля и в итоге привели к банкротству, не могут давать преференций в гражданском обороте. Поэтому введение процедуры конкурсного производства не может считаться уважительной причиной для неиспользования товарного знака.

Такое решение Верховного Суда РФ не укладывается в линию судебной практики, сложившейся до этого момента: ранее суды отказывали в требовании о досрочном прекращении охраны товарного знака, так как рассматривали банкротство правообладателя как уважительную (не зависящее от правообладателя обстоятельство) причину неиспользования товарного знака. Из этого исходили и в практике СИП2, и доктрине права3. Более того, если Верховный Суд РФ не поддерживал эту позицию, то до настоящего момента не пресекал подобную практику судов (см. определение об отказе в передаче дела в ВС РФ4).

В пользу данного решения предлагаем следующие аргументы;

-

довод, приведенный ВС РФ о том, что именно в результате действий правообладателя и случилось его банкротство. Этот весомый аргумент отвечает логике экономического анализа договорного права: за все негативные риски должно отвечать лицо, которое ближе всех находилось к источнику риска (superior risk bearer5) и таким образом могло контролировать, а также предотвратить банкротство. Правообладатель (участники общества-банкрота) обладает полномочиями и дискрецией в вопросе назначения менеджмента компании, и в подавляющей части случаев - именно вследствие ненадлежащих действий менеджмента компания приходит к банкротству. Значит можно говорить о том, что такое событие, как банкротство компании, находилось в сфере контроля правообладателя; поэтому он не может ссылаться на него как на не зависящее от правообладателя;

-

в итоге стоит отметить, что реальное прекращение использования товарного знака произошло ещё в 2010 г., ООО «Хейнекен» изначально обратилось с требованием на основании неиспользования товарного знака за период с 2010 по 2013 гг. Это означает, что Завод не использовал товарный знак и до введения конкурсного производства, которое состоялось в 2014 г.;

-

в доктрине гражданского права товарный знак связывают не только с исключительным правом, но и с обязанностью его реально использовать в обороте6, в противном случае охрану товарного знака могут прекратить. Но что происходит с обязанностями лица при его банкротстве? Они не рассматриваются как не исполнимые по не зависящим от должника обстоятельствам. В современном экономическом обороте банкротство стало естественным и часто встречающимся явлением, довольно часто участники оборота стремятся получить обеспечение исполнения обязательств (например, залог) или предусматривают право стороны на внесудебное одностороннее расторжение договора в случае банкротства контрагента;

-

функция торгового знака проявляется в том, что он, с одной стороны, защищает интересы и инвестиции правообладателя в развитие своего продукта от посягательств и злоупотреблений конкурентов, которые не преминут воспользоваться чужим знаком для повышения продаж своих товаров и увеличения прибыли (free rider problem). С другой стороны, товарный знак способствует сокращению трансакционных издержек на стороне покупателей, так как покупателям не нужно перед покупкой детально изучать информацию о товаре при наличии известного им товарного знака, говорящего о качестве продукции7.

Возможность досрочного прекращения охраны товарного знака в случае его неиспользования объясняется тем, что по истечении определенного периода времени потребители забывают об использовании товарного знака конкретным правообладателем8, а в таком случае товарный знак уже не будет выполнять функции по сокращению трансакционных издержек покупателей. Тогда предоставлять охрану товарному знаку экономически неэффективно.

Также стоит отметить, что введение конкурсного производства практически всегда означает банкротство должника. В таком случае говорить о том, что необходимо предоставлять защиту такому должнику, так как он в будущем может воспользоваться товарным знаком, нелогично и нецелесообразно.

Далее перечислим аргументы против решения Верховного Суда РФ:- Завод находился в конкурсном производстве. При введении конкурсного производства компания уже не может заниматься производственной деятельностью (в отличие от иных процедур), так как единственной целью конкурсного производства является удовлетворение требований кредиторов. Соответственно, начинает формироваться конкурсная масса Завода, товары не производятся, что означает, что товарный знак не может использоваться и не используется правообладателем;

-

если обратиться к зарубежному регулированию, то, например, в США банкротство компании per se не рассматривается как неиспользование (abandonment) товарного знака9. Решающим фактором выступает намерение лица использовать товарный знак в дальнейшей деятельности (intention to use a trademark). В случае если товарный знак не используется и правообладателем не демонстрируется намерение его использовать, то товарный знак считается покинутым и его правовая охрана может быть прекращена заинтересованным лицом10. Стоит отметить, что в американской доктрине концепция товарного знака связана с понятием гудвил (goodwill);

-

несмотря на то что было введено конкурсное производство, у должника все еще остается небольшой шанс восстановить платежеспособность или договориться с кредиторами и заключить мировое соглашение, реструктуризировав долг. В таком случае отнимать у должника товарный знак означало бы для него утрату существенного актива, которым он впоследствии мог бы воспользоваться, например, чтобы наладить производство товаров и с помощью этого восстановить свою платежеспособность. Такое действие выступает катализатором банкротства должника, и поправить свое положение ему практически невозможно;

-

рассмотрим процессуальный аспект. Верховный Суд РФ в судебном решении в качестве обоснования для оставления искового заявления без рассмотрения сослался на п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ и отметил, что ООО «Хейнекен» не воспользовалось своим правом приобретения товарного знака на торгах. Однако данная норма предусматривает оставление искового заявления без рассмотрения в случае несоблюдения претензионного порядка разрешения спора. Между тем претензионный порядок (направление заинтересованным лицом предложения правообладателю) был введен законом только в 2017 г., в то время как ООО «Хейнекен» обратилось в суд в 2016 г. К тому же неиспользование своего права по приобретению товарного знака на торгах не может рассматриваться как несоблюдение претензионного порядка. Более того, не совсем понятны разъяснения Верховного Суда РФ, что «в случае последующего прекращения производства по делу о банкротстве оставление настоящего заявления без рассмотрения позволит обществу реализовать свое право в общеисковом порядке, исключив возможность прекращения производства по такому требованию по основанию тождественности». Как известно, решение суда об отказе в удовлетворении требования влечет невозможность обращения в суд с тождественным требованием (п. 2 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ). Возможно, именно поэтому Верховный Суд РФ решил оставить иск без рассмотрения. Однако оставление искового заявления без рассмотрения также исключает тождественность требований, так как при направлении нового предложения правообладателю трехлетний период неиспользования товарного знака будет исчисляться именно с даты направления нового предложения, то есть он фактически смещается во времени11, что в свою очередь приводит к изменению основания искового требования. При таком положении вещей и оставление искового заявления без рассмотрения, и отказ в удовлетворении требований повлекут одни и те же последствия – невозможность обратиться в суд с тождественным требованием. Здесь уместно вспомнить о том, что дата направления предложения (в старой редакции ГК РФ – дата обращения в суд) имеет значение как отсекающий момент, с наступлением которого правообладатель узнает о притязаниях заинтересованного лица; использование товарного знака после этого момента уже не имеет значения, – правообладатель таким образом лишается возможности «искусственно» начать использовать товарный знак12. И отказ в удовлетворении требований, и оставление иска без рассмотрения позволяют правообладателю искусственно использовать товарный знак для того, чтобы избежать удовлетворения будущих требований о досрочном прекращении охраны товарного знака, так как дата направления нового предложения и соответственно требуемый законом трехлетний период неиспользования уже будут иными.

Подведем некоторые итоги.

В статье были приведены основные аргументы за и против позиции, получившей отражение в решении Верховного Суда РФ. Безусловно, существуют и другие аргументы и мнения в отношении рассматриваемой проблематики, но мы склоняемся к позиции, изложенной в решении ВС РФ.