"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 25, сентябрь 2019 г., с. 53-57

Как известно, одним из важнейших аспектов разрешения любых споров в суде является задача доказывания. Сбор доказательств по делам, связанным с защитой прав на средства индивидуализации, в частности, на товарные знаки и знаки обслуживания, имеет свои особенности. Зачастую для выявления необходимых фактов в подобных делах требуется прибегать к помощи специалистов, наделенных познаниями в той или иной области интеллектуальной деятельности.

Одним из действенных средств доказывания по делам о защите интеллектуальных прав является судебная экспертиза, проведение которой направлено на обеспечение объективного разрешения судебных споров. Несмотря на значительное количество уголовных, административных и гражданских дел, связанных с защитой прав на интеллектуальную собственность, практика назначения судебных экспертиз по таким делам, их производства и оценки объектов интеллектуальных прав остается весьма интересным и актуальным предметом изучения.

Первостепенной важности вопросом при назначении экспертизы является выявление самой необходимости назначения экспертизы. При определении степени смешения обозначений данный вопрос лишь на первый взгляд решается в пользу самостоятельного определения судом степени смешения без назначения экспертизы. Так, в соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиции рядового потребителя [1]. Применимо к данной позиции суды толкуют понятие сходства до степени смешения как восприятие обозначений рядовым потребителем в качестве ассоциирующихся друг с другом, несмотря на их отдельные отличия (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав) [3].

Однако мы видим, что данное правило не запрещает обращаться к помощи эксперта как суду, так и стороне дела. В указанном положении предусмотрена возможность назначения экспертизы, если возникает явная потребность выйти за пределы «общего правила». Современная практика указывает, что указанная потребность действительно возникает при определении позиции рядового потребителя. При определении степени смешения от суда требуется оценивать спорные обозначения с позиции рядового потребителя, на что неоднократно указывалось в постановлениях президиума СИП (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2016 г. по делу N СИП-311/2015, от 16 февраля 2017 г. по делу N СИП-415/2016, от 19 марта 2018 г. по делу N СИП-384/2017).

Следует отметить, что рядовым потребителем необходимо признавать именно адресную группу потребителей товаров, об этом говорится и в п. 1.2 Информационной справки СИП по вопросам, возникающим при применении положений п. 1 и 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации [5]. Данную позицию поддерживает ряд авторов, говоря, что для товаров, рассчитанных на определенную группу потребителей, например предназначенных для использования в определенной сфере деятельности, учитывается мнение адресной группы потребителей [6, с. 137].

При доказывании своей правоты стороны зачастую прибегают к следующим разновидностям доказательств: консультациям специалиста, экспертным заключениям, результатам социологических опросов и исследований.

Согласно норме ч. 1 ст. 55.1 АПК РФ специалистом называют лицо, дающее консультации по вопросам, касающимся дела и входящим в сферу тех знаний, которыми оно обладает по своей специальности. Из сказанного следует, что специалистом может быть признано только лицо, осуществляющее консультации, а согласно уточнениям части второй той же статьи – только то лицо, которое было привлечено судом в качестве специалиста для дачи консультации. Другими словами, процессуальный статус специалиста лицо получает с того момента, как оно было вызвано судом в этом качестве. Кроме прочего, согласно норме второго абзаца ч. 1 ст. 87.1.АПК РФ в качестве специалиста специализированным судом (Судом по интеллектуальным правам) может быть привлечен советник аппарата такого суда (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. N 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 8 декабря 2011 г. N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам"»). В отличие от гражданского процесса, где специалист в соответствии с нормой части 3 ст. 188 АПК РФ может давать консультации и в письменной и в устной форме, в арбитражном процессе нормой части 2 ст. 87.1 АПК РФ устанавливается порядок дачи консультаций только в устной форме. Однако здесь следует отметить, что стороны в некоторых случаях обращаются за дачей разъяснений к лицам, не привлеченным судом в качестве специалистов, обладающим специальными знаниями. Заключения и разъяснения таких лиц, несомненно, могут рассматриваться в качестве иных документов, не поименованных прямо в части 2 ст. 64 АПК РФ.

Привлечение специалиста для помощи суду в определении степени смешения обозначений, на наш взгляд, возможно для разрешения частных косвенных вопросов, ответ на которые позволит суду впоследствии установить степень сходства обозначений. К примеру, для определения характера обозначения, в отношении которого предполагается сходство до степени смешения с другим средством индивидуализации. Так, например, консультация специалиста позволила суду определить использование ответчиками спорного обозначения как указание на товар с определёнными свойствами, а также установить общеупотребимость наименования продукта, не прибегая при этом к помощи экспертов и без проведения социологического исследования. Суд первой инстанции указал на наличие у специалиста компетенции в вопросах терминологии (наименования и вида) товара, её применении специалистами и широким кругом потребителей. Так суд пришел к выводу об отсутствии нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак, данную позицию поддержал и кассационный суд (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2017 г. по делу N А45-18024/2015).

Как мы заметили, в отдельных случаях требуется проведение социологических исследований для выяснения позиции рядового потребителя о степени сходства обозначений. Данные исследования могут осуществляться при проведении судебной социологической экспертизы (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № СИП-562/2014) или экспертизы по тому же вопросу, проведенной не в качестве процессуального действия самостоятельно (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 марта 2015 г. № С01-68/2014 по делу № СИП-161/2013).

Из приведенной практики видно, что такие исследования делают в случаях, когда представляется невозможным самостоятельно выявить позицию адресной группы потребителей относительно сравниваемых обозначений. Вместе с тем указанная экспертиза необходима для обеспечения наиболее объективной правовой позиции, поскольку без подобного исследования суд вынужден ориентироваться по большей части на внутреннее убеждение и субъективное восприятие сравниваемых обозначений [4]. Однако суд и в таком случае самостоятельно оценивает сходство до степени смешения, исходя из ставшей известной позиции потребителя.

На наш взгляд, сказанное свидетельствует о том, что суд вправе назначать экспертизу в порядке ст. 82 АПК РФ для решения вопросов, являющихся существенными для установления факта сходства до степени смешения и требующих применения специальных знаний, таких как вопрос определения позиции адресной группы потребителей.

При разрешении вопроса о сходстве обозначений суды руководствуются п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32) (например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2019 г. N С01-1230/2018 по делу N СИП-440/2018). Данные нормы в настоящее время не действуют в отношении спорных знаков на дату приоритета после отмены Правил, однако пришедший на смену нормативно-правовой акт в данном случае говорит нам о том же: обозначение тождественно, если совпадает с другим во всех элементах и сходно до степени смешения, если оно ассоциируется с ним в целом несмотря на их отдельные отличия (п. 41 Правил, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482). И раньше, и сейчас требуется при сравнении обозначений на предмет сходств уделять внимание всем признакам сходства. В настоящее время, как указывается в п. 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. В пункте 43 говорится, что сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании внешней формы, наличия или отсутствия симметрии, смыслового значения, вида и характера изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетания цветов и тонов.?

Некоторые авторы указывают на сложности, возникающие при анализе судом степени сходства обозначений. В частности, суды иногда не оценивают обозначения по всем признакам сходства, тогда как для полноты анализа сходства сравниваемых обозначений необходимо проводить исследование каждого элемента (определение Верховного Суда РФ от 2 февраля 2017 г. по делу N 309-ЭС16-15153, А60-44547/2015).

Примером правильного подхода к решению данного вопроса можно назвать решение по делу N СИП-62/2018. СИП, мотивируя вывод о наличии сходства до степени смешения двух словесных обозначений, проводит полный анализ по каждому критерию (семантический, фонетический и визуальный).

С другой стороны, ученые склоняются к возможности и достаточности неразвернутого обоснования наличия сходства до степени смешения в очевидных случаях [2, с. 166].

На наш взгляд, такая позиция оправдана, так как отсутствие обоснования по одному из признаков не приводит безвариантно к необоснованности вывода суда в целом, если уже было установлено смешение по другим признакам, в отличие от более сложных, например, комбинированных обозначений, содержащих признаки и изобразительных, и словесных обозначений.

Отсюда следует, что во всех случаях рассмотрения судом вопроса о степени сходства обозначений вывод о тождественности до степени смешения является установлением или опровержением факта, делается судом самостоятельно и по общему правилу разрешается без участия эксперта. Вместе с тем иногда участники спорных правоотношений при доказывании представляют самостоятельно добытые заключения экспертов или иные документы, свидетельствующие об установлении лицом, обладающим специальными знаниями, факта смешения товарных знаков или иных обозначений, которые суд вправе принять в качестве доказательства по делу. В настоящее время мы можем прийти к выводу, что в случае отсутствия у суда возможности самостоятельно определить «позицию рядового потребителя» требуется назначение социологической экспертизы, направленной на установление данного факта.

На наш взгляд, попытка использования специальных знаний судей при рассмотрении дел несёт опасность частичной замены процессуального института привлечения сведущих лиц или вторжения в компетенцию судебного эксперта или специалиста. А отсутствие у лиц специальных знаний в соответствующей сфере влечет трудности в оценке полноты и научной обоснованности результатов судебно-экспертного исследования. Проведенное нами исследование показало, что при определении степени смешения средств индивидуализации товаров и услуг в некоторых случаях требуются определенные знания о позиции адресной группы потребителей, в случае отсутствия у суда таких знаний и такого понимания требуется обращение к специалисту, компетентного в вопросе применения спорного обозначения, в случае же невозможности выявления такой позиции путем обращения к специалисту требуется проведение социологического исследования и, соответственно, обращение к помощи лиц, обладающих специальными знаниями в области проведения социологических исследований. Применение же специальных знаний для выявления самого факта сходства до степени смешения не требуется, данная позиция остается неизменной и последовательно подтверждается судебной практикой и актами толкования права, на нее и указал Пленум Верховного Суда РФ в п. 162 Постановления от 23 апреля 2019 г. N 10. Данное постановление, на наш взгляд, вносит определенность в понимании «общего правила», упомянутого в п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 122.

Предполагаем, что разработка теоретической базы судебных экспертиз объектов интеллектуальной собственности позволит повысить объективность и научную обоснованность заключения судебных экспертиз, снизить объем процессуальных ошибок при производстве, а в результате и усилить эффективность защиты интеллектуальных прав.