Essen defense и особенности ее применения, или «Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 № 122: десять лет спустя»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 17, сентябрь 2017 г., с. 39-43

О многообразных последствиях, которые имело разъяснение, данное в п. 9 Письма [7], сказано немало.

Некоторые авторы представляют его последствия весьма драматично, полагая, что оно полностью подрывает ценность любого патента: ведь для защиты от чужого патента, достаточно немного дополнить его какой-нибудь мелочью и совершенно законно получить свой [1, 2].

Другие усматривают в нем следы давней дискуссии о том, какое из правомочий в исключительном праве (позитивное или негативное) является главенствующим, и полагают, что своим разъяснением суд встал на позицию В.А. Дозорцева, склонявшегося к позитивному подходу1,2 [3, 6].

По мнению М. В. Лабзина письмо [7] накладывает на Истца не предусмотренное законом требование, согласно которому, прежде, чем приступить к защите своего патента, он должен вначале аннулировать чужой [6].

Также специалисты нашли в письме [7] неожиданные выводы о том, что вместо сравнения материального объекта с предметом охраны по патенту, как это и предусмотрено ст. 1358 ГК РФ, судам предлагается сравнивать сами предметы охраны, да еще каким-то образом при этом использовать доктрину эквивалентов [3, 6].

Мы полагаем, что ни одно из мнений, высказанных специалистами, не является точным. Причина в том, что разъяснение, данное в указанном письме [7], изначально не было полным и самодостаточным и всегда нуждалось в дополнительных пояснениях, что и привело к тому, что каждый из специалистов увидел в нем что-то свое, а суды стали применять разъяснение, до конца не понимая его смысла, что привело к удручающим решениям судов низших инстанций.

Однако вся информация, необходимая для его правильного толкования и применения, была дана в Постановлении [4]. Тот тип защиты, который использовал ответчик в данном деле, насколько нам известно, не имеет прямых аналогов в мире, будем называть его Essen defense, как это принято у наших иностранных коллег.

Значение Постановления [4] — не только в том, что оно расширило сферу применения п. 9 письма [7], в результате чего стало возможно сравнивать между собой не только патенты на полезные модели, но и любые РИД, включая изобретения. Это отметили многие специалисты [3, 6]. Однако от специалистов укрылось, что в Постановлении [4] отражены обстоятельства дела, с учетом которых суть письма [7] становится полностью ясна.

Главный вывод Постановления практически воспроизводит соответствующее место из п. 9 письма [7] и не содержит никакой новой информации:

«Таким образом, при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, действия общества по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета».

Именно это утверждение неоднозначно понимается в том смысле, что для защиты от патента на А достаточно получить патент на А + Б3. Спорность этого утверждения очевидна без какого-либо глубокого анализа. Если бы оно соответствовало действительности, то в каждом случае, когда между двумя патентами имеется хоть что-то общее, пусть даже назначение запатентованного устройства, — в них не будет никакой пользы ни одному из патентообладателей, а запретительная функция исключительного права перестанет существовать4. В результате станут бессмысленными сотни и тысячи патентов на велосипеды, автомобили, летательные аппараты, космические ракеты, а ФГБУ «ФАПРИД» вряд ли сможет взыскивать лицензионное вознаграждение с оборонных заводов в доход государства, если те обзаведутся хотя бы одним независимо созданным патентом на экспортную продукцию.

Однако если данное утверждение понимать во взаимосвязи с обстоятельствами дела и правовой позицией Истца, все встает на свои места:

«При рассмотрении спора суды установили, что изобретение истца используется в продукте ответчика, изготовленного по техническим условиям. И это обстоятельство подтверждено в заключении судебной экспертизы. Вопрос об использовании изобретения комбината в изобретении общества, защищенном более поздним патентом № 2325821, то есть о включении в формулу изобретения общества всех признаков, указанных в независимом пункте формулы изобретения комбината, истцом не ставился, судом и экспертами не исследовался. Ответчик при этом настаивал на наличии у него изобретения, отличающегося от изобретения истца, то есть “независимого” патента, и использовании именно своего 7 патента, а комбинат не оспаривал патентоспособность изобретения ответчика».

Следует обратить внимание на то, что в главном выводе Постановления [4], в отличие от нормы п. 3 ст. 1358 ГК РФ, не говорится, что для вывода об отсутствии нарушения должны быть использованы все без исключения признаки по патенту Истца или эквивалентные признаки. Поэтому, если понимать его буквально, то для вывода об отсутствии нарушения будет достаточно совпадения любого признака, что, очевидно, абсурдно. Постановления [4], обретает смысл только в том случае, если помимо требования о хотя бы неполном совпадении признаков старшего и младшего патентов, учитывается позиция Истца, который указал на отличия своего изобретения и отсутствие зависимости между патентами. Именно отличия5, а вовсе не факт неполного совпадения признаков и послужили основанием для принятия Постановления [4].

Но если это действительно так, возникает вопрос: зачем в письме [7] и в Постановлении [4] вообще упоминается именно о совпадении признаков, если для вывода об отсутствии нарушения нужно выявить только отличия?

Вероятнее всего суд учитывал, что корректное сравнение патентов между собой невозможно, если они относятся к совершенно разным продуктам или способам. Они должны иметь хоть что-то общее, чтобы можно было провести сколько-нибудь осмысленное сопоставление признаков двух изобретений. Например, нельзя сравнить между собой патенты, охраняющие способ горизонтального бурения газовых скважин и таблетки для лечения вирусной инфекции, или патент на колесную пару тепловоза и паровозный свисток. Сопоставляемые объекты либо должны относиться к средствам сходного назначения, либо соотноситься как целое и часть. В любом случае в них должны быть какие-то общие или хотя бы эквивалентные признаки, которые могли бы позволить сопоставить их между собой. При отсутствии общих признаков ссылка Ответчика на свой патент не должна учитываться судом, так как вопрос об использовании такого патента никак не соотносится с предметом доказывания.

Однако, как мы отметили выше, наличие общих элементов лишь позволяет говорить о необходимости более детального сравнения патентов и само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения. Вывод об отсутствии нарушения может быть сделан только в результате выявления отличий. Причем из упоминания Ответчика о независимости его патента следует, что отличия могут быть не любыми. Отсутствие нарушения будет гарантировано только при соблюдении ряда условий:

1)

помимо общих с патентом Истца элементов имеется явное отличие, то есть отличие такого рода, которое полностью исключает использование хотя бы одного из признаков по независимому пункту патента Истца;

2)

это отличие сохраняется, даже если толковать соответствующий признак по патенту Истца с учетом доктрины эквивалентов;

3)

имеют значение только отличия старшего изобретения от младшего, а не наоборот.

Условие 1 чрезвычайно важно. Не любое отличие младшего изобретения от старшего исключает использование старшего. Например, если патент Истца охраняет поезд с ультразвуковым свистком, а патент Ответчика — с инфразвуковым свистком, такое отличие будет явным (при этом согласно условию 2 ультразвуковой и инфразвуковой свисток не должны быть эквивалентными). Если же в патенте Ответчика тип свистка или его наличие не уточняется — такое отличие уже не будет явным, ибо мы не можем достоверно утверждать о том какой именно тип свистка используется Ответчиком без проведения экспертизы в отношении конкретного материального объекта.

Также отличия младшего изобретение от старшего не могут заключаться только в том, что младшее помимо признаков старшего содержит какой-то дополнительный признак, отсутствующий в старшем. Такие отличия не должны иметь значения при сравнении патентов. Именно для исключения подобных ситуаций важен порядок сравнения, то есть условие 3, когда при выявлении отличий сравнивают старший патент с младшим, а не наоборот.

Если между двумя изобретениями отсутствуют отличия, удовлетворяющие вышеприведенным условиям, то в одном из частных случаев6, мы получим ситуацию зависимых изобретений по ст. 1358.1 ГК РФ. Данная норма, на наш взгляд, является избыточной, поскольку даже если младшее изобретение не признается зависимым в силу требований ст. 1358.1 ГК РФ, это еще не означает, что продукт по младшему изобретению (формально независимому) не нарушает старшего патента, а если же изобретение является зависимым, то вывод о невозможности его использования без согласия обладателя старшего патента уже следовал из действующего законодательства.

Таким образом для правильного разрешения дела при наличии патентов как у Истца, так и у Ответчика, необходимо ответить на следующие вопросы:

1)

имеет ли изобретение по патенту Ответчика такие отличия, которые полностью исключают использование изобретение Истца;

2)

использовано ли изобретение Истца в спорном продукте;

3)

использовано ли изобретение Ответчика в спорном продукте;

Следует обратить внимание на то, что для разрешения дела достаточно ответить только на два вопроса: первый является обязательным, а два других выбираются в зависимости от ответа на вопрос 1.

В случае отрицательного ответа на вопрос 1 для установления факта нарушения (отсутствия нарушения) необходимо ответить только на вопрос 2 (положительный ответ на вопрос 3, не означает, что при этом не используется изобретение Истца, а отрицательный — свидетельствует о том, что сам Ответчик использует совсем не то, что охраняется его патентом).

Если ответ на вопрос 1 положительный, достаточно будет ответить только на вопрос 3: ведь если Ответчик в самом деле использует именно свое изобретение, и оно явным образом отличается от изобретения Истца, то положительный ответ на вопрос 2 можно получить лишь в результате ошибки эксперта. Например, в деле № А40-219448/15-15-1789 эксперт установил наличие в конкретном дорожном ограждении как признака установки стоек в полые металлические сваи по патенту Истца № 149221, так и признака установки стоек в стальные гильзы, забетонированные в фундаментные блоки (которые никак нельзя назвать «сваями»), по патенту Ответчика № 126014, хотя эти признаки взаимно исключали друг друга и даже не были эквивалентными. Будучи вызванным в судебное заседание, эксперт затруднился с ответом на вопрос о том, как такое возможно.

Наконец, относительно еще одного вопроса: с какой целью п. 9 письма [7] упоминается об аннулировании патента, — мы полагаем, что ответ заключается в следующем. Данное требование по сути эквивалентно презумпции вышеупомянутых явных отличий: если Ответчик получил патент на нечто сходное с техническим решением по патенту Истца, следовательно, техническое решение Ответчика имеет явные отличия. Это весьма разумно, с точки зрения экономии расходов на патентоведческие экспертизы, если учесть, что во многих случаях отличия между изобретениями действительно носят явный характер. Однако, мы полагаем, что опровергнуть данную презумпцию можно не только путем признания патента недействительным, но и в рамках судебной экспертизы — в случае отрицательного ответа на вопрос 1. При этом, в качестве доказательства результаты экспертизы предпочтительнее, поскольку выдача младшего патента (даже если изобретение соответствует всем условиям патентоспособности) не всегда свидетельствует о наличии явных отличий7.