Подражание общеизвестным товарным знакам: свобода слова или недобросовестная конкуренция?

Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 18, декабрь 2017 г.,с. 112-117

Товарный знак является одним из важнейших средств индивидуализации. Именно на товарный знак возложена ключевая миссия по завоеванию рынка. В условиях развивающейся экономики следует обращать особое внимание на правовую охрану товарных знаков, в том числе и общеизвестных.

Что делать, если однажды придя в магазин, покупатель видит перед собой две банки газированных напитков двух разных марок: «Peps» и «Popsi»1? Как реагировать правообладателю известного товарного знака Louis Vuitton на новость о том, что появились сумки-переноски для собак Chewy Vuiton, и между названиями несомненно имеется определенная фонетическая схожесть2? Или о том, что в продажу поступили портативные газовые плитки «Газпромчик»3?

И плохо это или хорошо - пародировать общеизвестный товарный знак?

Для начала следует определиться с тем, что же представляет собой пародия. Обратимся к толковому словарю. Словарь Даля дает следующее определение: «Забавная переделка важного сочиненья, смешное или насмешливое подражанье; перелицовка, сочиненье или представленье наизнанку» [2]. Словарь Ожегова определяет пародию следующим образом: «Комическое или сатирическое подражание кому-чему-н., неудачное, вызывающее насмешку подобие чего-н., карикатура» [4].

Законодательное определение пародии (в том числе пародии на товарный знак) пока что отсутствует. В Гражданском кодексе Российской Федерации содержится единственное упоминание пародии как правомерного основания свободного использования объекта чужого авторского права: «Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этих пародий либо карикатуры допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения»4.

В научной литературе неоднократно делались попытки обозначить четкие критерии пародийных произведений с целью облегчить задачу правоприменителю (и законодателю) в рамках вопроса отнесения того или иного произведения к пародийному жанру. В частности, Р.Л. Лукьянов обозначил два основных критерия пародии: «Первым и, вероятно, главным критерием пародии является ее комический характер. Пародия всегда направлена на то, чтобы вызвать смех у воспринимающего ее лица, и воздействует в первую очередь на чувство юмора. Вторым критерием пародии является ее „узнаваемость“, т.е. создание такого эффекта, при котором пародия неизбежно ассоциируется у воспринимающего ее лица с оригинальным произведением. „Узнаваемость“ может достигаться либо в связи с удачным комическим воссозданием содержания оригинального произведения, либо в связи с заимствованием формы оригинального произведения» [3]. Кроме того, существует определение ВАС РФ от 9 сентября 2013 г.5, в котором перечислены некоторые важнейшие признаки пародирования. По нашему мнению, представляется возможным для судов обращаться к ним при разрешении дел, связанных с пародиями на общеизвестные товарные знаки.

В европейском же праве сравнительно недавно появилось определение пародии на товарный знак. Регламент (ЕС) № 2015/2424 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2015 года предусматривает, что «Использование товарного знака третьими лицами с целью художественного выражения следует рассматривать как соответствующее закону, до тех пор, как оно остается таким в то же самое время в соответствии с честными обычаями в промышленных и торговых делах»6.

Исходя из представленных выше определений, можно попытаться выделить несколько основных признаков пародирующих товарных знаков. Во-первых, пародирующий знак в подавляющем большинстве случаев имеет юмористический характер (как, например, зарегистрированный в 2010 году домен и товарный знак Lamebook). Таким образом, регистрация пародирующих товарных знаков имеет целью в первую очередь создание комического или сатирического эффекта. Вторым признаком является мотив создания – самовыражение, причем в судебной практике (в том числе международной), многократно указывается, что право на самовыражение не должно входить в конфликт с коммерческими интересами правообладателя. Третьим признаком является возможность ассоциирования с пародируемым товарным знаком: если такой ассоциации вообще не будет или же наоборот, возникнет ситуация, когда различить знаки станет сложно, то о пародии говорить не приходится. Последний случай представляется одним из видов недобросовестной конкуренции, а именно смешением.

Но где же находится пресловутая грань между недобросовестной конкуренцией и свободой слова? Разграничить случаи недобросовестной конкуренции и простое пародирование общеизвестного товарного знака иногда бывает очень и очень непросто, тем более что создание пародийного знака в определенном смысле всегда будет содержать некоторое «заимствование» от общеизвестного товарного знака. Далее предлагаем оценить зарубежный опыт регулирования данной проблемы.

В американской практике указанный вопрос активно дискутируется и потому широко исследуется. Впервые пародия как способ добросовестного использования товарных знаков появилась в деле Campbell v Acuff-Rose Music, Inc.7, где суд фактически указал на применимость некоторых положений законодательства об авторском праве к пародийным товарным знакам. Следует заметить, что правоприменитель в данном случае разделяет подход, свойственный авторскому праву, - свободное использование товарных знаков в пародирующих целях допускается благодаря Первой поправке к Конституции США8.

Судебная практика не выработала какого-то определенного подхода, суд внимательно рассматривает каждый случай пародирования товарного знака. Однако следует заметить, что в последнее время наблюдается тенденция признания пародирующих товарных знаков легальными. В США допускается добросовестное использование (fair use) общеизвестных товарных знаков в целях пародии, при условии, что:

а)

пародирование преследует некоммерческие цели;

б)

пародируемый товарный знак не включается в пародирующий;

в)

такое использование не приводит к смешению пародирующего и пародируемого знаков [5].

Однако несмотря на приведенные выше достаточно конкретные критерии, - не все так просто. Первой проблемой является сложность доказывания факта возникновения у потребителя сомнения в происхождении товаров в результате регистрации пародирующего товарного знака. Возможно ли говорить о недобросовестной конкуренции в отношении неоднородных товаров?

Например, в деле Original Appalachian Artworks v. Topps Chewing Gum9 суд указал на возникновение заблуждения относительно происхождения товаров у потребителей в результате действий ответчика (пародирования товарного знака истца). Любопытно, что в данном деле суд сделал вывод о наличии смешения при условии разнородности товаров истца и ответчика (мягкие игрушки и коллекционные карточки).

Вторым спорным моментом является критерий оригинальности пародии. Пародия может носить откровенно оскорбительный или просто глупый (dumb) характер, как, к примеру, в нашумевшем деле Dumb Starbucks10. Следует ли здесь говорить о размывании товарного знака (dilution by tarnishment), или все же такие неудачные пародии имеют право на существование, являясь (хотя и весьма оригинальным) способом выражения своего отношения к общеизвестному товарному знаку? Примером подобной пародии можно также назвать случай с регистрацией товарного знака The South Butt, фактически антонимичного общеизвестному The North Face11.

Американские суды еще не выработали единого мнения на этот счет. Пока что федеральные правоприменители сходятся в одном - пародия не может носить заведомо оскорбительный или унизительный характер. Впервые такой подход был выработан в деле V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010)12. Схожие аргументы приведены в деле Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 943 (N.D. Ill. 2002)13.

В отличие от довольно-таки лояльной американской практики, германские правоприменители заняли прямо противоположную позицию. В деле, рассмотренном судом Гамбурга, было указано на недопустимость пародии в отношении общеизвестного товарного знака Puma (решение I ZR 59/13 от 2 апреля 2015 г.)14. Немецкий суд указал на отсутствие смешения, подчеркнув тем не менее, что правообладатель более позднего знака может извлекать необоснованную выгоду, исходя из присутствующего сходства средств индивидуализации. Решение является важным, поскольку знаменует собой отход от прежней тенденции признания пародирующих товарных знаков средствами самовыражения. В более ранних решениях немецкие суды в основном принимали сторону потенциальных нарушителей. Считалось, что владельцы общеизвестных товарных знаков в целом должны были принимать критику своей компании (в том числе и товарных знаков), и что потенциальные нарушители в данной ситуации могли опираться на конституционно защищаемые права на свободу выражения и искусства.

Такую точку зрения разделяют и австрийские суды. Например, Верховный суд Австрии в 2009 г. в своем решении по делу Styriagra 17 Ob 15/09v15 признал, что хотя и обозначение ответчика может быть юмористическим намеком на товарный знак истца, но использование ответчиком товарного знака истца в первую очередь служило цели получения несправедливого преимущества в связи с высокой различительной способностью товарного знака заявителя, с тем чтобы облегчить свою собственную торговлю.

Французская судебная практика признала пародии особым случаем нарушения прав на товарные знаки. В широко известном деле Greenpeace France and Green Peace New Zealand v SPCEA, рассмотренном в 2008 г., суд особо подчеркнул, что право на свободу выражения своего мнения (которым и мыслилась пародия на товарный знак) должно быть ограничено в той мере, в которой это предусмотрено законом16. В данном случае ответчик своими действиями злоупотребил правом на свободу выражения мнения, в результате чего дискредитировал продукты и услуги компании истца и, таким образом, совершил противоправные деяния, которые должен был компенсировать.

Швейцарский суд в 2010 г. признал возможность критики общеизвестного товарного знака пародирующим. Некоммерческая организация зарегистрировала сайт, используя домен davideathswissindoors.ch, таким образом критикуя спонсорство теннисного турнира табачным брендом. На сайте была размещена пародия официального логотипа Davidoff Swiss Indoors, которую сложно было отличить от оригинала с первого взгляда. Ответчик получил судебный запрет на дальнейшее распространение веб-сайта, однако вскоре после слушания запрет был снят. В соответствии со швейцарским законодательством владелец товарного знака обладает правом использования знака в коммерческих целях, а спорный веб-сайт ничего для продажи не предлагал. Основным аргументом Davidoff было то, что использование модифицированного в целях пародии логотипа было неоправданно пренебрежительно по смыслу Федерального закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией. Указанный закон применялся всякий раз, когда поведение ответчика оказывало влияние на рынок, он не требовал наличия конкурентных отношений между истцом и ответчиком. Гражданский суд Базеля согласился, что Закон применим, но не увидел в действиях ответчика никакого нарушения. Пародия была признана допустимой провокационной попыткой изменить общественное мнение путем критики17.

Интересно взглянуть на регулирование случаев пародирования общеизвестных товарных знаков в Японии. В апреле 2016 г. японский Высокий суд по интеллектуальным правам в деле Frank Miura v Franck Muller отменил решение Патентного управления Японии и признал за истцом право зарегистрировать товарный знак, фактически пародирующий общеизвестный, указав на отсутствие смешения18.

Следует отметить, что в целом японская практика строже подходит к рассмотрению дел о пародиях на товарные знаки. Ключевым фактором при разрешении дел такого рода является установление наличия или отсутствия возможности возникновения сходства между пародирующим и пародируемым товарными знаками или использования репутации известного товарного знака с недобросовестной целью извлечения выгоды. Так, в деле Hokkaido Design K.K. v Puma SE19 суд отметил, что в указанном случае имеет место имитация известного товарного знака ответчика с целью извлечения выгоды из его репутации и положения на рынке.

Однако в связи с публикацией 9 мая 2016 г. новой стратегии20 по развитию в области интеллектуальной собственности можно предположить, что вскоре подход к рассмотрению подобных дел изменится, став более гибким.

Таким образом, можно выделить 2 подхода к регулированию пародийных товарных знаков. Один из них условно назовем либеральным, поскольку он стремится обеспечить защиту не только правообладателя общеизвестного товарного знака, но и знака, пародирующего общеизвестный. В рамках данного подхода представляется возможным говорить о наиболее полном соблюдении и реализации конституционного права на свободу слова и самовыражения. Первого подхода в регулировании проблемы придерживаются США (с их системой fair use), с некоторыми оговорками - Франция, Австрия и Швейцария.

Второй подход является более жестким, формализованным и, на наш взгляд, необоснованно консервативным. Здесь приоритет отдается защите пародируемого общеизвестного товарного знака, а не пародирующего. Таким образом, правоприменитель фактически сводит пародию к виду недобросовестной конкуренции (смешению или размыванию) исходя из объективно существующего сходства обоих знаков. К странам, придерживающимся второго подхода, можно отнести Германию, Японию и некоторые другие европейские страны, которые подробным образом не были рассмотрены в рамках статьи (на пример, Италию).

Какой же путь в данной ситуации следует избрать России?

В теоретических исследованиях на данную тему уже высказывались [1] предложения о распространении действия п. 4 ст. 1274 ГК РФ на случаи пародирования товарных знаков. На наш взгляд, возможность применения данной статьи в случаях пародирования товарных знаков представляется абсолютно справедливой. Коммерческое назначение средств индивидуализации и специфический круг субъектов не превращают товарный знак в фетиш. Необходимо обозначить критерии и пределы правомерности использования и регистрации пародирующих товарных знаков исходя из конституционного принципа свободы самовыражения (ст. 29 Конституции РФ). В то же время следует позаботиться и о коммерческих интересах правообладателей общеизвестных товарных знаков. Логичным, на наш взгляд, представляется использование сочетания принципа свободы слова и принципа разумности и добросовестности. Не должно быть препятствий для выражения предпринимателями своего мнения в отношении известных брендов и их товарных знаков до тех пор, пока не происходит явного нарушения исключительного права правообладателя общеизвестного товарного знака. Субъекты экономической деятельности, таким образом, должны в необходимой степени обладать свободой самовыражения, которую они могут реализовать посредством регистрации пародирующих товарных знаков. В свою очередь, правообладатели общеизвестных товарных знаков не должны злоупотреблять своими правами и более выгодным положением на рынке в сравнении с остальными производителями. Известная репутация и прочное положение на рынке не могут предопределять судебное решение: правообладатели общеизвестных товарных знаков не должны каким-либо образом оказывать давление на других участников рынка (в зарубежной практике такое явление называется trademark bullying).

Пародирующие товарные знаки, таким образом, должны быть признаны возможным и правомерным способом самовыражения (и следовательно, получить необходимую правовую защиту) при наличии следующих критериев:

1)

широкая известность пародируемого товарного знака, – иначе пародия попросту не будет иметь никакого смысла;

2)

оригинальность пародирующего товарного знака, - как уже заметил ВАС РФ, «...оригинальное (первоначальное) произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством».

3)

некоммерческая цель регистрации и использования, – пародирующий товарный знак должен быть создан с целью критики или создания юмористического эффекта, а не с целью извлечения прибыли из репутации пародируемого знака;

4)

отсутствие возможности для введения в заблуждение потребителей, – не допускается создание сходства товарных знаков до такой степени, чтобы потребитель мог усомниться в источнике происхождения товаров;

5)

отсутствие возможности для нарушения прав правообладателя общеизвестного товарного знака, – пародирующий знак не может носить заведомо оскорбительный характер, а также не должен приводить к ослаблению или размыванию репутации пародируемого товарного знака.

В заключение хотелось бы отметить исключительную важность соблюдения баланса между интересами всех экономических субъектов в конкурентной среде. Такие явления, как фетишизация брендов и оказание давления на правообладателей товарных знаков (trademark bullying), абсолютно нивелировать не получится. Но можно предпринять попытку хотя бы смягчить последствия очевидно неравного положения пародируемых и пародирующих.