"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 17, сентябрь 2017 г., с. 33-38

Лицензионное соглашение является таким же договором, как и остальные, поэтому в случае банкротства одной из сторон к нему применяются общие правила, касающиеся длящихся договоров. В соответствии со ст. 102 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» судьбу такой лицензии решает арбитражный управляющий. Он имеет право оставить длящийся договор в силе или же отказаться от него. Но является ли такое положение справедливым? Примечательно, что справедливость такого решения в отношении лицензионных соглашений активно обсуждается в практике Германии1.

Когда мы говорим об отказе лицензиара от лицензионного соглашения, такой отказ может означать гибель бизнеса лицензиата. В отличие от имущества исключительные права могут быть незаменимы в высокотехнологической среде. В инновационных отраслях бизнеса (в особенности, где ведутся так называемые патентные войны) распространена практика перекрестных лицензий, обратных лицензий (когда лицензия дается с условием о предоставлении встречной лицензии на зависимое изобретение правообладателю более раннего изобретения) или так называемые FTO-(free to operate)2 лицензии. Допустим, что две компании - производителя смартфонов заключили перекрестную лицензию между собой. Каждая из компаний предоставляет другой права на использование своего изобретения, вознаграждение ни одной из сторон не уплачивается. Через какое-то время одна из них признаётся банкротом, и арбитражный управляющий начинает анализировать сделки несостоятельного лица. Конечно, интерес арбитражного управляющего заключается в том, чтобы реализовать активы банкрота на наиболее выгодных условиях, чтобы сформировать большую конкурсную массу и удовлетворить наибольшее количество требований конкурсных кредиторов. Поэтому арбитражный управляющий заинтересован прекратить безвозмездное предоставление права пользования, в том числе и предоставленное по перекрестной лицензии.

Можно представить, какой эффект произведет отмена лицензионных соглашений для других участников рынка, которые не имеют в дальнейшем возможность использовать изобретение банкрота. Это дает возможность для арбитражного управляющего формулировать стратегию по монетизации изобретения: если допустить, что такое изобретение не может не использоваться другими участниками рынка, то они должны обращаться в суд за предоставлением принудительной лицензии, которая, будет предоставляться только за плату. Позже арбитражный управляющий сможет продать патент за высокую цену, т.к. лицензии более никому не предоставляются бесплатно.

Чтобы дать лицензиату правовую защиту от рисков такого рода, в немецкой судебной практике уже существуют судебные решения, в соответствии с которыми на соглашения о предоставлении прав на результаты интеллектуальной деятельности не распространяются общие правила о длящихся договорах в банкротстве. В частности, они не расторгаются при наступлении банкротства лицензиара, а арбитражный управляющий не может расторгнуть такие лицензионные договоры без серьёзных причин.

Первоначальная позиция была сформирована Верховным судом ФРГ в делах 2012 года в отношении сохранения сублицензионных договоров при банкротстве лицензиара сразу в двух делах: M2Trade (дело касалось предоставления прав на компьютерную программу)3 и Take Five (дело касалось известной джазовой композиции Take Five группы The Dave Brubeck Quartet)4. Сублицензии сохранялись на тех же условиях, что и были выданы, но вознаграждение подлежало уплате сублицензиатом правообладателю исключительного права вместо лицензиата.

Но впервые такой подход был применен в 2009 году Верховным судом ФРГ в деле Reifen Progressiv BGH, Urteil v. 26.03.2009, Az. I ZR 153/065. В этом деле Верховный суд ФРГ отметил, что права, предоставляемые как по лицензии, так и по сублицензии обладают in rem характером6. Суд посчитал, что интерес сублицензиата подлежит большей защите, чем интерес главного лицензиара7.

Интересная позиция была продемонстрирована Высшим региональным судом Мюнхена в деле OLG Munchen, 6 U 541/12. Два предприятия создали третье, которому были отчуждены существующие и будущие исключительные патентные права с условием, что предприятие предоставит право использования для этих компаний-учредителей (отчуждение с обратной лицензией). Позже созданное юридическое лицо впало в банкротство, а управляющий пытался отменить лицензионные соглашения. Суд посчитал, что соглашения остаются в силе и на них не распространяется общее правило об автоматической отмене длящихся договоров, предусмотренное § 103 Закона ФРГ “О несостоятельности”. Суд мотивировал свое решение тем, что отчуждение с обратной лицензией нужно квалифицировать как исполненный, а не длящийся договор. Передача прав созданному лицу производилась учредителями исключительно с целью получения дальнейших лицензий, это было условием передачи. Поэтому обратная лицензия не должна рассматриваться в качестве самостоятельного договора, а должна быть частью сделки по отчуждению исключительных прав по смыслу второго предложения первого абзаца ст. 15 Патентного закона ФРГ. Суд отметил, что при получении соответствующих прав от учредителей лицензиар-банкрот согласился, что права лицензиатов-учредителей будут безотзывными. Таким образом, несостоятельный лицензиар ограничил свои права на основании ст. 9 Патентного закона ФРГ8. Проводя аналогии с вещным правом, можно отметить, что такая правовая конструкция подобна сервитуту.

В августе 2014 г. Региональным судом Мюнхена в решении LG Munchen, 7 O 11811/12 была сформирована новая позиция в отношении перекрестных лицензионных соглашений free to operate. Суд отметил, что главный интерес лицензиата в free to operate лицензии заключается не в предоставляемом договорном праве использования технического решения, а в защите от будущих исков и свободном ведении своего бизнеса9. На этом основании суд также посчитал, что договор был не длящимся, а исполненным, и предоставленная free to operate лицензия сохраняет свою силу.

Все это свидетельствует о том, что немецкие суды стараются соблюсти баланс интересов сторон лицензионных отношений и анализируют суть правовых конструкций. Возможно, что на вышеприведенные решения судов повлияли два законопроекта, призванных изменить общее правило § 103 Закона ФРГ о банкротстве применительно к лицензионным соглашениям.

Первый законопроект был составлен в 2007 г. В соответствии с этим законопроектом лицензия сохраняла свою силу при банкротстве лицензиара, но управляющий имел право потребовать всю сумму вознаграждения за лицензию досрочно10.

В 2012 году был представлен новый законопроект. Он не предусматривал положений о невозможности отказа от лицензионного соглашения арбитражным управляющим, но лицензиат мог потребовать от банкрота заключение договора на приемлемых условиях. Из-за существенной критики представителей немецкой промышленности законопроект был отклонен11. На сегодняшний день законодательство ФРГ о несостоятельности так и не было изменено в соответствующей части.

В отличие от Германии регулирование банкротства США предусматривает сохранение действия лицензии при банкротстве лицензиара с 1988 г. в соответствии положениями раздела (n) ст. 365 Банкротного кодекса США12. Несколько ироничным выглядит то, что в 2014 г. суд применил эту норму к патентам немецкого банкрота, отказавшись применять немецкое банкротное законодательство к перекрестным лицензионным соглашениям на предоставление прав в отношении американских патентов (в частности, правило об автоматической отмене лицензионных соглашений при признании лицензиара несостоятельным, в соответствии с § 103 Закона ФРГ о несостоятельности). Такое решение вынес Федеральный апелляционный суд США по четвертому округу по делу Dr. Michael Jaffe v. Samsung Electronics Co., No. 12-1802 (4th Cir. 2013)13. Предметом рассмотрения суда были перекрестные лицензии между компанией Samsung и банкротом, производителем полупроводников Qimonda. Компания Qimonda подала заявление о банкротстве в Германии в 2009 г. Основной актив компании составляло порядка 10 тысяч патентов, из них около 4 тысяч было зарегистрировано в США и являлось предметом перекрестных соглашений с другими участниками рынка электроники. Интересы банкрота в этом деле представлял немецкий арбитражный управляющий – господин Джаффе (Jaffe). Он обратился в американский банкротный суд с заявлением о признании процедуры банкротства компании Qimonda, проводимой в соответствии с немецким законодательством, а также за признанием своих полномочий как арбитражного управляющего компании на основании главы 15 Банкротного кодекса США. Суд удовлетворил заявления господина Джаффе с условием соблюдения вышеприведенных правил ст. 365 Банкротного кодекса США в отношении перекрестных лицензий, предоставляющих права на объекты, зарегистрированные американскими патентами.

Позиция суда не позволила провести планируемые арбитражным управляющим действия по реализации активов несостоятельной компании. В соответствии с правилами немецкого банкротного законодательства арбитражный управляющий планировал отменить американские перекрестные лицензии, поскольку компания утратила в них интерес в связи с остановкой своего производства, и хотел заключить возмездные договоры. На этом основании господин Джаффе предпринял попытку расторгнуть лицензионные соглашения и отправил уведомления об аннулировании перекрестных лицензий сторонам таких соглашений. После получения уведомлений некоторые лицензиаты по перекрестным лицензиям, в частности - Samsung, обратились в суд. В первой инстанции господин Джаффе смог убедить суд, что ст. 365 (n) не применяется к перекрестным лицензиям, заключенным с компанией Qimonda, к таким лицензионным соглашениям должно применяться немецкое банкротное право, а сами договоры, соответственно, могут быть аннулированы. Позже апелляционный суд отменил акт суда первой инстанции, посчитав, что такое решение не достаточно обоснованно, и отправил его на новое рассмотрение с указанием на то, чтобы суд первой инстанции рассмотрел представленный на обозрение суда вопрос более глубоко.

При повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции управляющий Джаффе решил укрепить свою позицию. Он просил суд предоставить возможность заключения лицензии с Qimonda всем желающим на разумных и недискриминационных условиях (разработав и опубликовав соответствующие условия); в случае возникновения сложностей с определением таких условий господин Джаффе предложил обратиться в арбитраж Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН за обязывающим компанию Qimonda решением. Также Джаффе привлек эксперта, который заверил суд, что предоставление лицензий на разумных и недискриминационных условиях предоставит компании-банкроту 47 миллионов долларов ежегодного дохода. В отличии от эксперта, представленного господином Джаффе, представители лицензиата были менее оптимистичны, утверждая, что тактика арбитражного управляющего случае успешности может подорвать устоявшейся рынок полупроводников, нанести вред инвестиционной и инновационной активности в США и причинить вред потребителям по всему миру. После долгих слушаний суд постановил, что решение господина Джаффе будет иметь больше вреда, чем пользы. Суд также отметил, что расторжение соответствующих перекрестных лицензий будет нарушать фундаментальные принципы публичной политики США. Это решение управляющий Джаффе попытался оспорить в федеральном апелляционном суде. На этот раз Федеральный апелляционный суд США по четвертому округу поддержал решение нижестоящего суда, посчитав, что оно оптимально соблюдает баланс интересов. При этом двое из трех судей апелляции отметили, что положения ст. 365(n) о невозможности прекращения лицензионного соглашения в банкротстве отражают фундаментальные принципы американской публичной политики, а потому должны быть соблюдены.

Практикующие юристы полагают, что решение по этому делу скажется на подходе американских судов к лицензионным соглашениям в банкротстве как для иностранных компаний, так и для американских субъектов рынка. При этом решение Федерального апелляционного суда США по четвертому округу поддерживается в доктрине по двум причинам.

1. Перекрестные лицензии – распространенная практика. Она в значительной степени позволяет снизить транзакционные издержки для участников рынка. Многие компании настроили свои производственные мощности, надеясь на права, предоставленные компанией Qimonda. При этом затраты, связанные с использованием прав по таким перекрестным лицензиям, невозвратны.

2. В случае удовлетворения иска ничто не мешало бы одному из бывших лицензиатов по перекрестной лицензии создать дочернюю компанию, выкупить патенты у компании-банкрота и воздействовать на рынок по своему усмотрению: свернуть политику предоставления лицензий на недискриминационных условиях, монополизировать технологии, подавать иски в суд и т.д14. Так это было бы или нет - неизвестно, но дело наглядно демонстрирует подход американских судов к лицензионным соглашениям при банкротстве лицензиара. Такой подход с большой долей вероятности будет поддержан в том числе и в отношении перекрестных лицензий, в которых одна сторона предоставляет права исключительно на американские патенты, а другая – исключительно на иностранные.

Характеризуя американские правила, затрагивающие лицензионные соглашения при банкротстве лицензиара, необходимо более подробно раскрыть положения уже упомянутой ст. 365 Банкротного кодекса США, а также некоторую практику их применения.

В соответствии с пунктом n ст. 365 Банкротного кодекса США лицензиат, которому предоставлено право использовать «Интеллектуальную собственность» в случае введения конкурсного производства, в отношении лицензиара имеет по своему усмотрению одно из двух средств защиты своих интересов: 1) расторгнуть лицензионный договор и потребовать компенсацию убытков от лицензиара-банкрота за его расторжение; 2) сохранить право использования «Интеллектуальной собственности» на основании договора (с некоторыми ограничениями).

В Банкротном кодексе США используется специальный термин «интеллектуальная собственность». Под этим термином, в соответствии со ст. 101 (35А) Банкротного кодекса США, понимается следующее: секреты производства, изобретения, промышленные образцы, полезные модели, объекты авторского права, селекционные достижения, заявки на получение патента (результаты интеллектуальной деятельности). Таким образом, в понятие «Интеллектуальная собственность» банкротного законодательства США не включены товарные знаки и знаки обслуживания, а вышеприведенное правило не применяется к средствам индивидуализации. Несмотря на это в американской судебной практике за лицензиатом иногда сохраняют право на использование товарного знака даже в случае отказа от лицензионного договора банкротом в конкурсном производстве.

Так, например, между двумя участниками рынка бытовой электроники был заключен договор. В соответствии с условиями договора, одна сторона, Chicago American Manufacturing (производитель) обязалась произвести портативные вентиляторы, которые в дальнейшем должны были реализовываться второй стороной договора, Lakewood Engineering and Manufacturing Co (покупатель). Для свободного производства вентиляторов Lakewood Engineering and Manufacturing Co. предоставила Chicago American Manufacturing неисключительную лицензию на изобретения, которые должны были использоваться при производстве вентиляторов, а также неисключительную лицензию на товарные знаки, которые размещались на продукции. Поскольку на момент заключения договора покупатель Lakewood Engineering and Manufacturing Co. уже испытывала финансовые сложности, то у производителя вентиляторов Chicago American Manufacturing не было уверенности в том, что покупатель сможет оплатить стоимость произведенной продукции в полном объеме. Поэтому в условия договора были включены положения, согласно которым Chicago American Manufacturing могла сама реализовать неоплаченные вентиляторы, произведенные для покупателя с нанесенными на них товарными знаками (и используемыми в них изобретениями). По прошествию 3 месяцев с момента заключения договора покупатель был признан банкротом, а его предприятие, включая патенты и товарные знаки, было приобретено компанией SUNBEAM PRODUCTS, INC. (известной под брендом Jarden Consumer Solutions), а вышеупомянутый договор с условиями о предоставлении лицензий покупателем производителю был прекращен конкурсным управляющим. Несмотря на эти обстоятельства компания Chicago American Manufacturing продолжала производить и продавать вентиляторы с нанесенными на них товарными знаками несостоятельного покупателя. На этих основаниях покупатель бизнеса SUNBEAM PRODUCTS, INC. обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации с производителя вентиляторов за нарушение прав на товарные знаки и запатентованные изобретения, а также с требованием о дальнейшем запрете нарушения исключительных прав. В решении по делу15 Федеральный апелляционный суд США по седьмому округу посчитал, что прекращение договора по банкротным основаниям влияет на прекращение обязательств между сторонами, но не на наличие предоставленных ранее прав. Таким образом, производитель вентиляторов мог и дальше производить и продавать вентиляторы в очерченных договором пределах с нанесенными на них товарными знаками16.

Таким образом, в условиях развитой патентной среды, патентных войнах и при развитых патентных стратегиях общий подход к отмене длящихся договоров при банкротстве лицензиара не всегда остается применимым. Необходимость обеспечения интересов кредиторов должника уступает необходимости обеспечения другой, более широкой группы интересов – потребителей и участников высокотехнологичных рынков. Возможно, что с развитием рынков технических решений в России также будут актуальны описанные выше подходы.