Исключительное право на товарный знак – право только предпринимателей?

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 26, декабрь 2019 г., с. 100-105

Действующее российское законодательство ограничивает круг субъектов, которые могут обладать исключительным правом на товарный знак, в силу ст. 1478 ГК РФ: ими могут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Возможно, данное ограничение по кругу субъектов законодатель связывал с основной функцией товарного знака – индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 ГК РФ), которая может осуществляться в процессе предпринимательской деятельности.

Вместе с тем положения ст. 1478 ГК РФ вызывают два взаимосвязанных вопроса – действительно ли в Российской Федерации все товарные знаки принадлежат только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и оправдано ли это ограничение как таковое?

Сразу следует отметить, что в любом случае перечень возможных обладателей исключительного права на товарный знак, прямо указанный в законе, исчерпывающим не является, поскольку ими могут быть также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования, которые в силу п. 1 ст. 124 ГК РФ выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами.

К публично-правовым образованиям применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.

Положения § 2 гл. 76 ГК РФ не исключают возможности принадлежности исключительного права на товарный знак публично-правовым образованиям, поскольку прямо не связывают такую возможность с правом на непосредственное осуществление предпринимательской деятельности.

Больший интерес вызывает невключение в ст. 1478 ГК РФ в перечень субъектов исключительного права на товарный знак физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Видимо, это законодательное решение основывается на положениях п. 1 ст. 23 ГК РФ, в соответствии с которыми гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Учитывая, что товарный знак должен использоваться в предпринимательской деятельности, закон ограничивает круг субъектов права на товарный знак лишь субъектами, которые вправе предпринимательской деятельностью заниматься.

Вместе с тем, если причина исключения физических лиц из числа возможных субъектов исключительного права на товарный знак действительно в невозможности им заниматься предпринимательской деятельностью, соблюдается ли эта логика в ст. 1478 ГК РФ?

С одной стороны, эта статья не исключает из круга субъектов права на товарный знак некоммерческие организации, деятельность которых предпринимательской не является.

Некоммерческие организации в силу п. 4 ст. 50 ГК РФ могут осуществлять приносящую доход деятельность, которая для целей индивидуализирующей функции товарного знака может быть приравнена к предпринимательской, но только если это предусмотрено их уставами и лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.

Таким образом, могут существовать некоммерческие организации, которые в принципе не могут заниматься приносящей доход деятельностью, но тем не менее вправе быть субъектом исключительного права на товарный знак.

С другой стороны, само по себе обладание исключительным правом на товарный знак предпринимательской деятельностью не является.

С данной точки зрения, положения ст. 23 ГК РФ сами по себе не препятствуют физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, владеть исключительным правом на товарный знак. При этом товарный знак мог бы использоваться в предпринимательской деятельности лицами, которым исключительное право на товарный знак предоставлено на основании лицензионного договора, или самим физическим лицом – не в предпринимательской деятельности, но способами, доступными для физических лиц (например, путем размещения в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации – подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Тем не менее, закон и не исключает из круга возможных правообладателей некоммерческие организации, которые не вправе заниматься приносящей доход деятельностью, но и не включает в круг правообладателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Таким образом, идея о возможности обладания товарным знаком только лиц, которые фактически вправе его использовать в сфере предпринимательской деятельности, не выдерживается в тексте ГК РФ.

Кроме того, нельзя не отметить, что несмотря на кажущийся прямым запрет на обладание исключительным правом на товарный знак физическими лицами бывают ситуации, когда субъектами исключительного права на товарный знак могут быть физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

На практике возможны следующие случаи.

1. При государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 22.3 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») исключительное право на товарный знак не прекращается автоматически и остается принадлежать физическому лицу, более не являющемуся индивидуальным предпринимателем.

В силу подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя.

При этом, как отмечено в п. 174 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) [5], в этом случае прекращается исключительное право на товарный знак на будущее время с момента внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя.

Таким образом, с момента, когда физическое лицо прекратило быть индивидуальным предпринимателем, и до момента, когда Роспатент по заявлению любого лица прекратит правовую охрану товарного знака, исключительное право на товарный знак будет действовать и принадлежать физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем.

Исходя из действующей редакции ст. 1514 ГК РФ без заявления Роспатент самостоятельно не вправе прекратить правовую охрану товарного знака, даже если получит сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, например, в рамках межведомственного взаимодействия с налоговыми органами.

Следует также отметить, что факт принадлежности товарного знака физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, не препятствует его правообладателю распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Более того, если такое распоряжение состоялось и на дату подачи в Роспатент заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ исключительное право на товарный знак снова принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, это «исцеляет» товарный знак и в прекращении его правовой охраны должно быть отказано (п. 175 Постановления № 10).

Если законодатель действительно хотел не допустить принадлежности исключительного права на товарный знак физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, он должен был установить обязанность налоговых органов сообщать в Роспатент о каждом факте государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и корреспондирующую ей обязанность Роспатента по фактам поступления такой информации из налоговых органов по собственной инициативе прекращать правовую охрану всех принадлежащих этому физическому лицу товарных знаков.

Но законодатель этого не сделал.

2. В случае смерти индивидуального предпринимателя – правообладателя исключительное право на товарный знак как право имущественное входит в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ). При этом положения части III ГК РФ не исключают наследования исключительного права на товарный знак наследниками, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее – Постановление № 9) [4] отмечено, что принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства (за исключением случая, если в течение этого срока он зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя). До истечения этого срока правовая охрана товарного знака, знака обслуживания по основанию, предусмотренному подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, не может быть прекращена.

В данном случае Верховным Судом РФ по аналогии применены положения п. 1 ст. 238 ГК РФ, когда по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать.

Прямое действие этой нормы исключено п. 3 ст. 1227 ГК РФ, но в данном случае нормой, применяемой по аналогии, восполняется пробел закона, не определяющего последствия наследования исключительного права на товарный знак лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

При этом в условиях законодательного пробела, когда и в части III и в части IV ГК РФ отсутствуют специальные правила о наследовании товарных знаков, толкование, данное Верховным Судом РФ, является единственно возможным – с одной стороны, позволяющим не прекращать правовую охрану товарного знака умершего правообладателя до принятия наследства и определения дальнейшей судьбы этого знака, а с другой, – вводящей определенные временные ограничения по моменту, до которого наследники имеют возможность решить, что делать с товарным знаком.

Если законодатель действительно хотел не допустить принадлежности исключительного права на товарный знак физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, он мог, например, установить правило о том, что унаследовать исключительное право на товарный знак может только наследник, являющийся индивидуальным предпринимателем на дату принятия наследства, а при отсутствии таковых исключительное право на товарный знак прекращается.

Однако законодатель этого не сделал.

3. В силу п. 8 ст. 63 ГК РФ при ликвидации юридического лица оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество этого лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.

Хотя правилами этого пункта не определяется судьба товарных знаков, принадлежащих ликвидируемым юридическим лицам, нет оснований считать, что исключительное право на товарный знак как имущественное право, входящее в состав имущества, не должно переходить к учредителям.

Соответственно, на основании п. 8 ст. 63 ГК РФ, если учредителем является физическое лицо, именно к нему перейдет исключительное право на товарный знак.

Законодатель (хотя такая возможность у него была) не устанавливает правила о том, что исключительное право на товарный знак при ликвидации юридического лица переходит только к учредителям – юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, а при отсутствии таковых продается с торгов.

Если исключительное право на товарный знак перешло учредителю – физическому лицу, можно применить тот же подход, что закреплен в п. 85 Постановления № 9: считать, что исключительное право, полученное учредителем, должно быть отчуждено им в течение года со дня получения (за исключением случая, если в течение этого срока он зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя).

Следует отметить также, что в случае если по какой-либо причине исключительное право на товарный знак осталось нераспределенным при ликвидации юридического лица – правообладателя, исключительное право не прекращается автоматически – в случае если исключительное право не перешло к иным лицам правовая охрана товарного знака может быть прекращена на основании подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ по заявлению любого лица.

При этом до подачи такого заявления исключительное право может быть распределено даже после ликвидации юридического лица – в специальном порядке, определенном п. 5.2 ст. 64 ГК РФ.

4. Четвертым возможным случаем принадлежности исключительного права на товарный знак физическому лицу можно считать ситуацию, когда на территорию Российской Федерации распространяется действие товарного знака, зарегистрированного на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. [2] и Протокола к нему от 27 июня 1989 г. [3].

В случае если в стране «базовой» заявки («базовой» регистрации) исключительное право на товарный знак может принадлежать физическому лицу, этому же лицу принадлежит исключительное право на соответствующий товарный знак на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков отказ в расширении на территорию Российской Федерации охраны, возникающей в результате международной регистрации, может основываться только на мотивах, которые в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности применяются к знаку, заявка на который подана непосредственно в ведомство, уведомившее об отказе. Однако в охране не может быть отказано даже частично только на том основании, что применимое национальное законодательство допускает регистрацию знаков только для ограниченного числа классов или ограниченного числа товаров или услуг.

Парижская конвенция об охране промышленной собственности в ст. 6 quinquies не запрещает государственную регистрацию товарных знаков за лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью.

С учетом этого Роспатент при территориальном расширении правовой охраны товарного знака по международной регистрации статус правообладателя не проверяет.

В силу п. 11 ст. 1483 ГК РФ Роспатент проверяет соответствие товарного знака по международной регистрации только правилам ст. 1483 ГК РФ.

Буквальное прочтение текста ГК РФ приводит к мысли о том, что если не на стадии расширения правовой охраны, то впоследствии – на основании возражения заинтересованных лиц – правовая охрана товарного знака, зарегистрированного за физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, может быть прекращена.

Так, в силу п. 4 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку, зарегистрированному в соответствии с международными договорами Российской Федерации, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям, предусмотренным п. 2 этой статьи. При этом в силу подп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований ст. 1478 ГК РФ.

Вместе с тем полагаем, что препятствием к прекращению правовой охраны такого товарного знака будет ст. 5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, ограничивающая основания для отказа в территориальном расширении.

Статья 1512 ГК РФ исходя из своего существа применяется тогда, когда изначально исключительное право было предоставлено неправомерно (в этом суть аннулирования товарного знака с самого начала). С этой точки зрения, если правовая охрана изначально была предоставлена правомерно (как отмечено выше, отсутствие у правообладателя статуса индивидуального предпринимателя не является основанием для отказа в территориальном расширении), то нелогично и последующее оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию.

Представляется, что в отношении товарных знаков по международной регистрации исключительное право не может быть прекращено и на основании подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ.

Значит для этих товарных знаков исключительное право без каких-либо ограничений может принадлежать физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями.

5. Следует отметить, что еще одним – очевидным – случаем, когда исключительное право на товарный знак может принадлежать физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, может быть случай ошибки, когда исключительное право на российский товарный знак изначально предоставлено физическому лицу.

Возможность такой ошибки не исключает и законодатель, в подп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предусмотревший специальное основание для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному с нарушением требований ст. 1478 ГК РФ.

Вместе с тем на этом основании правовая охрана не прекращается автоматически – она прекращается по результатам рассмотрения возражения, поданного на основании п. 2 ст. 1513 ГК РФ заинтересованным лицом.

Таким образом, пока возражение не подано, Роспатент не вправе устранить допущенную ошибку и правовая охрана товарного знака будет действующей.

Более того, судебная практика исходит из того, что если данная ошибка будет устранена самим правообладателем (например, в результате регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или отчуждения исключительного права на товарный знак), то правовая охрана товарного знака оставляется в силе [6].

В заключение необходимо отметить, что целью настоящей статьи не была попытка дать окончательный ответ на вопрос о том, оправдано ли ограничение круга правообладателей товарных знаков в ст. 1478 ГК РФ.

Вместе с тем наличие столь большого числа исключений из простого правила о том, что правообладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приводит к мысли о целесообразности пересмотра имеющегося ограничения. Дополнительным аргументом в пользу этого может быть уже упоминавшееся правило о том, что само по себе обладание исключительным правом на товарный знак осуществлением предпринимательской деятельности не является.