"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 27, март 2020 г., с. 102-112

Возможно ли оспаривание предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по основаниям, установленным в ст. 1483 ГК РФ (например, не может быть зарегистрирован товарный знак, тождественный названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства)?

Данный вопрос нередко возникает в правоприменительной практике, и по мнению автора, требует обратить на себя внимание со стороны юристов. Ответ на него становится ясен уже при первом ознакомлении с историей и причинами выделения общеизвестных знаков из числа традиционных товарных знаков. Однако действительная важность вопроса заключается не в ответе самом по себе, а в причинах появления этого вопроса в российском праве.

Во-первых, тема общеизвестных знаков совершенно проигнорирована российской доктриной. Основным источником в поиске ответа стали работы иностранных авторов. На данный момент в России защищена всего одна диссертация, за десять лет до появления 4 части ГК РФ.

Во-вторых, уже сама по себе формулировка и постановка озвученного выше вопроса позволяет увидеть, что российский подход к охране общеизвестных товарных знаков построен на противоречиях и неточностях, которые носят концептуальный характер.

Один из основных недостатков, понимание которого позволяет обнаружить множество остальных, состоит в смешении в российском праве международных и национальных оснований охраны общеизвестных знаков.

С точки зрения предоставляемых прав ст. 1508 ГК РФ не учитывает разницы между защитой знаков по факту их известности, независимо от регистрации, и защитой зарегистрированных знаков, известность и репутация которых диктует необходимость предоставления им большей правовой охраны, нежели обычным товарным знакам.

Безусловно, в том и другом случае известность – это вопрос факта, которому не могут быть противопоставлены какие-либо юридические основания. Например, отсутствие знака в перечне или наличие произведения с тождественным названием. Единственный способ не признавать факт реальной жизни есть прием юридической фикции1. В этом смысле применение ст. 1483 ГК РФ к оспариванию известности знака равносильно применению оснований для оспаривания сделок к результату их исполнения (тоже, что ссылаясь на невыгодность договора с подрядчиком утверждать, что дом не построен).

Однако в первом случае с известностью знака связывается возникновение прав обладателя незарегистрированного знака вообще, в том числе возможности оспорить регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, а во втором – расширения объема предоставляемых прав, в том числе распространение охраны на неоднородные товары и услуги с теми, в отношении которых знак признан общеизвестным. Неудивительно, что и необходимая степень известности в первом и во втором случаях должна различаться. Тем не менее упоминания об этом ст. 1508 ГК РФ не содержит.

Это разные явления, появившиеся в результате преодоления двух классических принципов права на товарные знаки: принципа территориальности и принципа специализации. Условно, результаты развития идеи общеизвестных знаков и преодоления двух принципов можно свести к двумя статьям, посвященным общеизвестным товарным знакам на уровне международного регулирования, которое имеет отношение к России: статьи 6bis Парижской конвенции и статьи 16 Соглашения ТРИПС.

В начале ХХ в. рост международной торговли, системы сообщений, рекламы и средств связи поставили перед специалистами вопрос о защите правообладателей известных брендов в тех странах, где их обозначения еще не получили охраны путем регистрации. Недобросовестные лица могли зарегистрировать сходный с известным брендом знак с целью введения в заблуждения потребителей относительно источников происхождения товаров или с целью блокирования регистрации знака настоящим правообладателем.

Решением этой проблемы стало появление статьи 6bis Парижской конвенции:

«Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним» ((1) art. 6bis).

При проведении переговоров между представителями стран-участниц внимание главным образом акцентировалось на необходимость защиты хорошо известных знаков (well-known marks) в странах-участниках именно в отсутствие их регистрации и против регистрации и использования сходных обозначений другими лицами.

Профессор Боденхаузен2 отмечает, что целью введения статьи 6bis являлась защита хорошо известных знаков, которые не зарегистрированы в стране, где используется или зарегистрирован сходный с ними товарный знак3. Защита хорошо известному знаку предоставлена по факту признания его таковым. Очевидно, что если знак уже зарегистрирован в стране, где испрашивается защита, то нет необходимости прибегать к защите со ссылкой на статью 6bis Парижской конвенции4.

Статья 6bis Парижской конвенции есть прежде всего исключение из традиционного для товарных знаков принципа территориальности. Правообладателям известных брендов не требуется регистрировать свои обозначения в двухстах юрисдикциях, чтобы получать защиту, а потребителям его товаров – быть защищенными от заблуждения. По меткому выражению Ronald Lehrman, «it is strange, but true, that most owners of famous marks are living beyond their means in the defense of their marks, in the sense that they must spend where they do not earn»5.

Положения статьи 6bis Парижской конвенции впервые получают свое отражение в российском законодательстве в ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» следующим образом: «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения… с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации»6.

В единственной на данный момент диссертации в России на тему общеизвестных товарных знаков, которая была защищена в 1998 г., Е.А. Зайцева также, определяя общеизвестный товарный знак, делает акцент на отсутствии факта регистрации в стране, где испрашивается защита7.

Дальнейшее развитие правовой охраны общеизвестных товарных знаков шло по пути преодоления принципа специализации (защита известных знаков от использования другими лицами в отношении неоднородных товаров и услуг).

Начало дискуссии на эту тему связывают с делом Odol8, рассмотренном в Германии в 1924 г. (за год до появления общеизвестных знаков в Парижской конвенции)9. Суд посчитал, что использование известного бренда другим лицом в отношении неоднородных товаров способно заставить потребителей думать, что качество неоднородных товаров так же высоко, как и качество товаров под известным брендом.

Решение поставило вопрос о новых основаниях и целях правовой охраны товарных знаков. Традиционному представлению о защите прав на товарный знак в публичных целях (недопустимость введения в заблуждение потребителя) стали аккомпанировать идеи о необходимости защиты интересов правообладателя, его престижа, репутации и финансовых вложений.

Следующим заметным событием стало появление в 1927 г. на страницах Harvard Law Review статьи доктора Шехтера (Schechter): The Rational Basis of Trademark Protection10, предложившего правовую теорию, которая впоследствии станет известна как dilution – защита знака от размывания, защита «продающей силы товарного знака», «коммерческого магнетизма»11.

На момент публикации статьи ортодоксальная дефиниция судов США первоочередной и надлежащей функции товарных знаков была дана в деле Hanover Star Milling Co. v. Metcalf (240 US 403, 412 (1916)): «Идентифицировать источник или собственника товаров под товарным знаком» (to identify the origin or ownership of the goods to which it is affixed).

Шехтер в своей работе приходит к выводу, что товарный знак более не определяет ни конкретный источник, ни собственника, который доподлинно потребителям неизвестен (например, правообладателя знака Coca-Cola), но только то, что товары под конкретным товарным знакам исходят из того же источника или достигают потребителя через те же каналы связи, что и товары, которыми уже остался доволен потребитель12.

Позволим себе краткое отступление. Несмотря на практически вековую разницу между нами и статьей Шехтера, архаичная идея известности правообладателя жива в российском праве по сей день13. Роспатент рассматривает знание потребителем правообладателя как один из критериев признания знака общеизвестным, несмотря на отсутствие в этом рационального обоснования или рекомендаций со стороны ВОИС, и в связи с этим сталкивается со справедливой критикой со стороны Суда и юристов14.

На этом фоне, по мнению Шехтера, теряется из вида создающая функция товарного знака (creative), поскольку акцент все еще делается на его символической функции (symbolic). Настоящая функция товарного знака идентифицировать для потребителя продукт как удовлетворительный и таким образом стимулировать последующие продажи.

В этом факте лежит ключ к понимаю эффективной защиты товарных знаков: товарный знак выступает как бы агентом правообладателя для создания и поддержания good will. Товарный знак не просто символ good will, но чаще всего наиболее эффективный агент для создания good will, продуцирующий в публичном понимании анонимный и безличный гарант качества, создавая задел для последующих продаж: «The mark sells the good». Чем выше различительная способность у товарного знака, тем выше его продающая сила.

«To say that a trademark “is merely the visible manifestation of the more important business good will, which is the property to be protected against invasion” or that “the good will is the substance, the trade mark merely the shadow”, does not accurately state the function of a trademark today and obscures the problem of its adequate protection»15.

Шехтер пишет, что правообладателя надо защищать даже тогда, когда нет вероятности смешения или вреда его репутации и т.п. Автор вспоминает велосипеды KODAK, радиоаппаратуру Rolls Royce, шляпы Vogue. Во всех этих кейсах не было недобросовестного переманивания потребителей или вероятности смешения, поскольку KODAK не выпускал велосипеды, а Rolls Royce - радиоаппаратуру. Вред для правообладателей заключается в разрушении идентичности и различительной способности товарного знака, что приводит к снижению эффективности знака, диссоциации его от конкретных продуктов и уничтожению. В свою очередь недобросовестное лицо паразитирует на известном бренде. Если позволить использовать бренд MAZDA для производства камер, а KODAK для банных принадлежностей, то эти марки неизбежно утратят ассоциацию с конкретным товаром несмотря на их оригинальность, изобретательность и финансовые вложения правообладателей. Знаки будут ослаблены, лишены коммерческой привлекательности и продающей силы.

Шехтер в статье приходит к следующим выводам:

1)

ценность товарного знака в его продающей, создающей силе;

2)

продающая и создающая сила знака зависят от его уникальности и различительной способности, психологического влияния на потребителя, нежели просто от качества товара;

3)

такая уникальность и различительная способность знака может быть утрачена путем использования знаков для других однородных и неоднородных товаров;

4)

объем правовой охраны знака должен зависеть от степени уникальности знака. Чем выше различительная способность у знака, тем больше влияние на публику он имеет и тем больше необходимость его охраны. В свою очередь лишь общие и полуописательные знаки и обозначения не заслуживают подобной широкой охраны, поскольку не имеют подобной репутации и ассоциации с конкретным товаром.

Последующие дискуссии на международном уровне развивали и закрепляли идею охраны известных знаков в отношении неоднородных товаров, которая продолжала формироваться в каждой стране отдельно16.

В США идеи ученого получили свое воплощение в Lanham Act (Trademark Dilution Revision Act § 43(с), позволяющем обладателю известного знака (famous mark) требовать судебного запрета (injunction) использования знака или фирменного наименования, которое причиняет вред различительной способности известного знака. В качестве примера можно привести дело Hasbro Inc. v. Internet Entertainment Group, 1996 г. WL 8485 (W.D. Wash. Feb. 9, 1996). Hasbro, производитель известной настольной игры Candy Land, утверждал, что ответчик размывает различительную способность Candy Land, используя обозначения для идентификации сайта для взрослых.

Аналогичные нормы стали появляться в Великобритании (Trade Marks Law 1994 10 (3) и доктрина passing off), Германии (ст. 10 Закона о товарных знаках и нормы ГГУ о причинении вреда)17, в международных соглашения (Uniform Benelux Trade Marks Act (BTMA) (art.13), North American Free Trade Agreement (art. 17) и п. 3 ст. 16 соглашения ТРИПС), и Европейском регулировании (Директива от 22 октября 2008 г. № 2008/95/ЕС «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания») и т.д.

Доктрина известных знаков развивалась и усложнялась в каждой стране, формируя другие способы защиты прав обладателей известных знаков в ответ на все новые способы их нарушения. Между локальными правовыми подходами, безусловно, сохранялось различие, несмотря на их постоянное сообщение друг с другом. В разных правопорядках для феномена известных знаков зачастую используются даже разные термины: famous marks, well-known marks, trademarks with reputations и т.д18.

Например, европейский подход направлен на охрану знаков с репутацией, тогда как подход США - на охрану известных знаков. Соглашение ТРИПС в качестве одного из условий защиты правообладателя устанавливал вероятность ассоциативной связи между незаконным использованием знака и известным знаком19, тогда как доктрина dilution в США и защита различительной способности знаков с репутацией в ряде европейских стран (Англия, Германия и т.д.) не связывает защиту с возникновением некорректных ассоциаций (таких как сотрудничество или спонсорство).

Наиболее удачное обобщение основных видов нарушений прав обладателей известных знаков предлагает известный английский юрист Фредрик Мострерт (автор одной из первых монографий на тему общеизвестных знаков)20. Приводим их ниже.

1.

Классический случай регистрации локального товарного знака, сходного с общеизвестным, с целью паразитировать на репутации правообладателя или блокировать его выход на новый рынок (классический случай применения статьи 6bis Парижской конвенции) .

2.

Регистрация и использование товарного знака в отношении однородных или схожих товаров, создающие вероятность смешения и неверной ассоциации, что товары или услуги исходят от того же производителя или с его согласия. Использование сходного знака также может создавать у публики неверное предположение о том, что существует взаимосвязь производителя и правообладателя или спонсорство. Правообладатель в таком случае теряет контроль над своим имиджем и репутацией (п. 3 ст. 16 Соглашения ТРИПС или п. 3 ст. 1508 ГК РФ).

3.

Использование знака в отношении неоднородных товаров и услуг без учета фактора заблуждения или вероятности смешения может привести к размыванию различительной способности известного товарного знака. К размыванию товарного знака автор относит и распространение порочащих сведений. Это может привести к ослаблению эксклюзивной ассоциативной связи бренда и конкретных товаров (доктрина dilution в США)21.

4.

В определенных случаях эксплуатация коммерческого магнетизма может рассматриваться как нарушение per se. Суды не устанавливают ни вероятность смешения, ни угрозу различительной способности известного знака. На стороне нарушителя создается несправедливое обогащение и преимущество в отношении своих конкурентов22.

В российском законодательстве общеизвестные товарные знаки появляются в общем виде: как знаки, защищаемые без регистрации, и как известные знаки, охраняемые против использования в отношении неоднородных товаров. Мы уже упоминали, что ст. 1508 ГК РФ не проводит никакой разницы между двумя этими явлениями.

Еще одним фактором, затрудняющем понимание феномена общеизвестного товарного знака, является существование в России перечня общеизвестных товарных знаков. Именно существованию перечня общеизвестных знаков обязан своим появлением вопрос о возможности применения к общеизвестным товарным знакам при оспаривании предоставления им правовой охраны. Мы не найдем подобного перечня в большинстве стран (поскольку это вопрос факта и существование этого реестра несет в себе лишь подтверждающею функцию, что ставит под сомнение целесообразность его существования в данном виде) за редким исключениям, в частности, Китая23. В Китае после принятия в 2003 г. новых правил, касающихся общеизвестных товарных знаков, больше не разрешается подавать заявку в административный орган на абстрактное признание известности в отсутствие реального спора. В прошлом специальное ведомство (TMB) создало большое количество записей известных знаков24.

СССР присоединился к Парижской конвенции в 1965 г.25, но свою актуальность вопрос охраны общеизвестных товарных знаков приобрел при вступлении России в ВТО, одним из условий которого являлось приведении законодательства об интеллектуальной собственности в соответствие с международными стандартами, в частности закрепленными в Соглашении ТРИПС.

Напомним, что целью ст. 6bis Парижской конвенции была защита общеизвестных знаков независимо от регистрации в стране, где испрашивается защита. Свое отражение в российском законодательстве этот выход за пределы принципа территориальности впервые нашел отражение в ст. 7 Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках».

При присоединении России к ВТО представители российской стороны в официальном Докладе рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО от 16-17 ноября 2011 г.26 подчеркнули, что включение общеизвестного товарного знака в их перечень не является аналогичным регистрации товарного знака в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации27. Представители РФ подтвердили, что «ГК РФ не содержит каких-либо норм, которые устанавливают связи между предоставлением правовой охраны товарному знаку, который считается общеизвестным, и его включением в перечень. Таким образом, если правообладатель такого знака предъявляет иск за нарушение его прав на товарный знак, суд определит, были ли нарушены права владельца товарного знака независимо от факта включения этого товарного знака в перечень. Решение суда будет ограниченно в своей силе в рамках конкретного случая. Рабочая группа приняла к сведению данное обязательство» (1260)28.

Иными словами, перечень общеизвестных товарных знаков есть лишь перечень фактов, который не носит ни правопорождающий, ни исчерпывающий характер, поскольку защиту может получить товарный знак, не включенный в перечень.

Конституционный суд РФ в определении от 19 сентября 2019 г. № 2145-О указал, что общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака (обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

По этой причине товарному знаку может быть противопоставлен общеизвестный товарный знак, не только не признанный таковым на дату приоритета первого товарного знака, но и в отношении которого на эту дату не была подана заявка о признании его общеизвестным.

Конституционный суд РФ также отметил, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков шире, чем товарных знаков. Следовательно, при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата его приоритета может быть установлена ранее даты такого признания и даты подачи правообладателем заявления о признании товарного знака общеизвестным. Более того, при наличии соответствующих условий она может быть установлена и ранее даты первичной регистрации названного товарного знака.

Этому толкованию соответствует, в частности, известное постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу «VACHERON CONSTANTIN», где ВАС РФ признал противоправной регистрацию знака, сходного с известным, но не зарегистрированным в России товарным знаком, поскольку она направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации широко известного бренда.

Другим примером является постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. № С01-738/2018 по делу № СИП-580/2017, в котором содержится прямой ответ на поставленный в начале настоящей статьи вопрос. Президиум поддержал вывод суда о том, что основание для оспаривания товарного знака в виде способности ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара не может считаться основанием для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака:

«В отношении довода заявителя о несоответствии регистрации спорного знака требованиям статьи 6 Закона о товарных знаках, по мнению суда первой инстанции, Роспатент верно отметил, что общеизвестный товарный знак не подлежит анализу на соответствие его требованиям статьи 6 Закона, поскольку основания для предоставления правовой охраны именно общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку содержатся в специальной статье 19.1 Закона о товарных знаках, положения которой относятся только к общеизвестным знакам».

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отметил, что доводы о способности ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара комбинированным обозначением со словесным элементом «ТРОЙКА» не могут считаться основаниями для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака29.

Приложение любого из предусмотренных ст. 1483 ГК РФ оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку к общеизвестным товарным знакам доказывает верность этого утверждения. Например, не может быть зарегистрирован товарный знак, тождественный известному на дату подачи заявки произведению, персонажу или цитате из такого произведения (п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Очевидно, что известность произведения – это тоже вопрос факта, который заключается в наличии ассоциативной связи потребителей товара или услуг с известным произведением (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 28 января 2019 г. № С01-999/2018 по делу № СИП-199/2018)30. Два этих факта – известность знака и известность произведения на дату признания знака общеизвестным - не способны существовать вместе, один факт исключает другой.

С этой точки зрения ст. 1508 и ст. 1512 ГК РФ юридически некорректны: оспаривание предоставления правовой охраны, в силу п. 1 ст. 1512 ГК РФ, означает оспаривание государственной регистрации (не сделано исключения и для общеизвестного товарного знака в п. 3 ст. 1512 ГК РФ), тогда как в силу ст. 1508 ГК РФ общеизвестный товарный знак или обозначение признается таковым31. Его правовая охрана связана с фактом известности, но не регистрации.

Некорректен по той же причине и п. 3 ст. 1512 ГК РФ, в котором отдельно указано, что предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 1 ст. 1508 ГК РФ.

Логика данных оснований оспаривания предоставления правовой охраны общеизвестного товарного знака понятна. Однако п. 3 ст. 1512 ГК РФ разворачивает основания оспаривания и предоставления правовой охраны общеизвестных знаков на 180 градусов.

Во-первых, если предоставление охраны не связано с регистрацией, то и прекращение правовой охраны не может быть связано с оспариванием регистрации. Реальному факту, в отличии от факта идеального, не может быть противопоставлено отсутствие каких-либо юридических оснований. Тем не менее этот факт может быть не доказан или опровергнут в суде или ином компетентном органе, но лишь постольку, поскольку будет установлено, что отсутствуют критерии признания знака известным.

Во-вторых, общеизвестный товарный знак никак себя не проявляет в статичном состоянии. По причине, озвученной выше, его нахождение в перечне не способно в чем-то ограничивать других лиц. Теоретически исключено существование заинтересованных лиц, которые могли бы обратится с возражениями против предоставления правовой охраны знаку именно как общеизвестному. Известность знака проявляется только в активном состоянии, когда правообладатель пытается оспорить регистрацию сходного до степени смешения знака или запретить использование сходного обозначения в отношении неоднородных товаров или услуг. Именно поэтому подобные российскому перечни общеизвестных товарных знаков не существуют практически нигде в мире, а компетентным для определения известности знака органом является суд.

В-третьих, наглядно демонстрирует справедливость озвученных нами аргументов и некорректность п. 3 ст. 1512 ГК РФ предусмотренная в нем возможность признания недействительным правовой охраны в части. Это также теоретически исключено, поскольку запрет на использование сходного знака в отношении неоднородных товаров возникает не в силу регистрации и не сам по себе, а в зависимости от наличия иных условий для защиты правообладателя известного знака, таких как способность использования сходного обозначения в отношении неоднородных товаров вызывать неверные ассоциации или причинять вред различительной способности известному товарному знаку.

При этом Зайцева Е.А., например, полагает, что в силу Соглашения ТРИПС существование данного реестра необходимо, поскольку страны могу защищать только зарегистрированные общеизвестные знаки, когда их используют в отношении неоднородных товаров32. Однако этот аргумент не выдерживает критики, поскольку в Соглашении ТРИПС речь идет зарегистрированном знаке, а не о зарегистрированным знаке в качестве общеизвестного товарного знака.

Известно, что в п. 3 ст. 16 соглашения ТРИПС правовая охрана общеизвестных знаков распространена также на услуги и неоднородные товары и услуги с товарами и услугами заявителя, что в свою очередь являлось прежде всего отступлением от уже другого традиционного принципа охраны товарных знаков – принципа специализации:

«Статья 6bis Парижской конвенции (1967) применяется mutatis mutandis к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование этого товарного знака для упомянутых товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака, и что при таком использовании интересы владельца зарегистрированного товарного знака могут быть ущемлены».

Действительно, ограничением является требование о регистрации известного товарного знака для распространения охраны на неоднородные товары. Это ограничение критикует Мостерт, приводя в пример Директиву ЕС о гармонизации 1988 г. (ст. 4.4а, которая предусматривала возможность отказа в регистрации товарного знака в случае его сходности с незарегистрированным товарным знаком, имеющим репутацию, даже если регистрация испрашивается в отношении неоднородных товаров, при условии что использование товарного знака является использованием без надлежащего основания (due cause) и может привести к несправедливым преимуществам или принести вред различительной способности или репутации приоритетного знака33.

Тем не менее о защите в отношении неоднородных товаров прежде всего идет речь в рамках одного правопорядка. Это защита правообладателей от размывания различительной способности их товарных знаков или создания у потребителей неверных предположений, относительно взаимосвязи правообладателя или лица, использующего сходный знак в отношении неоднородных товаров. Здесь известность знака является основанием расширения объема правовой охраны, а не возникновения ее на территории конкретной страны вообще. Естественно, что в странах с регистрационной системой защиты товарных знаков защитой пользуется зарегистрированные товарные знаки. Это, в том числе, имеет отношение и к России.

Однако известность знака по смыслу статьи 6bis Парижской конвенции на территории, где испрашивается защита, и известность знака, необходимая для распространения правовой охраны товарного знака в отношении неоднородных товаров – две разные известности. Так, Мостерт, упоминая о сложности четко разграничить известные (famous) и общеизвестные знаки (well-known) (защита известных знаков распространяется на неоднородные товары, тогда как общеизвестные знаки пользуются защитой без регистрации вне принципа территориальности), обращает внимание на две важные детали:

1)

чем известнее марка, тем больше объем охраны она заслуживает;

2)

ВОИС в рекомендациях по общеизвестным товарным знакам указывает: для определения степени известности не требуется устанавливать широкую известность потребителям, а достаточно установить известность в определенном секторе.

«Protection of famous marks is typically extended to non-competing goods. Consequently, the knowledge of public at large or of non-consumers may be relevant in assessing whether the commercial magnetism of famous mark has been misappropriated on non-competing goods or services»34.

Иными словами, признание знака общеизвестным для цели статьи 6bis Парижской конвенции не должно предрешать вопрос о распространении охраны на неоднородные товары, поскольку для этого нужна уже высокая известность и необходимо доказывать возможность либо неверных ассоциаций, либо вред различительной способности. В России же существования перечня общеизвестных знаков предрешает этот вопрос.

Не следует смешивать расширение объема правовой охраны товарных знаков в связи с их известностью и возникновение охраны общеизвестных товарных знаков, не зарегистрированных в России. На международном уровне известность знака в стране, где испрашивается защита, означает необходимость его защиты без регистрации. В рамках одной страны известность знака означает возможность совершения против обладателя такого обозначения противоправных действий, которые невозможно совершить против обладателя обычного товарного знака. С одной стороны, наличие у такого знака репутации позволяет недобросовестным лицам использовать чужую репутацию для продвижения неоднородных товаров, что в свою очередь может привести к созданию у потребителей некорректных ассоциаций с обладателем известного знака, вреду различительной способности известного знака, деловой репутации и т.д. С другой стороны, известность обозначения позволяет правообладателю защищаться от указанных посягательств недобросовестных лиц.