Использование товарного знака «под контролем» и «по воле» правообладателя: характеристика и соотношение понятий

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 27, март 2020 г., с. 113-117

В последние годы всё чаще отмечается возрастающая коммерческая ценность товарных знаков1. Созданные для введения в оборот, они должны регулярно использоваться правообладателями для индивидуализации их товара перед потребителем. Именно поэтому традиционным для любого правопорядка является негативное отношение к длительному неиспользованию товарных знаков вплоть до прекращения их правовой охраны.

Статья1486 ГК регулирует следующую правовую ситуацию: если правообладатель не смог доказать, что надлежащим образом использовал товарный знак в течение трёх лет, а истец, напротив, смог доказать наличие у него «реального намерения2» использовать спорное обозначение в своей коммерческой деятельности, суд вправе досрочно прекратить охрану неиспользуемого товарного знака ответчика. Это делается для того, чтобы вернуть (или ввести) товарный знак в оборот. При этом «для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя (курсив мой, - К.Ф.). Кем может быть это другое лицо, каковы критерии требуемого контроля, на каком основании может происходить использование товарного знака? Данные вопросы мы рассмотрим на примере одного из Постановлений Президиума СИП, выводы которого показались нам интересными3.

Суд в анализируемом Постановлении напрямую говорит, что «под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя». На первый взгляд кажется очевидным, что понятия «по воле» и «под контролем» не являются совпадающими или хотя бы синонимичными. Ведь воля может изъявляться как формально, так и в произвольной форме; как прямо, так и молчанием. Она может быть действительно существующей или фиктивной - существующей благодаря норме права. Например, она может выражаться в согласии или даже вовсе в виновном упущении, которые необязательно влекут за собой контроль (тем более – непосредственный, прямой контроль).

В анализируемом Постановлении деле речь идет об аффилированных лицах, между которыми вполне можно усмотреть отношения корпоративного контроля. В иных отношениях, например возникающих по договору коммерческой концессии, Кодекс напрямую говорит об обязанности правообладателя осуществлять контроль качества товаров4. Однако можем ли мы столь же уверенно говорить о контроле в иных признанных практикой случаях использования товарного знака «по воле» лица? Например, в случае внесения прав на товарный знак в качестве вклада по договору простого товарищества5 или в случае использования товарного знака третьим лицом с «простого согласия правообладателя, включенного в тело предварительного договора6»?

Мы полагаем, что и в этих отношениях можно усмотреть определенный контроль, если рассматривать его не в узком, а в широком смысле. Контроль, на наш взгляд, может быть как непосредственным, предусмотренным законом или договором, как, например, в ст. 1031, так и подразумеваемым, вытекающим из природы определенного правоотношения. Очевидно, что законное использование товарного знака третьим лицом по воле правообладателя подразумевает хотя бы минимальный его контроль. Ведь исходя из «функциональной сущности товарных знаков как идентификаторов источника происхождения товаров»7 мы понимаем, что правообладатель осознает, что действия третьего лица будут восприниматься так, как если бы они осуществлялись от лица самого правообладателя8. Таким образом, правообладателю, осуществляющему надлежащую заботу о собственном деле, может быть вменено осуществление такого контроля.

Важно, что подобное смешение терминов воли и контроля вовсе не является общепринятым. Так, выделяется 2 широких подхода к регулированию данного вопроса: «американский» подход, использующий понятие «контроль», и европейский подход, склоняющийся к категории «воли» правообладателя9. В Канаде, например, используется критерий контроля правообладателя, аффилированность сама по себе не признается достаточным критерием для установления необходимого контроля. Отношения по контролю либо должны быть обрисованы непосредственно в лицензионном договоре, либо должны подтверждаться конкретными доказательствами осуществляемого контроля, либо же устанавливаться путем иного четкого подтверждения факта (by clearly attesting to the fact), что необходимый контроль имеет место быть10. Во Франции же Закон без оговорок приравнивает использование знака правообладателем и использование его лицом, действующим «с согласия11» правообладателя. Причем такое согласие может предполагаться (be implied), например, между аффилированными лицами12. Что касается соотношения понятий «по воле» и «с согласия» правообладателя, то применительно к данному вопросу они рассматриваются как синонимичные13. К схожим выводам приходит суд и в анализируемом Постановлении: аффилированные лица использовали товарный знак хоть и не по договорам, но по воле ответчика.

Появлению в нашем праве категории «контроль правообладателя» мы обязаны тексту Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности14 - мы фактически заимствовали её оттуда15. Однако вывод о том, что использование в ГК терминологии «контроля» причисляет нас к «американской» модели, является преждевременным: напротив, мы скорее приближены к иной, европейской модели16, где достаточно лишь согласия правообладателя на использование товарного знака третьим лицом, что вытекает, в том числе, из текста анализируемого Постановления. Требование ГК РФ об осуществлении контроля следует понимать расширительно, применяя метод телеологического толкования. Для этого необходимо выделить основные цели ст. 1486 ГК. Таковыми, на взгляд автора, являются:

1.

Контроль за реальным функционированием товарных знаков в обороте и поддержка лиц, способных обеспечить такое функционирование (защита оборота). Ведь до тех пор пока правовая охрана товарного знака правообладателя не прекратится в установленном законом порядке, правообладатель обладает эксклюзивной возможностью его использования. Следовательно, неиспользование знака правообладателем фактически влечет за собой исчезновение товарного знака из оборота.

2.

Защита добросовестного правообладателя, чью деятельность индивидуализирует товарный знак и каковой имеет право на его бессрочную охрану.

Далее рассмотрим общий вывод Президиума о том, что даже недействительность договора (каковая может наступать и вследствие пороков воли) не мешает нам признавать товарный знак бывшим в использовании по воле правообладателя. Интересно, что схожие выводы судов мы можем встретить еще в одном институте гражданского права, казалось бы, не соприкасающемся с анализируемым: согласно Обзору практики по виндикации жилья публичными собственниками, утвержденному 1 октября 2014 г. Президиумом Верховного Суда РФ «недействительность сделки по отчуждению жилого помещения сама по себе не свидетельствует о выбытии недвижимого имущества из владения … помимо воли собственника». Подобные идеи мы видим и в Постановлении Пленумов № 10/22: «Недействительность сделки, во исполнение которой передано имущество, не свидетельствует сама по себе о его выбытии из владения передавшего это имущество лица помимо его воли. Судам необходимо устанавливать, была ли воля собственника на передачу владения иному лицу». Данный вопрос о выбытии блага по воле или против воли собственника применительно к ограничению виндикации является крайне важным и неоднозначным и решается по-разному в зависимости от конкретного правопорядка17. Однако несмотря на схожесть терминологической проблемы мы видим существенные различия между этими институтами: взять хотя бы тот факт, что в виндикации собственник заинтересован в том, чтобы доказать отсутствие воли на выбытие вещи, а в досрочном прекращении охраны товарного знака правообладатель заинтересован в обратном.

Следует отметить, что само по себе использование товарного знака – это внешний акт. Для третьих лиц знак использовался, он был в обороте, следовательно, недействительность актов, оформляющих внутренние отношения между правообладателем и лицом, фактически использующим знак (каковым является недействительный договор), не имеют значения для целей ст. 1486 ГК. Говоря о внешних актах, мы не будем заострять внимание на выводе Президиума о том, что факт отсутствия государственной регистрации также не является основанием для досрочного прекращения охраны в соответствии со ст. 1486 ГК, так как воля правообладателя на передачу прав на товарный знак выражается не в акте государственной регистрации18. К тому же правообладатель, чья юридическая воля была деформирована или порочна, сам заинтересован в продолжении охраны своего товарного знака, поэтому нелогично было бы возложить на него риск прекращения охраны товарного знака, если в период его использования правообладатель относился к факту использования одобрительно. Особенно очевидно это в случаях, когда речь идёт об изначально действительных сделках, однако подпадающих, например, под ст. 178 или 179 ГК. Ведь наш Закон признает такие акты действительными сделками, то есть свободными волевыми действиями19. Что касается большинства ничтожных сделок, то и на их совершение воля сторон была, разве что защита публичного интереса заставляет нас видеть в этом акте юридическое ничто. К тому же, говоря о контроле, ГК говорит скорее о контроле воли20, о фактической воле. О воле на совершение действий (или даже на воздержание от действий), повлекших за собой фактическое использование товарного знака в обороте.

Также важно отметить, что фактически приравнивая категории «под контролем» и «по воле», вместе с тем (согласно п. 3 ст. 1486 ГК) возлагаем бремя доказывания использования товарного знака на правообладателя. Такой баланс представляется весьма удачным.

И в завершение мы хотели бы привести конкретные примеры использования товарного знака «под контролем» правообладателя. В научной литературе даются различные ответы на этот вопрос, причем многие из них являются «фантазийными, искусственно придуманными»21 Это на наш взгляд, символизирует открытость перечня таких примеров. Если мы говорим о договорных основаниях, то можно отметить договор коммерческой концессии, договор простого товарищества, договор подряда, договор возмездного оказания услуг, предварительный договор, в том числе лицензионный, и др. Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака22.

Таким образом, мы видим, что Президиум, признав действия аффилированного лица по использованию товарного знака ответчика надлежащим использованием товарного знака, препятствующим прекращению его охраны, в очередной раз подтвердил общий курс расширительного толкования п. 2 ст. 1486, принял во внимание цели нормы и справедливо, на наш взгляд, разрешил данный вопрос.

Мы понимаем, что это один из тех вопросов, которые невозможно рассматривать в контексте одного лишь Кодекса: необходимо учитывать и научный, практический, и международный контекст.