"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 8, июнь 2015 г., с. 49-58

При рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием наметились определенные тенденции в отношении учета и оценки однородности товаров и/или услуг при решении вопроса - с одной стороны, об использовании ответчиком спорного товарного знака, и с другой - о заинтересованности истца.

О применимости критерия однородности при доказанности использования товарного знака

Как и ранее в решениях Роспатента, в решениях Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), компетентного рассматривать дела о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, зачастую отмечается, что при оценке обстоятельств, связанных с использованием товарного знака, критерий однородности товаров применению не подлежит. Видимо, данное утверждение основано на п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласно которому «исключительное право может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован…». В этой норме отсутствует указание на возможность использования правообладателем товарного знака в отношении однородных товаров - как на реализацию своего исключительного права. Каковы же последствия такого подхода?

Рассмотрим несколько ситуаций, касающихся применения или неприменения критерия однородности при оценке доказанности использования спорного товарного знака правообладателем.

Допустим, например, что товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива). Правообладатель представил доказательства использования спорного товарного знака на этикетке, предназначенной для маркировки белого сухого вина. По результатам рассмотрения принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для других алкогольных напитков с сохранением охраны только для товара «белое сухое вино».

Аналогичный подход применен судом в деле № СИП-225/2013 (решение от 13.08.2014). В результате при доказанности использования ответчиком спорного товарного знака для алкогольных напитков, а именно, «водки», регистрация товарного знака была сохранена в силе только для этого товара и частично прекращена досрочно в связи с его неиспользованием для товара «пиво».

В связи с этим целесообразно вспомнить об идее, которая заложена в механизм досрочного прекращения правовой охраны ТЗ в связи с неиспользованием: исключить из реестра неиспользуемый товарный знак, обеспечив тем самым возможность регистрации (или использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции. При этом следует понимать, что прекращение охраны товарного знака не является наказанием владельца за неиспользование, а является средством поддержания на соответствующем рынке нормальной конкурентной среды. Если относиться к данному механизму как к наказанию владельца за неиспользование, то, действительно, следовало бы требовать от него представления доказательств по всем товарам, для которых знак зарегистрирован, и прекращать охрану знака в отношении всех товаров (услуг), по которым такие доказательства не представлены. Если же рассматривать этот механизм как средство защиты прав и законных интересов заинтересованного лица, то следует принимать во внимание, каким образом то или иное решение суда защищает эти права и интерес. Очевидно, что сохранение охраны товарного знака в первом примере в отношении товара «белое сухое вино» исключает возможность последующей регистрации или использования заинтересованными лицами сходного обозначения для других алкогольных напитков, входящих в одну родовую группу, например для красного вина. Кроме того, и правообладатель подобным решением ограничен в своем праве предоставить лицензию на использование товарного знака для маркировки красных вин, так же как и для маркировки сладких, полусладких и других алкогольных напитков. Такие же последствия ждут и товарные знаки для товаров «пиво» и «водка», т.к. практика Роспатента свидетельствует о признании этих товаров однородными, в том числе и в силу сделанной в МКТУ оговорки к 33 классу – алкогольные напитки (за исключением пива).

Таким образом, при формулировании товара в перечне спорной регистрации родовым понятием – «алкогольные напитки», под которое подпадают видовые понятия, соответственно, красные вина сухие, полусухие, портвейны, ликеры, водка и т.д., что в определенной степени свидетельствует об однородности этих товаров, - неприменение критерия однородности товаров при оценке доказательств использования приводит к искажению самой идеи, заложенной в норму о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Между тем в издании авторитетной международной организации – ВОИС – отмечается:

«Для того, чтобы гарантировать охрану зарегистрированного товарного знака, он должен использоваться в отношении, по крайней мере, одного из товаров, для которых он зарегистрирован. Использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром»1.

Такой более дружественный к владельцу товарного знака подход, безусловно, может несколько осложнить процедуру рассмотрения данных дел, поскольку потребует более внимательного отношения при «вычищении» реестра. Для упрощения можно было бы предоставить владельцу знака возможность ходатайствовать о сохранении охраны в отношении товаров и услуг из числа тех, для которых охрана была предоставлена, и однородных тем, по которым использование доказано.

С учетом рекомендации ВОИС полагаем, что отечественная практика неприменения критерия однородности товаров при оценке доказательств использования спорного товарного знака требует определенной корректировки, тем более, что при рассмотрении таких споров критерий однородности применяется при оценке заинтересованности истца, и в этом случае практика оценки однородности более либеральная.

Можно рассмотреть другую ситуацию, когда знак зарегистрирован по 33 классу МКТУ только для водки (или только для виноградных вин), а правообладатель представляет доказательства его использования для виски (другого крепкого спиртного напитка) или, соответственно, для плодово-ягодных вин. В такой ситуации, несмотря на безусловную однородность этих товаров (водка и виски или, соответственно, вино виноградное и плодово-ягодное); принимать такое доказательство и сохранять регистрацию знака нельзя, поскольку в данном случае владелец товарного знака не реализует предоставленное ему позитивное право - использовать знак в отношении товаров, для которых этот знак зарегистрирован.

Это вытекает из содержания п. 2 ст. 1486 и 1484 ГК РФ, которые обязывают правообладателя представлять в свою защиту доказательства использования товарного знака в отношении только тех товаров, на которые непосредственно распространяется его исключительное право.

Об этом в 2009 г. писал В. Ю. Джермакян: «…Указание в перечне товаров и услуг зарегистрированного товарного знака таких товаров, как конфеты, не позволяет правообладателю в качестве доказательства использования товарного знака представить сведения об использовании товарного знака на упаковках печенья»2.

И именно в этом контексте следует согласиться с обоснованностью тезиса: «критерий однородности не подлежит применению». Однако обоснованность такого подхода в рассмотренной ситуации не влечет за собой необходимость или целесообразность применять этот же подход в другой ситуации, а именно: сокращать перечень спорной регистрации товарного знака с родового понятия «кондитерские изделия» до конкретного товара «конфеты» в случае доказанности использования товарного знака только для конфет.

Однородны или нет?

Сложившаяся практика сохранения регистрации знака только в отношении того товара, для которого доказано использование, в определенном смысле упрощает процесс рассмотрения подобных споров. Однако, если отойти от этой практики в силу ее ущербности и признать необходимым сохранение правовой охраны этого знака в отношении однородных товаров, то актуальной становится оценка однородности товаров и услуг, влияющая на судьбу знака.

Учитывая большое количество споров в сфере алкогольного бизнеса, нужно признать, что вопрос установления однородности таких товаров, как пиво, водка, виски, вина и других алкогольных напитков, является дискуссионным.

С одной стороны – это всё алкогольные напитки, т.е. они входят в одну родовую группу, тем более, что при включении «пива» в 32 класс МКТУ, в который включены в основном безалкогольные напитки, в 33 классе сделана соответствующая оговорка – «алкогольные напитки за исключением пива», что свидетельствует об отнесении «пива» к алкогольным напиткам. Данный подход отражен во многих решениях Роспатента и судов, в частности, в решении от 17 апреля 2014 г. по делу № СИП–449/2013, в котором суд признал однородными товарами алкогольные напитки «пиво» и «коньяк».

В качестве комментария необходимо отметить, что наличие между товарами связи типа «род - вид» является лишь одним из факторов, который должен учитываться при анализе однородности товаров. И наличие одной лишь этой связи не всегда будет достаточно, чтобы безусловно утверждать об однородности товара. Основания для отнесения товаров к одному и тому же роду не являются абсолютными. При выборе другого основания те же самые товары перестают быть связаны таким соотношением. Каждый из товаров в паре «род - вид» сам может быть, соответственно, видовым или родовым по отношению к другим товарам.

С другой стороны, есть мнение о неоднородности товаров «пиво» и «водка» в силу разного производственно-технологического процесса получения этих напитков, разного потребителя и т.п. Аналогичную мотивацию можно было бы привести и в отношении других алкогольных напитков, учитывая и разницу в используемых виноматериалах, и существующие особенности их производства.

В теории охраны товарных знаков, главным критерием, на наш взгляд, для квалификации товаров как однородных является наличие вероятности отнесения этих товаров потребителем к одному и тому же источнику происхождения, т.е. к одному производителю. С этой точки зрения сложно найти пример, когда одно и то же лицо производит и пиво, и водку или и водку, и вино. И поэтому, в силу отсутствия в памяти потребителя реального случая совпадения производителя у таких товаров, как водка и пиво или водка и шампанское, маловероятно, что потребитель, встретив на рынке эти товары со сходными или даже тождественными торговыми наименованиями, может отнести их к одному и тому же источнику происхождения.

Комментируя эту позицию, полагаем, что при отнесении товаров «пиво» и «водка» к категории товаров широкого потребления, краткосрочного пользования, относительно дешевых по сравнению с дорогими спиртными напитками, следует учитывать восприятие обозначений, их сопровождающих, средним, неискушенным потребителем. Как отмечено в п. 3.1.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Рекомендации)3, степень внимательности покупателей таких товаров снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. Средний, неискушенный потребитель, приобретая товар и ориентируясь на знакомую этикетку, вряд ли задумывается об отличиях в производственно-технологических процессах получения этих напитков, о традициях их производства, о различных требованиях к лицензированию этих производств, в связи с чем при виде сходных этикеток на пиве и водке не исключена вероятность отнесения этих товаров неискушенным потребителем к одному производителю, т.е. признания их однородными.

Таким образом, вопрос об однородности различных алкогольных напитков остается открытым. Сформулированные в Рекомендациях признаки, позволяющие установить однородность товаров, должны применяться в той совокупности, которая характерна для конкретного дела и обусловлена фактическими обстоятельствами. Это с очевидностью вытекает из тех примеров, которые приведены в Рекомендациях и свидетельствуют о невозможности применения единой схемы при оценке однородности разных пар товаров.

Однородны или нет товар и услуга?

Еще один аспект практики оценки однородности требует особого внимания – однородность между собой товаров и услуг, т.е. однородность объектов и действий.

На возможность возникновения однородности между товаром и услугой указано в п. 3.5 Рекомендаций. Однако в этом пункте Рекомендаций не сформулированы критерии однородности, как это сделано в отношении понятий «однородность товаров» и «однородность услуг».

В качестве примеров однородности товаров и услуг в Рекомендациях лишь приведены следующие пары: "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и "услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Анализ приведенных примеров позволяет выявить важную особенность этих пар: результатом оказания услуги (т.е. осуществления конкретного действия) является создание (производство) определенного «продукта». Так, при оказании услуги "составление программ для компьютеров" заказчику будет передана программа на одном из возможных носителей, услуга «издание книг» завершится передачей книги – печатного издания, в результате «пошива одежды» заказчик получит на руки предмет одежды. Именно в силу этой особенности становится возможной констатация однородности определенных товаров и услуг. При этом также следует оценивать возможность отнесения потребителем услуги и товара к одному источнику происхождения.

Такой подход, например, применен судом при оценке однородности товаров 32 класса МКТУ – сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые; и услуг 40 класса – выжимание соков из плодов. Поскольку в результате оказания данной услуги производится товар – сок, по мнению суда, товары «соки» и услуги «выжимание соков» могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (решение от 25.09.2014 по делу № СИП-631/2014).

В связи с оценкой однородности товара и услуги в судебных актах стал часто появляться следующий вывод:

«В целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. Конкретные услуги "магазины розничной продажи алкогольной продукции" предназначены для реализации конкретного товара - алкогольной продукции. При изложенной ситуации товары "алкогольная продукция" и услуги "магазины по реализации алкогольной продукции" могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения» (от 13 октября 2014 г. по делу № СИП-694/2014, от 10 октября 2014 г. по делу № СИП-625/2014, от 9 апреля и 13 августа 2014 г. по делу № СИП-225/2013, от 11 августа 2014 г. по делу № СИП-418/2013, от 26 мая 2014 г. по делу № СИП-187/2013, от 20 мая 2014 г. по делу № СИП-226/2013, от 16 мая 2014 г. по делу№ СИП-227/2013, от 25 апреля 2014 г. по делу № СИП-79/2014).

С таким подходом трудно согласиться.

Услуга, предоставляемая потребителю, – это и есть определенный вид деятельности хозяйствующего субъекта, направленный на удовлетворение соответствующих желаний потребителя.

Полагаем, что тезис «услуги предназначены для определенного вида деятельности» заимствован судом из текста п. 3.4 Рекомендаций, который содержит следующее положение: «При решении вопроса об однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги для конкретного вида деятельности». И далее в Рекомендациях приведено пояснение с примерами, в отрыве от которого искажается смысл этой фразы:

«Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Например, не могут рассматриваться однородными между собой услуги «информация по вопросам страхования» (36 класс МКТУ), «информация по вопросам строительства» (37 класс МКТУ), «информация по вопросам перевозок» (39 класс МКТУ), «информация по вопросам воспитания и образования» (41 класс МКТУ), «информация метеорологическая» (42 класс МКТУ).

Из этих примеров следует, что одна и та же по своей сути услуга, а именно, предоставление информации, в зависимости от того, в отношении какой сферы деятельности человека (страхование, строительство, воспитание, перевозки и т.п.) осуществляется сбор информации, будет отнесено именно к тому классу, что и соответствующая сфера деятельности. И именно различия сфер деятельности (строительство, страхование, финансирование, воспитание и т.п.) свидетельствуют о неоднородности услуг по предоставлению информации в разных сферах (различны способы и средства получения информации, различно содержание информации и т.д.).

Однако возвращаясь к основному критерию однородности услуг - возможности восприятия потребителем услуг как имеющих один источник происхождения, не исключена ситуация, когда один и тот же хозяйствующий субъект занимается сбором и обработкой информации, независимо от того, к какой сфере деятельности человека относится эта информация, т.е. специализируется на сборе информации. Следовательно, в этом случае любая собранная информация исходит из одного источника, и поэтому нет оснований признавать эти услуги неоднородными. Данный гипотетический пример свидетельствует о том, что в методических рекомендациях невозможно охватить и описать все возможные в гражданском обороте ситуации; и объективность и обоснованность судебных актов должна быть основана именно на анализе фактических обстоятельствах каждого конкретного дела.

Итак, в п. 3.4 Рекомендаций приведен один из принципов оценки однородности услуг - однородности двух действий, и просто распространить этот принцип на оценку однородности товара и услуги - однородности предмета и действия, не представляется возможным. Да и нет в этом необходимости, т.к. следующий п. 3.5 Рекомендаций посвящен именно возможности возникновения однородности между товаром и услугой.

В перечисленных ранее судебных актах сформулирован следующий вывод: Конкретные услуги "магазины розничной продажи алкогольной продукции" предназначены для реализации конкретного товара - алкогольной продукции. При изложенной ситуации товары "алкогольная продукция" и услуги "магазины по реализации алкогольной продукции" могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения». Причем данный вывод основан судом на содержании п. 3.4 Рекомендаций, а по сути он является констатацией однородности предмета и действия, в чем уже можно усмотреть некорректность. Тем более, что действие (услуга) не направлено на производство этого товара, что позволило бы сделать вывод об однородности товара и соответствующей услуги. Фактически действие осуществляется над самим товаром: реализация, продажа, размещение товара, розлив товара и т.п., что относится к деятельности торгового предприятия.

По нашему мнению, некорректность вывода об «однородности конкретного товара и услуги по реализации этого товара» обусловлена тем, что магазины, как правило, не занимаются созданием продукта (не определяют его характеристики), реализацию которого они осуществляют, а ведь именно это обстоятельство (создание товара) является решающим (или обязательным) для признания товара-предмета однородным услуге-действию.

Также, например, услуги химчистки не могут рассматриваться как однородные предметам повседневной одежды, поскольку потребителю после проведения соответствующей обработки возвращаются те же самые, а не вновь созданные предметы одежды, но в чистом виде.

Услуги торгового предприятия - услуги по реализации товаров заключаются в том, что товары разных производителей, самого разного ассортимента определенным образом группируются и размещаются на полках торгового предприятия (торгового центра, универсама, магазина, палатки и т.п.) для удобства демонстрации их потребителю в целях эффективной продажи. Параметры этой услуги (но не самих товаров) определяет торговое предприятие.

Следовательно, услуги торгового предприятия (услуги продавца товаров) не могут рассматриваться как однородные продаваемым в нем товарам. И тем более это очевидно в отношении услуг крупных торговых предприятий, на прилавках которых представлены совершенно разные (разнородные) товары: и продукты питания, и кухонная утварь, и бытовая химия, и печатная продукция, и т.д. Разнородность перечисленных групп товаров обусловлена различиями в используемых для производства товаров материалах, в технологиях производства товаров, в их назначении и выполняемых ими функциях. Встречаемость разнородных товаров на соседних прилавках в стенах одного торгового предприятия не является обстоятельством, свидетельствующим об однородности указанных товаров в силу отмеченных выше факторов. В связи с этим представляется спорным вывод суда об однородности товаров, «предположительно» реализуемых на одних и тех же торговых площадках - строительных гипермаркетах, строительных рынках и прочее (от 14 апреля 2014 г. по делу № СИП–206/2014). На строительных рынках (строительных гипермаркетах) можно встретить и строительную древесину, различной степени обработки (обрезная, необрезная доска, брус, рейки, наличники, раскладки, ступени, балясины и т.п.), и металлический стройматериал (железо необработанное или частично обработанное, металл листовой, арматура строительная металлическая, жесть, заготовки плоские стальные, уголки металлические, проволока, ступени и стремянки металлические и т.п.), и неметаллические материалы (асбест, вата для конопачения, войлок изоляционный, каучук, ленты клейкие, материалы звуко-, тепло-изоляционные, пленки пластмассовые, составы для защиты зданий от сырости, смолы и т.п.). Очевидно, что несмотря на использование этих материалов в области строительства, они являются неоднородными в силу разного назначения, разных выполняемых ими функций, разного исходного материала для производства этих изделий, разных технологий изготовления, вследствие чего у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Попытка суда признать услуги торгового предприятия однородными тем товарам, реализацией которых занимается данное предприятие, напомнила еще одну давнюю историю, когда рекламные услуги были признаны однородными, в частности, франчайзингу – предоставлению права использования комплекса исключительных прав. Данный вывод был обоснован судом тем, что рекламная деятельность сопровождает любой бизнес, «сопутствует» бизнесу. Если согласиться с позицией суда и принять во внимание, что бизнес может касаться самых разных сфер деятельности, можно прийти к выводу об однородности между собой всех видов деятельности, существующих сегодня в мире, в силу их однородности одной и той же услуге – рекламе, которая им сопутствует. Абсурдность такого вывода представляется очевидной.

Возвращаясь к сопоставлению товара - алкогольная продукция и услуги-реализация алкогольной продукции, необходимо отметить, что оба вида деятельности - и производство, и продажа алкогольной продукции - являются лицензируемыми и, как правило, одно лицо не имеет оба вида лицензии. Это также может рассматриваться как аргумент в пользу неоднородности товара – алкогольная продукция и услуги - реализация алкогольной продукции.

В качестве еще одного довода в отношении неоднородности указанных товара и услуги можно привести результат следующего сопоставления.

Как отмечено в Рекомендациях и принимается судами, например, товар «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и услуга «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ) являются однородными. В то же время, учитывая отмеченную выше тенденцию в позиции судов признавать однородными сам товар и услугу по его реализации, товар «программы для компьютеров» должен быть признан однородным услуге по «реализации программ для компьютеров». При однородности одного и того же товара двум разным услугам возможно сделать вывод об однородности этих услуг, т.е. однородности услуги «составление программ для компьютеров» и услуги «реализация программ для компьютеров». Представляется очевидной некорректность такого вывода, поскольку маловероятно, что у потребителя возникнет предположение об одном источнике происхождения этих услуг – магазин не занимается разработкой программ для компьютеров, да и заказчик этой услуги вряд ли пойдет в магазин в поисках программиста, а будет искать соответствующую фирму, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для компьютеров.

Изложенное позволяет констатировать, что услуги торгового предприятия не могут рассматриваться как однородные товарам, продаваемым этим предприятием. Что касается мнения об отнесении потребителем к одному и тому же источнику происхождения товара «алкогольная продукция» и деятельности по «реализации алкогольной продукции», то это возможно предположить в одном лишь случае, когда производитель реализует свою продукцию в собственном («фирменном») магазине, название которого совпадает с оригинальной частью фирменного наименования производителя, с его товарным знаком. Однако, под услугой, как известно, понимаются действия, осуществляемые только в интересах третьих лиц, и поэтому в подобной ситуации (при реализации собственной продукции в своем магазине) нет основания утверждать об «оказании услуги». Тот факт, что производитель товара продает произведенный им товар потребителю, не является достаточным, чтобы считать, что производитель товара оказывает услуги по его реализации.

В некоторых судебных актах в связи с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака, охраняемого для товаров «пиво» (32 класс МКТУ) и «водка» (33 класс МКТУ) и услуги «реализация алкогольных напитков» (35, 42 классы МКТУ), применены следующие подходы. При доказанности правообладателем использования товарного знака для маркировки товара «водка» и при оказании услуги по реализации этого товара регистрация спорного товарного знака сохранялась только для товара «водка» и услуги «реализация водки». Что же положено в основу такого решения: «неоднородность» товаров «водка» и «пиво» или принцип «неприменения критерия однородности» при рассмотрении таких споров – предположить сложно.

Если все - таки встать на позицию «неоднородности» товаров «водка» и «пиво», а эта позиция имеет, как видно, определенную мотивацию, можно ли настаивать на неоднородности услуг, соответственно, «реализация пива» и «реализация водки»?

По нашему мнению - нельзя, т.к. независимо от предлагаемого товара услуга по реализации продукции третьих лиц предоставляются торговыми предприятиями. При этом качественные параметры данной услуги зависят от организации торгового помещения, размещения товаров, обеспечивающего условия хранения продукции, обзор продукции и доступ к ней потребителя. При этом ассортимент реализуемых товаров, свойства и качество этих товаров не влияют на суть оказываемой производителям товаров услуги торговых предприятий; реализация товаров - это всегда одна и та же услуга, хотя специфика услуг торговых предприятий связана с номенклатурой продаваемого товара и отличается, в частности, оборудованием торговых точек, предназначенных, например, для продажи ювелирных изделий или продуктов питания и т.п.

В связи с этим хотелось бы еще раз напомнить, что целью механизма досрочного прекращения правовой охраны ТЗ в связи с неиспользованием является обеспечение возможности регистрации (или использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции. Возможна ли будет регистрация заинтересованным лицом тождественного или сходного знака обслуживания для «реализации пива» при сохранении действия правовой охраны товарного знака для услуги «реализация водки»? Если нет, то зачем такое сужение права? Если - да, то потребитель с очевидностью будет введен в заблуждение относительно того, кто в двух магазинах с одинаковым названием занимается реализацией: в одном - пива, в другом – водки.

Об учёте однородности товаров, работ, услуг при установлении заинтересованности

Еще один аспект, на котором необходимо остановиться, - это оценка однородности товаров и услуг при установлении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители товаров (работ, услуг), однородных тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак; имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию; в частности - лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака является такое лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Руководствуясь указанной позицией и учитывая ранее сделанный вывод о том, что услуги торгового предприятия не могут рассматриваться как однородные продаваемым этим предприятием товарам следует признать, что лицо, занимающееся торговлей, не является заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного для конкретного товара. Такой вывод, в частности, был сделан судом в деле № СИП-65/2014 от 28 мая 2014 г. Представленные истцом лицензия и декларация о розничной продаже алкогольной продукции, договор поставки и договор купли-продажи алкоголя, по мнению суда, «не подтверждают факт заинтересованности истца, а лишь свидетельствуют о создании видимости процессуальной заинтересованности»; а подача заявки на регистрацию товарного знака для услуг 35 класса (реализация алкогольных напитков) без оплаты соответствующей пошлины «свидетельствует об искусственном создании истцом доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, то есть о злоупотреблении своим правом». Надлежащими доказательствами заинтересованности истца по данному делу могли бы быть, по мнению суда, но не были представлены, доказательства отказа в регистрации товарного знака по заявке истца, доказательства ввода в гражданский оборот продукции, аналогичной той, в отношении которой предоставлена охрана оспариваемому знаку. И с этим нельзя не согласиться.

Решая вопрос о заинтересованности лица, занимающегося реализацией продукции и оспаривающего товарный знак, охраняемый для алкогольной продукции, суд отметил, что «осуществление розничной торговли алкогольными напитками не обусловлено необходимостью производства собственной алкогольной продукции» (от 30 января 2014 г. по делу № СИП-225/2013). Такая позиция суда является еще одним доводом в пользу неоднородности товаров и услуг по их реализации. Суд указал на отсутствие у торгующего предприятия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товара – «алкогольные напитки».

Как отмечалось ранее, процедура досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием применяется в случае препятствия этого товарного знака регистрации или использованию нового (тождественного или сходного до степени смешения) обозначения другим лицом.

К настоящему времени уже сложилась судебная практика, исходя из которой факт подачи заявки на регистрацию товарного знака при отсутствии доказательств производства соответствующей продукции не свидетельствует о заинтересованности заявителя. Однако, суды, что следует из некоторых упомянутых ранее судебных актов, признают за торгующим предприятием (т.е. при отсутствии производства товаров) заинтересованность в досрочном прекращении охраны знака для товаров, видимо, полагая однородными товары и услуги по их реализации.

В этой связи считаем целесообразным обратиться к практике Роспатента по «оценке однородности» при регистрации товарных знаков. Так, регистрация знака для товаров может препятствовать регистрации знака обслуживания для услуг по реализации товаров. Однако это обусловлено не однородностью товаров и услуг по реализации этих товаров, а возможностью введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, когда в качестве знака обслуживания регистрируется обозначение, охраняемое или используемое без регистрации для товаров. Конечно, такое предположение со стороны экспертизы о потенциальном введении в заблуждение потребителя относительно лица, занимающегося торговлей под вывеской со сходным обозначением, возможно в случае определенной «раскрученности» и, следовательно, известности, узнаваемости товарного знака. И тогда попытка регистрации в качестве знака обслуживания тождественного или сходного обозначения свидетельствует о недобросовестных действиях заявителя, что недопустимо поощрять, исходя из положений п. (3) 1. ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности4. Поэтому при наличии регистрации товарного знака заявителю должно быть отказано в регистрации тождественного или сходного обозначения в качестве знака обслуживания.

Аналогичный подход применяется Ведомством по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства Великобритании. На сайте ведомства в пояснениях и рекомендациях по проведению поиска среди сходных ранних товарных знаков указано:

«Заявки по 35 классу, которые включают услуги, относящиеся к розничной торговле, должны указывать на вид товаров, которые реализуются. При проведении поиска по ранним знакам мы включим соответствующие классы по этим товарам. Мы уведомим вас о существовании знаков, если их дистинктивный и доминирующий элемент является идентичным или близок к идентичному» (перевод http://www.gov.uk/government/publications/searching-for-similar-trade-mark-goodsservices-in-other-classes).

Следует также отметить, что если знак обслуживания в отношении услуги «реализация товаров» будет зарегистрирован на имя другого лица, а правообладатель сходного товарного знака станет продавать свою продукцию в собственном магазине под аналогичным обозначением, что и его товарный знак, то возникает условно конфликтная ситуация:

-

во-первых, у правообладателя знака обслуживания для услуги «реализация товаров» появляются правовые основания для предъявления претензий к правообладателю товарного знака, торгующему собственным товаром в своем магазине, и дальнейшего судебного разбирательства. И это несмотря на то, что продажа собственного товара в своем магазине не является услугой в интересах третьих лиц, и в этом смысле нет оснований применять критерий однородности услуг;

-

во-вторых, такой ситуацией и потребитель вводится в заблуждение относительно производителя и продавца товара.

Учитывая отмеченные в связи с регистраций товарного знака и знака обслуживания обстоятельства, в подобных случаях представляется сомнительным признание лица, намеревающегося заниматься торговлей, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны знака, охраняемого для товаров. Тем более, если «заинтересованное» лицо не подтвердило свои намерения налаживать собственное производство или заключать с другими производителями договоры на производство товаров, в отношении которых им оспаривается регистрация товарного знака.

Подводя некоторые итоги, полагаем возможным сформулировать следующие выводы:

-

фактическое использование товарного знака в отношении одного из товаров, для которых знак зарегистрирован, необоснованно не принимается во внимание для сохранения товарного знака в отношении однородных товаров, что искажает институт досрочного прекращения в связи с неиспользованием, причем это касается не только алкогольной продукции, но и любой другой группы товаров, наименования которых могут быть соотнесены как род и вид;

-

сложившаяся в последнее время практика признания лица, занимающегося розничной торговлей, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны знака, зарегистрированного для товаров, в частности, алкогольной продукции, является «необоснованно либеральной», поскольку торговые предприятия, ничего не производя, получают возможность аннулировать товарные знаки производителей товаров;

-

при исследовании вопроса об однородности между товаром и услугой необходимо устанавливать, является ли этот товар результатом оказания услуги, кто является потребителем товара и заказчиком (потребителем) соответствующей услуги и могут ли быть восприняты потребителем сопоставляемые товар и услуга как происходящие из одного источника.

Представляется, что вопрос однородности каких-либо товаров между собой и, тем более, однородности товаров и услуг не следует рассматривать раз и навсегда решённым. В каждом конкретном деле он должен рассматриваться с учетом всех обстоятельств этого дела и независимо от ранее высказанных по этому поводу суждений.