"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4, июнь 2014 г., с. 46-52

Предоставление законом правовой охраны товарным знакам посредством их государственной регистрации далеко не во всех случаях предохраняет правообладателей от нарушений исключительных прав на данные средства индивидуализации. В настоящей статье обращено внимание на некоторые актуальные вопросы судебной практики по делам о товарных знаках.

Ряд проблем, возникающих в связи с реализацией правообладателями исключительных прав, вскрыт и разрешен арбитражной судебной практикой1, подвергнут анализу в специальных исследованиях2, но многие возникающие практические вопросы пока ожидают своего рассмотрения.

Наряду с развитием гражданского законодательства происходят существенные преобразования в структуре судебной системы РФ, вносятся изменения в законодательство о судоустройстве и судопроизводстве. В настоящее время значительный объем дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, отнесен к ведению созданного в России специализированного арбитражного суда – Суда по интеллектуальным правам. В 2013 году в Суд по интеллектуальным правам поступило 456 заявлений, из которых было принято 3623.

На практике арбитражным судам приходится сталкиваться с необходимостью разрешения довольно широкого круга вопросов, связанных с использованием товарных знаков. Анализируются сами товарные знаки и (или) сходные с ними до степени смешения обозначения, осуществляется проверка на предмет контрафактности, с учетом соответствующих критериев определяется однородность товаров, устанавливаются основания для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков. Судами обнаруживаются факты злоупотребления правами на товарные знаки, проверяется правильность осуществления полномочий Роспатентом и другими органами по исполнению государственных функций.

1. Одним из разрешаемых судами вопросов на практике является установление наличия или отсутствия заинтересованности (истца) в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на однородные товары, с учетом нахождения товара в том или ином классе МКТУ. Устанавливая заинтересованность заявителя, суд может пойти по пути буквального толкования (строго исходя из класса товара), а может исходить из характеристики конкретного товара в своем классе. В случае применения буквального толкования суд может столкнуться с необходимостью признания таких товаров, например, как пиво и сок, в качестве однородных, поскольку так указано в МКТУ.

Так, предприятие «Союзплодоимпорт» (Заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ЗАО «Союзплодимпорт» (Ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Stoli Cranbery» по свидетельству РФ № 266688 в отношении всех товаров и услуг 32 и 33 классов МКТУ, мотивированным тем, что Ответчик на протяжении трех последних лет до подачи заявления не использует непрерывно указанный товарный знак.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.06.2013, оставленным без изменения апелляционным судом, требования удовлетворены частично – досрочно прекращена охрана товарного знака «Stoli Cranbery» в отношении товаров 33 класса МКТУ и части 32 класса МКТУ, а именно «пиво».

Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил указанные судебные акты отменить в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы изготовления напитков».

Суд кассационной инстанции изменил обжалуемые акты, постановив прекратить охрану в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, и указал на следующее.

Товарный знак со словесным обозначением «Stoli Cranbery» в 2004 году был зарегистрирован на имя Ответчика в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что в деле отсутствовали доказательства заинтересованности заявителя в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Stoli Cranbery» в отношении товаров 32 классов МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы изготовления напитков».

Однако вывод об отсутствии заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака сделан судами без учета положений Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность товара 32 класса МКТУ «пиво» и других товаров 32 класса МКТУ (минеральные и газированные воды и проч.) обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе (безалкогольные напитки, а также напитки с незначительным содержанием алкоголя), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, включая способ выкладки товаров на полки магазинов.

На основании данных выводов Суд по интеллектуальным правам постановил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ4.

Как видно из опубликованных судебных актов, суды исследовали вопросы о подтверждении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака и об однородности товаров.

Суд по интеллектуальным правам установил заинтересованность Союзплодоимпорта в прекращении охраны товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, т.е. в отношении пива, газированной воды, сокови др. При этом на основании указанных выше Методических рекомендаций судом установлена однородность пива и остальных товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем автору статьи представляется, что заинтересованное лицо должно обосновать свой интерес в прекращении охраны товарного знака, принадлежащего другому лицу, применительно к конкретным товарам заявленного класса МКТУ.

Если обратиться к официальной информации о предприятии «Союзплодоимпорт», то можно увидеть, что предприятие осуществляет изготовление водки, настойки, коньяка, т.е. специализируется на изготовлении и продвижении именно алкогольной продукции5. Данное предприятие не производит пиво, газированную воду, соки и другие товары 32 класса МКТУ6. Даже если и допустить условно однородность пива и соков (по МКТУ), то как объяснить заинтересованность (законный интерес) в них компании, не производящей данные товары? И возникает ли у потребителя соков представление о принадлежности этих товаров производителю алкогольной продукции? Как известно, использование товарного знака должно быть связано с непосредственным введением товара, для которого он зарегистрирован, в гражданский оборот.

На наш взгляд, признание товаров однородными путем отнесения их к одному классу МКТУ не должно означать заинтересованности заявителя, производящего часть товаров в классе МКТУ, в отношении всех указанных в классе МКТУ товаров.

При установлении судом заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака, должна учитываться и реально осуществляемая заявителем экономическая (хозяйственная) деятельность, с которой у потребителя и должно ассоциироваться обозначение.

Интересно, что в другом деле, по иску ОАО «Кагальницкий молокозавод» к обществу «Соремартек С.А.» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РАФФАЭЛЛО», Суд по интеллектуальным правам справедливо посчитал истца не заинтересованным в отношении алкогольной продукции (товаров 33 класса МКТУ). Решение суда оставлено без изменения7.

2. Другая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, это установление судом наличия или отсутствия фактов злоупотребления (исключительными) правами на товарные знаки, которые каким-либо образом связаны с регистрацией прав.

Для понимания того, о чем идет речь, приведем пример из судебной практики, в котором, по мнению суда, имеется злоупотребление правом.

ООО «Фемида» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к Охранному агентству «АЯКС» (далее – Охранное агентство) о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак путем запрета его использования и о взыскании компенсации.

Решением суда от 11.12.2012 Охранному агентству запрещено использовать товарный знак истца. Апелляционный суд постановлением от 28.02.2013 отменил решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт, в котором отказал в удовлетворении исковых требований.

Кассационный суд, оставляя в силе постановление апелляционного суда, установил следующее.

Стороны заключили договор о совместной деятельности, согласно которому участники, исходя из общих коммерческих интересов, обязались действовать совместно путем объединения имущества, денежных средств, иных материальных ресурсов, своего профессионального опыта и др., под торговой маркой «группа компаний «АЯКС». Стороны договорились, что ООО «Фемида» разрабатывает и регистрирует в Роспатенте товарный знак № 417297, который будет использоваться как общий товарный знак обоих участников. При расторжении договора по инициативе одного из участников участники обязуются не препятствовать друг другу в использовании товарного знака. Если один из участников станет оспаривать свое исключительное право на товарный знак, то он обязуется оплатить второму участнику расходы по регистрации и продвижению нового товарного знака.

ООО «Фемида» является правообладателем товарного знака № 417297, который выполнен в форме буквы «А» в контуре, с приоритетом от 11.08.2009, что подтверждается свидетельством.

Логотип «группы компаний «АЯКС» в том виде, в котором это изображение вошло в товарный знак № 417297, использовался Охранным агентством на бланках договоров до даты приоритета, что подтверждается договорами. Ранее Ответчик в своей деятельности использовал иной логотип, частью которого являлось стилизованное изображение буквы А в сочетании со словами «АЯКС», «охранное агентство».

На основании положений ГК РФ (п.1 ст.1229, п.1 ст.1477, ст.1484) суд кассационной инстанции пришел к выводу, что истцу, обладателю исключительных прав на товарный знак, было правомерно отказано в судебной защите – в удовлетворении требования о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак путем запрета его использования и о взыскании компенсации, поскольку ответчик еще до даты приоритета спорного товарного знака использовал сходное обозначение, которым индивидуализировал свою деятельность по предоставлению однородных услуг. Истец зарегистрировал товарный знак позже. Следовательно, регистрация товарного знака, сходного с обозначением ответчика, являлась злоупотреблением правом со стороны истца8.

Таким образом, Заявителю (ООО «Фемида») было отказано в защите права на товарный знак.

Однако, мотивы постановления кассационной инстанции могут стать поводом для дискуссии.

Как видно из судебного постановления, именно факт регистрации товарного знака суд рассматривает в качестве злоупотребления правом со стороны ООО «Фемида».

Вместе с тем, на наш взгляд, регистрация товарного знака сама по себе не может являться злоупотреблением правом. В противном случае следует признать, что регистрирующий орган не выполняет надлежащим образом свои функции в сфере регистрации товарных знаков. Представляется, что регистрация товарного знака компетентным органом как раз и свидетельствует о том, что товарный знак прошел надлежащую проверку (необходимые стадии регистрации), а его обладатель имеет право на его использование. Сама регистрация и осуществляется для того, чтобы исключить злоупотребления в сфере использования средств индивидуализации.

Однако в судебной практике некоторые суды рассматривают именно регистрацию товарного знака как злоупотребление правом. Возможно, это явилось следствием не совсем удачного и уместного в конкретных делах использования фразы из пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правомлибо недобросовестной конкуренцией. И далее в пункте 63 речь идет о недобросовестной конкуренции.

Таким образом, в постановлении пленумов говорится о действиях, связанных с регистрацией, а не о самой регистрации как злоупотреблении правом. Можно допустить, что регистрация товарного знака может служить звеном в цепи действий по злоупотреблению правом, но отдельно злоупотреблением правом не являться.

Возвращаясь к приведенному примеру, следует отметить, что регистрация товарного знака осуществлена заявителем с согласия и в интересах ответчика и около двух лет использовалась без взаимных претензий сторон. Наряду с этим стороны обязались в случае расторжения договора не препятствовать друг другу в использовании товарного знака.

Кроме того, из постановления суда не усматривается, например, использовал ли заявитель право на регистрацию в качестве намерения причинить вред ответчику или в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке. Может быть задан вопрос о доказанности факта осуществления права на регистрацию в противоречии с его назначением.

Не оспаривая правильность окончательных выводов кассационного суда, можно предположить, что выводы по рассмотренному делу могут основываться и на иных суждениях. В том числе возможно, с учетом договоренности сторон, не препятствовать друг другу в использовании товарного знака и установлении наличия или отсутствия факта злоупотребления правообладателем исключительным правом на товарный знак.

3. Стоящие перед судом задачи могут быть связаны с необходимостью определения надлежащего исполнения государственным органом, чаще всего – Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), государственных функций9. Речь идет о форме ответа (запроса) Роспатента, направляемого в рамках исполнения государственной функции по проведению экспертизы не самим Роспатентом, а другими органами (организациями), которые надлежащим образом (Роспатентом) наделены для этого полномочиями.

Так, Пилкин В.Е. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Роспатенту о признании незаконным решения от 09.08.2013 об отказе в удовлетворении возражения на решение о признании заявки № 2012128361/08(044335) отозванной. Решением суда в удовлетворении требования отказано.

Заявитель подал кассационную жалобу, в которой просил отменить решение. Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы, поскольку судом при рассмотрении спора по существу необоснованно не был принят во внимание тот факт, что запрос, направленный Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) заявителю с предложением представить исправленные или дополненные документы, не является запросом Роспатента согласно пункту 4 статьи 1384 ГК РФ, в связи с чем судом не были установлены все обстоятельства по делу, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора. Кроме того, заявитель указал, что при рассмотрении спора по существу лица, участвующие в деле, не ссылались на ответ Роспатента от 03.10.2012 № 02/54-511/41 как на запрос Роспатента, направленный в рамках исполнения государственной функции по проведению формальной экспертизы заявки на полезную модель, в связи с чем, по мнению заявителя, у суда отсутствовали правовые основания для правовой квалификации названного документа как запроса Роспатентаи, как следствие, выводов о соблюдении последним требований законодательства о проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и о правомерности признания Роспатентом такой заявки отозванной.

Таким образом, суд обязан был установить, принято ли оспариваемое решение компетентным органом, а также совершены ли юридически значимые действия, послужившие основанием для признания заявки отозванной, должностными лицами в пределах предоставленных им полномочий и в соответствии с нормами действующего законодательства. Вместе с тем обстоятельства делегирования Роспатентом ФИПС полномочий по исполнению государственных функций, предусмотренных пунктом 1 статьи 1374 ГК РФ, их объем, а также наличие соответствующих полномочий на подписание от имени Роспатента запроса от 14.08.2012 у заместителя заведующего отделом компьютерной техники ФИПС Прохоровой Р.Р.судом не устанавливались. Доводам Роспатента о наличии таких полномочий в решении оценка не дана.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции10.

4. Существенное значение для судов общей юрисдикции и арбитражных судов должны иметь судебные акты Высшего Арбитражного Суда РФ, после его объединения с Верховным Судом РФ. Иное, на наш взгляд, означало бы отрицание важного значения и опыта практики ВАС РФ, который, вместе с Верховным Судом РФ, является своего рода правопредшественником нового, объединенного Верховного Суда РФ.

Практикующим юристам хорошо известно, насколько сложно бывает в чем-либо убедить орган государственной власти, контролирующий реализацию отраслевых правоотношений (например, таможенную или налоговую службы). И хотя у добросовестных предпринимателей, как правило, нет желания судиться с государством, им приходится обращаться в суды, поскольку нет иного выхода.

Так, приказом ФТС России от 25 марта 2011 г. № 626 был утвержден Порядок действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – Порядок). Данный Порядок, как указано заявителями по делу, по своему содержанию «является нормативным правовым актом, поскольку устанавливает для неопределенного круга лиц иные критерии применения к ним мер защиты интеллектуальных прав в административном порядке, помимо установленных отраслевым законодательством в сфере интеллектуальной собственности». Порядком установлен новый термин – «контрафакт» и «признаки контрафактности», отсутствующий в Таможенном кодексе Таможенного союза и Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», а также изменено понятие и содержание понятия «контрафактности», изложенное в статье 1515 ГК РФ. Кроме того, Порядок противоречит Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, нарушает права и законные интересы общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Представители ФТС РФ в свою очередь пояснили, что оспариваемый Порядок не является нормативным правовым актом, поскольку не содержит нового правила поведения, оспариваемый Порядок не регистрировался в Министерстве юстиции РФ и на основании статьи 34 АПК РФ не может быть предметом рассмотрения ВАС РФ как суда первой инстанции.

ВАС РФ, признавая Порядок недействующим, отметил, что отсутствие регистрации приказа федерального органа исполнительной власти в Министерстве юстиции РФ не влияет на оценку нормативности содержащихся в нем положений, поскольку касается лишь порядка его принятия и обнародования11.

Подобные решения имеют существенное значение для поддержания правопорядка в сфере предпринимательской деятельности, поскольку принимаются с учетом интересов правообладателей и упорядочивают их взаимоотношения с органом, выполняющим государственные функции. К сожалению, можно констатировать, что контролирующие органы нередко издают акты, которые по сути, на практике, носят нормативный правовой характер (например, письма, порядки), но при этом, особенно в заседаниях по делам о признании их недействующими, трактуются таможенными и налоговыми органами как некие документы (иногда – внутреннего характера), не подлежащие оспариванию предпринимателями.

Подытоживая изучение судебной практики рассмотрения отдельных споров о товарных знаках, хотелось бы констатировать следующее. В настоящее время арбитражные суды рассматривают широкий круг споров, связанных с защитой субъективных прав на результаты интеллектуальной деятельности и(или) на средства индивидуализации. Важное место в реализации указанной защиты принадлежит новому специализированному судебному органу – Суду по интеллектуальным правам, который рассматривает в пределах своей компетенции споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций12. В будущем практика Суда по интеллектуальным правам ожидает своего серьезного обобщения.