Исследование однородности товаров при регистрации товарного знака, рассмотрении дел об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования
"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 5, сентябрь 2014 г., с. 51-61
При экспертизе обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, рассмотрении дел об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования, о нарушении исключительного права на товарный знак, соответствующие уполномоченные органы исполнительной власти (Роспатент, ФАС) и суды (Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды субъектов РФ, арбитражные апелляционные суды) при рассмотрении дела, анализируют, как минимум, 2 вопроса:
1. Анализ непосредственно обозначения (анализ на тождество, сходство до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком или обозначением, указанным в заявке, имеющей более ранний приоритет, фирменным наименованием, коммерческим обозначением, объектом авторского права, имеющие более ранний приоритет и др.).
2. Исследование однородности товаров.
В ч.4 Гражданского кодекса РФ нет определения понятия «однородность товаров», а также критериев, позволяющих определить, однородны ли одни товары с другими. Для толкования понятия «однородность товаров» целесообразно обратиться к подзаконным нормативным актам.
Для определения однородности товаров для целей регистрации товарного знака и при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарный знак применяются Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации).
В Методических рекомендациях указано:
«Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков не влияет на оценку однородности товаров и услуг».
Также для определения однородности товаров могут использоваться информационные письма Роспатента.
Так, для определения однородности товаров 5 класса МКТУ для целей регистрации товарного знака используется информационное письмо Роспатента от 5 ноября 2008 г. № 10/37 - 646/23 «О классификации биологически активных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и об установлении их однородности с другими товарам и услугами для целей регистрации товарных знаков» (далее - Информационное письмо).
В Информационном письме указано, что оно применяется при экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака.
Представляется логичным, что Информационное письмо может использоваться также при рассмотрении дел об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования и при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарный знак.
Следует отметить, что ч.4 Гражданского кодекса РФ предусматривает разный порядок учета фактора «однородность товаров» в зависимости от типа дела. Для наглядности в таблице 1 представлены возможные ситуации.
Таблица 1.
|
Рассмотрим подробнее каждую из ситуаций.
Сначала проанализируем простые ситуации (п.п. 1-3 из табл.1), в которых однородность товаров учитывается.
1. Регистрация обозначения в качестве товарного знака
В пункте 6 ст. 1483 ГК РФ указано:
«6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:
1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.».
Учитывая изложенное, Роспатент в лице ФИПС при экспертизе заявок на товарные знаки проводит анализ, однородны ли товары, указанные в анализируемой заявке, с товарами, указанными в заявке, имеющей более ранний приоритет, на тождественное или сходное до степени смешения обозначение, а также с товарами, указанными в свидетельствах на уже зарегистрированные тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки.
2. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку согласно подп. 2 п. 2 ст.1512 ГК РФ.
В подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ указано:
«2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (ст. 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 6 и 7 ст. 1483 настоящего Кодекса».
Таким образом, в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ во взаимосвязи с п. 6 ст. 1483 ГК РФ следует, что при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку однородность товаров учитывается.
3. Рассмотрение дела о нарушении исключительного права на товарный знак
В п. 3 ст. 1484 ГК РФ указано:
«3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».
Из буквального толкования п. 3 ст. 1484 ГК РФ следует, что при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарные знаки однородность товаров учитывается.
Рассмотрим эту ситуацию на конкретном вымышленном примере (пример 3.1).
Пример 3.1.
Организация А зарегистрировала 10.02.2013 г. на свое имя товарный знак Х в отношении товара 5 класса МКТУ «фармацевтические препараты».
Организация Б с 11.02.2013 вводит в гражданский оборот обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Х, для маркировки биологически активных добавок к пище.
В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ арбитражный суд, в случае подачи иска организацией А, признает действия организации Б нарушающими исключительное право организации А на товарный знак Х в отношении товара «фармацевтические препараты».
Далее рассмотрим более сложные ситуации (п.п. 4-5 табл.1). В этих делах принимает участие Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
4. Оспаривание предоставления правовой охраны товарного знака вследствие признания действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции
В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ «предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией».
Механизм оспаривания следующий.
Заинтересованное лицо подает заявление в ФАС, на основании которого ФАС возбуждает дело о нарушении антимонопольного законодательства, а впоследствии при установлении всех признаков недобросовестной конкуренции выносит решение о признании действий правообладателя по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции.
В соответствии с п. 3 ст. 1513 ГК РФ заинтересованное лицо подает возражение в Роспатент, к которому прикладывает решение комиссии ФАС. Роспатент прекращает правовую охрану товарного знака и вносит соответствующие изменения в реестр товарных знаков и знаков обслуживания.
Рассмотрим, по каким критериям комиссия ФАС устанавливает, является то или иное действие актом недобросовестной конкуренции.
В соответствии с п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Комиссия ФАС для выявления акта недобросовестной конкуренции устанавливает наличие в действиях хозяйствующего субъекта - правообладателя товарного знака всех признаков недобросовестной конкуренции, установленных в п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», а именно:
-
осуществление действий хозяйствующим субъектом-конкурентом;
-
направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
-
противоречие указанных действий положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
-
причинение или способность причинения указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту либо нанесения ущерба деловой репутации.
Существование конкуренции между хозяйствующими субъектами является обязательным признаком недобросовестной конкуренции.
В соответствии с п. 7 ст. 4 ФЗ « О защите конкуренции» конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
В соответствии с п. 4 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе иностранного производства), который не может быть заменен другим, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
Согласно п. 3 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе в производственных целях).
Таким образом, для установления, являются ли хозяйствующие субъекты конкурентами или нет, необходимо определить не однородность выпускаемых и реализуемых ими товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, а их взаимозаменяемость по смыслу п. 3 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции».
Из указанного выше определения следует, что понятие «взаимозаменяемость товаров» - более «узкое» по сравнению с понятием «однородность товаров».
Так, например, биологически активные добавки к пище и лекарственные препараты являются однородными товарами согласно Информационному письму, однако они не являются взаимозаменяемыми в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции».
Назначение лекарственных препаратов – профилактика и лечение конкретных заболеваний человека, а назначение биологически активных добавок к пище – обогащение пищевого рациона человека биологически активными веществами (белками, витаминами, аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами и другими веществами).
Лекарственные препараты перед введением в гражданский оборот проходят обязательную процедуру доклинических и клинических исследований (то есть лечебный эффект и безопасность для человека экспериментально доказаны), в то время как биологически активные добавки к пище проходят проверку лишь на соответствие санитарным нормам и содержанию биологически активных веществ.
Следовательно, потребитель не может заменить прием лекарственного препарата приемом биологически активной добавки к пище, поскольку данные товары не сопоставимы по своему назначению и качеству.
Практика вынесения Роспатентом решений об отмене правовой охраны товарных знаков, основанных на решениях комиссии ФАС о признании действий правообладателей товарных знаков по регистрации товарных знаков актами недобросовестной конкуренции, вызывает беспокойство.
Практика Роспатента показывает, что Роспатент принимает решение об отмене правовой охраны товарных знаков, как правило, в отношении только тех товаров, которые указаны в решениях комиссии ФАС.
С нашей точки зрения это неверный подход.
ФАС совершенно правильно использует «узкий» подход, согласно которому учитывает взаимозаменяемость товаров при исследовании вопроса о существовании конкурентных отношений между правообладателем товарного знака и хозяйствующим субъектом, который подал заявление в ФАС, поскольку решение комиссии ФАС может иметь дополнительные последствия для правообладателя (помимо аннулирования товарного знака), например, в виде наложения штрафа.
Роспатент же, на наш взгляд, при принятии решения об отмене правовой охраны товарных знаков, основанных на решениях комиссии ФАС о признании действий правообладателей товарных знаков по регистрации товарных знаков актами недобросовестной конкуренции, должен учитывать однородность товаров.
Обоснуем нашу точку зрения на конкретном на примере (Пример 4.1).
Пример 4.1.
Зарегистрированы словесные товарные знаки «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» с приоритетом от 11.04.2005 г. под номерами 328276 и 330230 соответственно на имя ООО «Преображенский молочный комбинат» (г. Москва) в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.
Обозначение «Тысяча островов» представляет собой название соуса, в состав которого входят майонез, специи, пикули (соленые огурцы), стручковый салатный перец, яйца и др. компоненты.
Рецепт для приготовления данного вида соуса давно фигурирует как на многих кулинарных веб-сайтах, так и в официальных изданиях, посвященных приготовлению пищи. Словосочетание «Thousand island dressing» (приправа «Тысяча островов») упоминается в энциклопедическом словаре английского языка Вебстера. В словаре указано, что словосочетание используется в кулинарии с 1920-х гг. для индивидуализации соуса, состав которого указан выше.
Таким образом, обозначение «тысяча островов» является общепринятым термином в кулинарии.
Установлено, что с 2003 г. (то есть до даты приоритета товарных знаков) ряд российских организаций - ООО «Юниливер СНГ» (г. Москва), ООО «Натуральный продукт» (г. Москва), ООО «Балтимор-Столица» (г. Москва) и другие начали производить и реализовывать соус «Тысяча островов».
После регистрации упомянутых товарных знаков ООО «Преображенский молочный комбинат» также стало выпускать и реализовывать соус «Тысяча островов». Одновременно правообладатель начал препятствовать всем остальным добросовестным производителям выпускать этот вид товара, направляя им письма-претензии с требованием остановить производство.
Хозяйствующие субъекты – не правообладатели товарных знаков -обратились в ФАС с заявлением о признании действий ООО «Преображенский молочный комбинат» по регистрации товарных знаков «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» актом недобросовестной конкуренции.
Решением Управления ФАС по г. Москве от 14.08. 2008 г. по делу № 8-8-45/08 действия «Преображенский молочный комбинат» по регистрации товарных знаков «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» в отношении товара 30 класса МКТУ «приправы» признаны актом недобросовестной конкуренции.
ООО «Юниливер СНГ» (г. Москва), ООО «Натуральный продукт» (г. Москва), ООО «Балтимор-Столица» (г. Москва), ООО «Петропродукт-Отрадное» (Ленинградская область, г. Отрадное), ООО «Петросоюз ТМ» (г. Санкт-Петербург) коллективно подали 2 возражения в Палату по патентным спорам (по обоим товарным знакам) с просьбой признать недействительной правовую охрану товарных знаков «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» полностью в отношении всех товаров, поскольку они являются однородными. К возражениям приложили упомянутое Решение Управления ФАС по г. Москве.
Решениями Палаты по патентным спорам от 22.06.2009 г. товарные знаки «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» аннулированы частично – в отношении товара 30 класса МКТУ «приправы».
Следует отметить, что правовая охрана товарных знаков была сохранена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «специи», «пряности» и некоторых других.
По нашему мнению, товарные знаки следовало аннулировать в отношении всей группы однородных товаров, в противном случае хозяйствующие субъекты – не правообладатели «частично» аннулированных товарных знаков - не смогут легально вводить в гражданский оборот обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с аннулированными товарными знаками, для маркировки своей продукции, так как в соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ данные действия будут трактоваться арбитражными судами, как нарушение исключительного права на товарные знаки, сохранившие юридическую силу в отношении товаров, которые однородны товарам, реализуемым хозяйствующими субъектами – не правообладателями товарных знаков.
Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация.
Из буквального толкования п.3 ст. 1484 ГК РФ, следует, что хозяйствующие субъекты – не правообладатели товарных знаков «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ», выпуская и реализуя соусы, маркированные тождественным обозначением, нарушают исключительное право ООО «Преображенский молочный комбинат» на товарные знаки «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» в отношении товаров 30 класса МКТУ - «специи», «пряности» и некоторых других однородных товаров.
Правообладатель «частично» аннулированных товарных знаков – ООО «Преображенский молочный комбинат, во избежание правовой коллизии, естественно, не подает иск в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации (или возмещения ущерба) за нарушение исключительного права на упомянутые товарные знаки.
Было бы любопытно посмотреть, какое решение принял бы арбитражный суд первой инстанции в этой ситуации.
5. Рассмотрение дела о нарушении исключительного права на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции
По аналогии с п. 4 табл.1, ФАС при выявлении акта недобросовестной конкуренции в форме нарушения исключительного права на товарный знак, использует тот же алгоритм действий, то есть исследуется взаимозаменяемость товаров, а не их однородность.
Из примера 3.1 следует, что организация А не сможет защитить свое исключительное право на товарный знак Х путем подачи заявления в ФАС о признании действий по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Х в отношении биологически активных добавок к пище, актом недобросовестной конкуренции, так как фармацевтические препараты и биологически активные добавки к пище не являются взаимозаменяемыми товарами.
Согласно примеру 3.1 также следует, что у организации А есть только один способ защиты исключительного права на товарный знак Х – подача иска в арбитражный суд в соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ, поскольку фармацевтические препараты и биологически активные добавки к пище являются однородными товарами.
Далее рассмотрим, каким образом учитывается однородность товаров при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (п. 6, табл.1).
6. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования
В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 34 АПК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подается в Суд по интеллектуальным правам.
Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело, исследует 2 вопроса:
1.
является ли заявитель заинтересованным лицом или нет;
2.
используется ли товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак.
Таким образом, из буквального толкования п. 1 ст. 1486 ГК РФ следует, что под использованием товарного знака понимается его использование только в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак, однородность товаров не учитывается. Это подтверждается правовой позицией Президиума Высшего арбитражного суда РФ, изложенной в Постановлении № 8817/11 от 29.11.2011 г. по делу № А40-103027/10-12-654 (Пример 6.1)
Пример 6.1.
В деле № А40-103027/10-12-654 рассматривался вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВЕЧЕРНИЕ» вследствие его неиспользования.
Товарный знак «ВЕЧЕРНИЕ» был зарегистрирован Роспатентом за номером 386365 в отношении товаров 05 класса МКТУ:
05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
Правообладатель товарного знака предоставил лицензию организации – производителю биологически активных добавок к пище. Лицензиат производил и реализовывал только биологически активные добавки к пище, маркированные товарным знаком «ВЕЧЕРНИЕ».
Было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в отношении позиций «фармацевтические препараты» и «диетические вещества для медицинских целей».
Суды трех инстанций пришли к выводу, что, поскольку ни правообладатель товарного знака, ни его лицензиат не вводили в гражданский оборот товарный знак «ВЕЧЕРНИЕ» для индивидуализации фармацевтических препаратов и диетических веществ для медицинских целей, то в таком случае требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования товарного знака в отношении товаров «фармацевтические препараты» и «диетические вещества для медицинских целей» подлежали удовлетворению. Президиум Высшего арбитражного суда РФ оставил решение и постановления судов без изменения.
Следует отметить, что при исследовании вопроса, в отношении каких товаров досрочно прекратить правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, однородность товаров учитывается.
Это подтверждается судебной практикой, в частности Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2013 г. по делу № А40-169376/2012 (Пример 6.2)
Пример 6.2
В России был зарегистрирован комбинированный товарный знак Stoli Cranberi под номером 266688 в отношении товаров и услуг 32 и 33 классов МКТУ:
32 – пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы изготовления напитков;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива).
Правообладатель товарного знака - ЗАО «Союзплодимпорт (г. Москва).
ФКП «Союзплодимпорт» (г.Москва) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Stoli Cranberi в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, полагая, что правообладатель непрерывно в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявления, не использовал указанный товарный знак.
Принимая во внимание, что заявитель является производителем алкогольной продукции, Арбитражный суд г. Москвы в Решении от 20.06.2013 г. указал на то, что заявитель является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки за исключением пива), а также в отношении одного товара 32 класса МКТУ – пиво. В связи с этим Арбитражный суд г. Москвы постановил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и в отношении одного товара 32 класса МКТУ – пиво. В отношении остальных товаров правовая охрана была сохранена.
ФКП «Союзплодимпорт» направило апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, считая, что необходимо досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил упомянутое решение суда г. Москвы без изменений.
Не согласившись с выводами cудов первой и апелляционной инстанций, заявитель обратился в кассационную инстанцию - Суд по интеллектуальным правам.
Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.12. 2013 г. правовая охрана товарного знака Stoli Cranberi досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 и 33 класса МКТУ.
Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость учета однородности товаров при исследовании вопроса, в отношении каких товаров досрочно прекратить правовую охрану товарного знака вследствие неиспользования.
Товары «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки», «фруктовые напитки и фруктовые соки», «сиропы и прочие составы изготовления напитков» являются однородными по отношению к товару «пиво», поскольку относятся к одной родовой группе (безалкогольные напитки, а также напитки с незначительным содержанием алкоголя), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, включая способ выкладки товаров на полки магазинов.
Авторы настоящей статьи согласны с выводами Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-169376/2012.
Попытаемся раскрыть логику указанного Постановления Суда по интеллектуальным правам.
С какой целью заявитель обращается в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования?
Ответ прост - для того, чтобы «убрать препятствие» и на законных основаниях ввести свое обозначение, которое является тождественным или сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров, в гражданский оборот для маркировки собственных товаров; а если есть возможность - и зарегистрировать собственный товарный знак.
Следовательно, для достижения поставленной цели товарный знак должен быть аннулирован таким образом, чтобы заявитель мог легально и беспрепятственно использовать аннулированный товарный знак в дальнейшем (после окончания судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам) в своей хозяйственной деятельности.
Если бы Суд по интеллектуальным правам не исправил ошибку судов первой и апелляционной инстанций, ФКП «Союзплодимпорт» не смогло бы расширить свой продуктовый портфель за счет выпуска и реализации слабоалкогольной продукции, в том числе пива (как мы знаем, существует и безалкогольный сорт пива), маркированной обозначением Stoli Cranberi или производным от него, а также обезопасить рынок сбыта уже производимых слабоалкогольных напитков, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком Stoli Cranberi.
Так, по данным официального сайта ФКП «Союзплодимпорт» http://spimport.ru, предприятие с сентября 2005 г. выпускает и реализует слабоалкогольный напиток «СТОЛИЧНАЯ ЛЕД (STOLICHNAYA ICE)». Крепость напитка составляет 7 объемных процентов.
На сайте указано описание напитка:
«Удачное сочетание небольшой доли алкоголя и особым образом подготовленной воды с добавлением сахарного сиропа, лимонной кислоты, лимонного сока и вкусо-ароматической добавки “Лайм” придаёт напитку неповторимый аромат и свежий вкус».
Спроецируем эту ситуацию на фармацевтическую промышленность.
Лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, скажем, в отношении товара 5 класса МКТУ – лекарственные препараты, должно автоматически признаваться заинтересованным в досрочном прекращении этого же товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ – биологически активные добавки к пище, пищевые добавки для медицинских целей, ветеринарные препараты, поскольку данные товары являются однородными.
В противном случае процедура досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования теряет смысл.
Если заявитель будет признан заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака только в отношении товара «лекарственные препараты», и правовая охрана товарного знака будет досрочно прекращена в отношении товара «лекарственные препараты», а в отношении остальных однородных товаров правовая охрана будет сохранена, заявитель после окончания судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам не сможет производить, реализовывать и иным образом вводить в гражданский оборот обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с «частично» аннулированным товарным знаком, для маркировки собственных лекарственных препаратов. В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ данные действия будут трактоваться арбитражными судами как нарушение исключительного права на товарный знак, сохранившего юридическую силу в отношении товаров «биологически активные добавки к пище», «пищевые добавки для медицинских целей, «ветеринарные препараты», которые являются однородными по отношению к товару «лекарственные препараты».
Выводы
1. Принимая во внимание последствия «частичного» аннулирования товарного знака, Роспатент и Суд по интеллектуальным правам при исследовании вопроса, в отношении каких товаров следует прекратить правовую охрану товарного знака, должны учитывать однородность товаров.
Товарный знак должен быть аннулирован в отношении всей группы однородных товаров.
МКТУ не влияет на оценку однородности товаров, поэтому нужно внимательно анализировать все классы МКТУ, указанные в свидетельстве на товарный знак.
2. Правообладатель товарного знака при выборе способа защиты исключительного права на товарный знак должен определить, являются ли товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, однородными и (или) взаимозаменяемыми с товарами, в отношении которых хозяйствующий субъект-нарушитель исключительного права использует обозначение, которое тождественно или сходно до степени смешения с зарегистрированным на имя правообладателя товарным знаком.
Если товары однородны и взаимозаменяемы, существует 2 способа защиты исключительного права:
а) подача иска в арбитражный суд субъекта РФ с требованием о взыскании компенсации (возмещения ущерба) за нарушение исключительного права;
б) подача заявления в ФАС с требованием признать действия по использованию обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, отношении взаимозаменяемых товаров, актом недобросовестной конкуренции.
Как правило, правообладатели товарных знаков, используют оба способа.
Если товары однородны, но не взаимозаменяемы (например, лекарственный препарат для лечения головной боли и лекарственный препарат для лечения диареи, лекарственные препараты и биологически активные добавки к пище, лекарственные препараты и ветеринарные препараты, лекарственные препараты и пищевые добавки для медицинских целей) существует только один способ защиты исключительного права - подача иска в арбитражный суд субъекта РФ с требованием о взыскании компенсации (возмещения ущерба) за нарушение исключительного права.