"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4, июнь 2014 г., с. 26-27

Верховный Федеральный Суд ФРГ (Bundesgerichtshof, далее - «BGH») постановил решением Okklusionsvorrichtung  (BGH 10.05.2011 - X ZR 16/09), что по доктрине эквивалентов (далее – ДЭ) недопустимым является расширение объёма защиты на специфический вариант (далее - вариант А1), когда в описании патента данный вариант уже обсуждался как альтернатива для достижения определённого технического эффекта к другому варианту (далее - вариант А2), включённому в формулу изобретения. Обоснованием послужило следующее рассуждение, раз патентовладелец включил в формулу изобретения только вариант А2 (хотя мог бы включить и вариант А1), есть основания полагать, что патентовладелец и хотел себя ограничить только вариантом А2. Вслед за решением Okklusionsvorrichtung  Верховный Федеральный Суд принял аналогичное решение Diglycidverbindung (BGH 13.09.2011 - X ZR 69/10), и с этого момента патентоведам стало ясно что это действительно новое ограничение ДЭ, к которому придется относиться по- серьёзному.

Какие практические выводы сделали патентоведы на основе этих решений и какие последствия следуют для тех, кто имеет дело с Патентным ведомством и Судами по патентным делам в ФРГ?

В первую очередь - «слово – серебро, а молчание – золото», т. е. не всегда стоит подробно излaгать в заявке альтернативы, если их потом все равно нет в формуле изобретения. Эта стратегия позволяет избежать негативных для патентовладельцев последствий из указанных решений Верховного Федерального Суда ФРГ.

Во-вторых, если в описании изобретения всё-таки хочется иметь все варианты (А1, А2 и т.д.), то их обязательно надо учитывать в формуле изобретения патента путем общего признака А или совокупности вариантов А1, А2 и т.д. Аргументация типа «вариант А1 забыли, но он тем не менее должен быть охвачен объёмом защиты, поскольку упоминается в описании» и ссылаться на § 14 патентного закона ФРГ или статью 69(1) Европейской Патентной Конвенции, сформулированные следующим образом: «...Для интерпретации пунктов формулы изобретения следует использовать описание и чертежи», ведёт в тупик.

В-третьих, если в процедуре проведения экспертизы пришлось сужать пределы формулы изобретения, описание должно быть очень тщательно воспроизведено в соответствие с новой измененной формулой изобретения. Иначе оставление варианта А1 в описании можно рассматривать как приглашение потенциальному нарушителю  патента безнаказанно пользоваться вариантом А1 на основе решений Okklusionsvorrichtung и Diglycidverbindung. В этом случае возникает вопрос, а не спасёт ли патентообладателя доктрина эстоппель. Ответ такой: да, доктрина эстоппель применятся в различных правовых системах мира, однако при рассмотрении объёма защиты формулы изобретения патента в Германии она не применяется (BGH 12.03.2002 – X ZR 43/01 Kunststoffrohrteil  и также BGH 10.05.2011 - X ZR 16/09 Okklusionsvorrichtung ).

Достойно внимания в связи с этим и недавнее решение апелляционного суда Дюссельдорфа по делу WC-Sitzgarnitur (OLG Dusseldorf 7.11.2013 - 2 U 29/12), где уточняется, что потенциальный нарушитель не может ссылаться на  Okklusionsvorrichtung  и Diglycidverbindung, если вариант А1 упоминается в описании патента, но всего лишь в другом контексте, то есть не в контексте признака А.