"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 5, сентябрь 2014 г., с. 16-19

Cтатья подготовлена под научным руководством
кандидата юридических наук С.В. Михайлова

Право преждепользования хорошо известно патентным системам многих государств. В России оно закреплено в ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно п. 1 данной статьи лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Данная формулировка нормы о праве преждепользования содержит в себе некоторые пробелы. Во-первых, что означает «без расширения объема использования»? Что такое «объем использования», и какие расширения объема использования запрещены данной нормой? Во-вторых, как следует понимать формулировку «необходимые приготовления»? Какие меры, принятые преждепользователем, могут быть расценены как таковые? На все эти вопросы должна дать ответы судебная практика. Однако и там нет однозначности.

В таком случае суды нередко обращаются к зарубежному опыту. Касательно вопросов права преждепользования наиболее приемлемым представляется обращение к практике германских судов, судов государства с развитым современным патентным законодательством. Необходимо выяснить, как решаются интересующие нас вопросы судами ФРГ.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования. В связи с этим в судебно-арбитражной практике возникает вопрос о содержании объема такого использования. Эта категория может быть количественной или качественной.

Сложившаяся в настоящий период отечественная судебная практика исходит из того, что объем преждепользования представляет собой количественную категорию1. Вместе с тем в ряде случаев суд принимает решение на основании того, что объем использования тождественного патенту решения может определяться как качественная категория2. Что же представляют собой эти две категории?

Понимание объема использования тождественного патенту решения как категории, имеющей качественное содержание, формируется на основании сопоставления положений п. 2 ст. 1354 ГК РФ о том, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели, с положениями п. 3 ст. 1358 ГК РФ о том, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели.

Понимание объема использования как категории, имеющей количественное содержание, заключается в определении в соответствующих единицах измерения объема выпускаемой производителем или ввозимой импортером продукции (штуки, килограммы, метры и т.д.) в определенный период времени.

По сути, здесь идет речь о характере ограничений объема использования, которые устанавливаются судом для преждепользователя. В практике германских судов выработано определенное понимание количественного и качественного критериев, используемых при установлении ограничений объема использования тождественного решения по праву преждепользования.

В одном из решений Верховного суда ФРГ указано, что усовершенствования, произведенные преждепользователем и выходящие за пределы объема прежнего (первоначального) использования, запрещаются в тех случаях, когда они непосредственно посягают на тот объем изобретения, который охраняется патентом3.

Объем изобретения, охраняемого патентом, – это непосредственно объем охраны, который в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ определяется содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (п. 3 ст. 1354 ГК РФ). В свою очередь в § 14 Патентного закона ФРГ указано, что объем охраны определяется содержанием патентных притязаний, однако для толкования патентных притязаний также привлекаются описание изобретения и чертежи.

Таким образом, вышеназванная правовая позиция Верховного суда ФРГ позволяет сделать вывод о том, что германские суды при определении ограничений права преждепользования должны руководствоваться качественным критерием, поскольку объем охраны характеризует объем использования тождественного решения как категорию, имеющую качественное содержание.

Существует и иной подход к определению ограничений права преждепользования. Так, в решениях германских земельных судов можно встретить следующую позицию: право преждепользования ограничено таким способом использования и/или формой осуществления использования, которые преждепользователь фактически использовал или осуществил необходимые приготовления к скорейшему использованию4. Это значит, что преждепользователь после того, как другое лицо запатентовало тождественное решение, может осуществлять дальнейшее безвозмездное использование своего решения по праву преждепользования только таким способом, каким он использовал его до выдачи соответствующего патента, без каких-либо изменений.

Способ использования напрямую зависит от той цели, для которой создавалось решение, то есть от его смысла. Германские суды исходят из следующей правовой позиции: отклонения осуществляемой по факту формы использования от уже используемой преждепользователем формы не имеют значения только тогда, когда они находятся за пределами содержания (смысла) изобретения5. Это значит, что отклонение от формы использования по праву преждепользования, то есть от соответствующего ограничения, допускается, но только в случае, если оно не имеет отношения к содержанию (смыслу) тождественного решения.

Из этого следует сделать вывод о том, что ограничение права преждепользования по способу использования тождественного решения является ограничением по качественному критерию, поскольку способ использования неразрывно связан с целями, для которых создавалось тождественное решение, а соответственно и основными его характеристиками (признаками).

Относительно количественного критерия германские суды также имеют определенную правовую позицию. Как следует из судебной практики, право преждепользования не ограничивается по количеству. Это значит, что количественные расширения разрешены преждепользователю, то есть он может предпринимать также производственные расширения6.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что суды Германии при установлении ограничений права преждепользования руководствуются именно качественным критерием. Такой подход представляется наиболее правильным, поскольку право преждепользования характеризует определенное отношение между изобретателем ? преждепользователем и обладателем патента по поводу тождественных решений. В свою очередь тождество определяется совпадением всех признаков, содержащихся в формулах этих решений. Соответственно объем использования по праву преждепользования имеет, прежде всего, качественное содержание.

Следующий пробел нормы о праве преждепользования, который нас интересует, заключается в том, что п. 1 ст. 1361 ГК РФ не раскрывает содержания категории необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения. Не раскрывается оно и в российской судебной практике. В связи с этим совершенно не понятно, какие именно меры можно расценить как «необходимое приготовление». Может ли это быть проведение каких-либо исследований, испытаний тождественного решения? Или же это могут быть только такие меры, которые уже конкретно направлены на реализацию такого решения в производстве?

В немецком праве, в частности, в Патентном законе данная категория раскрывается. Согласно § 12 Патентного закона ФРГ право преждепользования действует только в отношении того, кто уже использовал изобретение внутри страны или принял необходимые для этого меры. Данные меры закон именует подготовительными мероприятиями, которые понимаются в смысле § 9 Патентного закона, накладывающего ограничения на третьих лиц по действиям, касающимся изготовления, введения в оборот и использования изделия, а также на способ, являющийся предметом патента. Параграф наделяет, соответственно, правами на осуществление данных действий патентообладателя, в роли которого в данном случае выступает преждепользователь.

При этом со стороны преждепользователя необходима серьезность намерений по проведению подготовительных мероприятий. Под ними понимаются такие меры, в результате которых производится осуществление изобретения и наличествует непосредственное волеизъявление.

Чтобы требования предписанные законом для применения подготовительных мер исполнялись, необходимо выполнение двух условий:

1) меры должны четко определять порядок осуществления изобретения;

2) должно наличествовать непосредственное волеизъявление, направленное на скорейшее использование изобретения7.

Кроме того, как говорится в одном из решений верховного суда федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, расположенного в Дюссельдорфе, то с фактической точки зрения частное право преждепользования относительно даты приоритета предполагается двояко.

Во-первых, требуется владение изобретением и, во-вторых, - необходимость конкретной деятельности по владению изобретением. Данная деятельность должна осуществляться либо путем совершения, по крайней мере, одного промышленного действия по использованию (например, выпуска продукции), либо инициированием мероприятий, которые в любом случае позволяют ожидать промышленное использование изобретения сразу после дня приоритета.

Понятие мероприятий, направленных на начало использования, требует чтобы, во-первых, было принято твердое и окончательное решение использовать изобретение в промышленных целях; и, во-вторых, принятие таких мер технического или коммерческого характера, которые обеспечат скорейшее преобразование данного решения в действие (его реализацию).

Что касается промышленного использования изобретения, то оно должно быть непосредственно ожидаемым вследствие совершенных мероприятий на день приоритета. Важно в этой связи не чисто субъективное желание преждепользователя, а требование того, чтобы все обстоятельства объективно показывали, что использование будет реализовано (осуществляться)8. Если из мероприятий, проведенных преждепользователем до дня выдачи патента, не следует явно, что вот?вот должна начаться реализация тождественного решения в производстве, то суд не может расценить их как необходимое приготовление.

Таким образом, патентное законодательство Германии, а на его основании - и судебная практика германских судов раскрывают содержание категории необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения и определяют ряд требований, при условии соблюдения которых за субъектом будет признано право преждепользования. На это следует обратить внимание отечественным правоприменителям. Учет опыта германских судов в решении данного вопроса будет способствовать выработке отечественной судебной практикой взвешенной правовой позиции и наиболее правильному заполнению пробелов, существующих в нормативном регулировании права преждепользования.